Foley Advocaten onderzoeken verschillen in analyse van octrooieerbaarheid van Alice

De advocaten Jack Carroll, Chethan Srinivasa en Kevin Malaney van Foley & Lardner LLP zijn de auteurs van het artikel'Alice Patent Eligibility Analysis Divergence Before USPTO and District Court'(Verschillen in de analyse van deoctrooieerbaarheid van Alice tussen het USPTOen dedistrictsrechtbank) in IP Litigator.

De auteurs onderzoeken de verschillende toepassingen van het Mayo/Alice-kader voor octrooieerbaarheid bij het Amerikaanse octrooi- en merkenbureau (USPTO) en in districtsrechtbanken, belichten de belangrijkste conclusies uit recente zaken en bespreken de bijgewerkte richtlijnen van het USPTO.

"Octrooiaanvragers die te maken krijgen met afwijzingen op grond van § 101, kunnen strategieën overwegen om de geschiktheid vast te stellen, waarbij niet alleen rekening wordt gehouden met MPEP en andere USPTO-richtlijnen, maar ook met de manier waarop districtsrechtbanken soortgelijke kwesties benaderen", concluderen de auteurs. "Dit kan betekenen dat er een analyse moet worden gemaakt die verder gaat dan de Step 2A, Prong Two-analyse van het USPTO. Afhankelijk van de omstandigheden kunnen dergelijke strategieën bestaan uit het opstellen van een dossier waarin wordt aangegeven dat "aanvullende elementen" niet routinematig en conventioneel zijn, en het nastreven van claims met een variërend toepassingsgebied binnen hetzelfde octrooi of binnen een familie. Een dergelijk dossier kan nuttig zijn in latere rechtszaken."