USPTO verduidelijkt criteria voor het onderzoek naar geschiktheid van software-innovaties

Op 4 augustus 2025 heeft het Amerikaanse octrooi- en merkenbureau (USPTO) een nieuw memorandum gepubliceerd voor octrooionderzoekers in Technology Centers 2100, 2600 en 3600, met gerichte herinneringen over het beoordelen van de geschiktheid van het onderwerp (SME) onder 35 U.S.C. § 101 voor softwaregerelateerde uitvindingen, waaronder kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning (ML)-technologieën. De richtlijn, uitgegeven door adjunct-commissaris voor octrooien Charles Kim, versterkt de bestaande praktijk van het USPTO en verduidelijkt veelvoorkomende kwesties bij de toepassing van de Step 2A-analyse van het Alice/Mayo-kader door het bureau.

Hoewel het memorandum geen nieuw beleid vaststelt, legt het extra nadruk op vier belangrijke onderzoeksonderwerpen:

1. Vertrouwen op de 'mentale proces'-groepering van abstracte ideeën;
2. Onderscheid maken tussen vorderingen die een gerechtelijke uitzondering aanvoeren en vorderingen die slechts een gerechtelijke uitzondering betreffen;
3. De claim "als geheel" analyseren onder stap 2A Prong Two; en
4. Het onderscheiden van claims die technologie verbeteren van claims die slechts een abstract idee 'toepassen' met behulp van generieke computerbronnen.

Het memorandum bevat ook richtlijnen over wanneer een afwijzing van een MKB-onderneming op grond van 35 U.S.C. § 101 wel en niet moet worden gedaan, waarbij wordt benadrukt dat afwijzingen alleen mogen worden gedaan wanneer het waarschijnlijker is dat er geen sprake is van geschiktheid dan dat er wel sprake is van geschiktheid.

Verwacht wordt dat het memorandum meer mogelijkheden zal bieden om afwijzingen op grond van 35 U.S.C. § 101 te overwinnen door duidelijkere richtlijnen te bieden en het belang van een grondige analyse te benadrukken. Door zich te concentreren op het onderscheid tussen claims die een gerechtelijke uitzondering vermelden en claims die er slechts een impliceren, zijn onderzoekers beter in staat om in aanmerking komende onderwerpen te identificeren. Bovendien draagt de nadruk die in het memorandum wordt gelegd op het analyseren van claims "als geheel" onder stap 2A, onderdeel twee, en het onderscheiden van claims die technologie verbeteren van claims die slechts een abstract idee toepassen met behulp van generieke computerbronnen, ertoe bij dat innovatieve software-gerelateerde uitvindingen niet ten onrechte worden afgewezen. Deze richtlijn helpt uitvinders uiteindelijk bij het navigeren door de complexiteit van de geschiktheid van onderwerpen, waardoor een meer voorspelbaar en transparant onderzoeksproces wordt bevorderd.

• Stap 2A Eerste punt: gerechtelijke uitzonderingen en de mentale procesgroepering

De analyse van de geschiktheid van het onderwerp door het USPTO erkent de drie eerder vastgestelde categorieën van abstracte ideeën: (1) wiskundige concepten, (2) bepaalde methoden voor het organiseren van menselijke activiteiten, en (3) mentale processen. Het memorandum herhaalt dat een "mentaal proces" concepten omvat die volledig in de menselijke geest of met pen en papier kunnen worden uitgevoerd, zoals het doen van observaties, evaluaties, beoordelingen of het vormen van meningen.

Het memorandum waarschuwt examinatoren echter om deze groepering niet uit te breiden naar claimbeperkingen die in de praktijk niet door de menselijke geest kunnen worden uitgevoerd. Beperkingen die betrekking hebben op AI-gebaseerde verwerking die de mentale capaciteiten van de mens te boven gaan, vallen bijvoorbeeld buiten deze categorie. Het memorandum verwijst naar de AI-SME Update van juli 2024, die voorbeelden geeft van gevallen waarin AI-specifieke hardware of processen niet als mentale processen worden beschouwd (bijvoorbeeld een op hardware gebaseerde RFID-serienummergegevensstructuur zoals in ADASA Inc. v. Avery Dennison Corp., 55 F.4th 900 (Fed. Cir. 2022)).

• Het onderscheid tussen 'reciteert' en 'betrekt' een gerechtelijke uitzondering

Het memorandum herhaalt dat er onderscheid moet worden gemaakt tussen claims die alleen maar een uitzondering betreffen en claims die deze uitzondering daadwerkelijk vermelden. Als een claimbeperking de uitzondering niet vermeldt of beschrijft, bijvoorbeeld "het trainen van een neuraal netwerk met behulp van een eerste trainingsset" (voorbeeld 39), kan deze weliswaar abstracte concepten bevatten, maar vermeldt deze op zichzelf geen abstract idee en geeft deze dus geen aanleiding tot verdere analyse van de geschiktheid in stap 2A.

Als de claim daarentegen expliciet specifieke wiskundige algoritmen noemt, zoals "het trainen van een ANN met behulp van een backpropagation-algoritme en een gradiëntdalingalgoritme" (voorbeeld 47), beschrijft deze een wiskundig concept en is verdere analyse vereist.

• Stap 2A Deel twee: Praktische toepassing en verbeteringen

Onder punt twee moeten onderzoekers beoordelen of de claim een van de genoemde gerechtelijke uitzonderingen in een praktische toepassing integreert. Dit vereist een analyse van de claim als geheel, waarbij rekening wordt gehouden met hoe alle beperkingen op elkaar inwerken, in plaats van ze in een vacuüm te isoleren.

Het memorandum benadrukt twee belangrijke overwegingen die elkaar vaak overlappen:

• Verbeteringen aan technologie of een technisch gebied – Claims die een specifieke, technische oplossing voor een technisch probleem bieden, kunnen voldoen aan Prong Two. Het memorandum benadrukt dat "de specificatie de verbetering niet expliciet hoeft te vermelden, maar dat de verbetering wel moet worden beschreven op een manier die duidelijk is voor een gemiddeld bekwaam vakman, zelfs als de claim zelf de verbetering niet expliciet vermeldt."
• Vermijd claims van het type 'Apply It' – Het volstaat niet om een computer alleen maar te instrueren om een abstract idee uit te voeren zonder specifieke technologische verbeteringen. Examinatoren wordt aangeraden om claims niet te simplificeren bij het toepassen van deze test en om na te gaan of de claim een specifieke implementatie biedt in plaats van een generieke toepassing.

In de memo wordt opgemerkt dat Recentive Analytics, Inc. v. Fox Corp. (Fed. Cir. 2025) de ontoereikendheid illustreert van stappen die gepaard gaan met het automatiseren van een abstract idee, terwijl USPTO-voorbeeld 47, claim 3, een claim laat zien die het technische gebied van netwerkintrusiedetectie verbetert.

• Wanneer moet een afwijzing op grond van § 101 worden afgegeven?

Examinatoren worden eraan herinnerd dat afwijzingen op grond van 35 U.S.C. § 101 niet mogen worden afgegeven louter op basis van onzekerheid. Een afwijzing is alleen gepast als het waarschijnlijker is dan niet dat een claim niet in aanmerking komt, waarbij de norm van "het overwicht van het bewijs" wordt toegepast. Deze richtlijn voor "grensgevallen" is bedoeld om overmatige afwijzingen in grensgevallen te voorkomen en om het onderzoek te richten op een volledige, compacte procedure waarin aan alle wettelijke vereisten (35 U.S.C. §§ 101, 102, 103, 112) in de eerste officiële actie wordt voldaan.

Gevolgen voor bedrijven

Voor innovators op het gebied van software, AI en ML betekent dit memorandum dat het USPTO opnieuw de nadruk legt op het bepalen van de geschiktheid van software-gerelateerde uitvindingen. Het memorandum creëert een duidelijker pad naar het octrooieren van software-gerelateerde uitvindingen door het overmatig gebruik van de categorie 'mentale processen' te beperken en voorbeeld 39 te herbevestigen, wat betekent dat uitvindingen waarbij software betrokken is, en met name AI of ML, op zichzelf geen aanleiding geven tot een abstracte-idee-bevinding bij Prong One. Bovendien maakt het memorandum het mogelijk dat software-gerelateerde uitvindingen op een meer voorspelbare manier door stap 2A komen op basis van technische verbeteringen die door de uitvinding worden geboden, zelfs als de claims en de specificatie de technische verbetering niet expliciet vermelden, zolang "de verbetering duidelijk zou zijn voor iemand met gemiddelde vaardigheid in het vakgebied". Bij de vervolging biedt de >50% "close-call"-norm een concreet hefboomeffect om voorlopige afwijzingen op grond van 35 U.S.C. § 101 tegen te gaan en de focus op §§ 102/103/112 te houden. Als gevolg hiervan kunnen aanvragers rekenen op minder risico's met betrekking tot de geschiktheid, een korter traject naar goedkeuring en meer voorspelbaarheid bij het opstellen van begrotingen en het plannen van portefeuilles.