In Google v. Sonosheeft de Federal Circuit de argumenten dat het aangevraagde octrooi niet afdwingbaar was door "laches" op basis van een "onredelijke vertraging" in de vervolging van het octrooi, netjes van tafel geveegd. Sluit de redenering van de rechtbank de verdediging tegen nalatigheid uit voor elke later geclaimde uitvinding die openbaar is gemaakt in een gepubliceerde oudere aanvraag? Is de bezorgdheid van rechter Alsop terecht dat onbeperkte voortzettingspraktijken de concurrentie kunnen belemmeren en het zorgvuldige evenwicht tussen het bevorderen en beschermen van innovatie kunnen verstoren?
De beslissing van de rechtbank
Rechter Alsup nam geen blad voor de mond in zijn beschikking over het uitblijven van vervolging:
De essentie van deze beschikking is dat de octrooien zijn verleend na een onredelijke, onvergeeflijke en nadelige vertraging van meer dan dertien jaar door de octrooihouder, Sonos, Inc. Sonos heeft de voorlopige aanvraag waarvan de aangevraagde octrooien prioritair zijn, in 2006 ingediend, maar heeft de aanvragen voor deze octrooien pas in 2019 ingediend en de aangevoerde conclusies pas in 2019 ter onderzoek voorgelegd. Tegen de tijd dat deze octrooien in 2019 en 2020 werden uitgegeven, was de industrie al verder gegaan en had de geclaimde uitvinding al in de praktijk gebracht.
Hoewel in de beschikking werd geaccepteerd dat "Sonos [de ouder]aanvragen zorgvuldig heeft vervolgd", werd nog steeds de vraag gesteld waarom Sonos in de tussentijd geen "parallelle aanvragen met nieuwe claims voor de uitvinding" had ingediend. In de beschikking werd vastgesteld dat Google door de vertraging was benadeeld, omdat "Google op zijn minst in 2015 in de beschuldigde producten begon te investeren, toen het zijn eerste producten met de uitvinding uitbracht". Zoals in de beschikking wordt gesteld: "Er bestaat geen twijfel over dat Google aan de geclaimde technologie heeft gewerkt, erin heeft geïnvesteerd en deze heeft gebruikt tijdens de periode van vertraging door Sonos."
De beschikking concludeerde:
Het is verkeerd dat ons octrooisysteem op deze manier is gebruikt. Met zijn grondwettelijke basis is dit systeem bedoeld om innovatie te bevorderen en te beschermen. Hier werd het daarentegen gebruikt om een innovator te straffen en een pretendent te verrijken door vertraging en trucage. Er was een volledig proces voor nodig om dit trieste feit te leren kennen, maar eindelijk is er een zekere mate van gerechtigheid gedaan.
Kortom, op grond van het leerstuk van vertraagde vervolging zijn de octrooien in geding ONBESCHIKBAAR. ....
De mening van het Federale Hof
De opinie van de Federal Circuit werd geschreven door rechter Lourie en vergezeld door rechter Prost en rechter Bumb, Chief Judge, United States District Court for the District of New Jersey, sitting by designation.
De Federal Circuit legde uit dat de leer van de verjaring "een octrooi onafdwingbaar kan maken wanneer het pas is afgegeven na een onredelijke en onverklaarbare vertraging in de vervolging die een flagrant misbruik van het wettelijke octrooisysteem vormt onder de totaliteit van de omstandigheden". De verdediging van verjaring vereist bewijs op twee punten:
- dat de vertraging van de vervolging "onredelijk en onvergeeflijk was gezien alle omstandigheden" en
- dat de verweerder "schade heeft geleden die aan deze vertraging kan worden toegeschreven".
Het advies concentreerde zich op het tweede punt en vond dat dit ontbrak:
[Geen redelijke feitenonderzoeker zou kunnen concluderen dat de specificatie - die in 2013 werd gepubliceerd, vóór een van de beweerde investeringen van Google - redelijkerwijs geen overlappende zonescènes onthult. Google kan niet worden benadeeld door in haar producten een functie op te nemen die openbaar is gemaakt in een octrooiaanvraag die voorafging aan haar investering.
Ter ondersteuning van zijn uitspraak haalde de Federal Circuit zaken aan die de districtsrechtbank had proberen te onderscheiden:
"Het is niet ongepast voor een aanvrager om zijn conclusies tijdens de vervolging te verbreden om de producten van een concurrent te omvatten, zolang de openbaarmaking de verbrede conclusies ondersteunt." Liebel-Flarsheim Co. v. Medrad, Inc., 358 F.3d 898, 909 (Fed. Cir. 2004) .
"A]lthough subject matter disclosed but not claimed is generally dedicated to the public, there is an exception for subject matter "claimed in a continuation or other application." Eli Lilly & Co. v. Hospira, Inc., 933 F.3d 1320, 1334 (Fed. Cir. 2019)
De Federal Circuit concludeerde dat Google "geen bewijs had geleverd dat zij schade had geleden door de vertraging van Sonos bij het claimen maar niet openbaar maken van het product". vertraging van Sonos bij het claimen, maar niet openbaar makenoverlappende zonescènes", en dat de conclusie van de districtsrechtbank van niet-afdwingbaarheid daarom een misbruik van discretionaire bevoegdheid was.
Is uitstel van vervolging nog steeds een bruikbare verdediging
Octrooihouders die de harde bewoordingen in de beschikking van rechter Alsop afschrikwekkend vonden, kunnen opgelucht zijn door de beslissing van de Federal Circuit. Ik vond het interessant dat de rechtbank niet inging op het verloop van de vervolging, maar haar beslissing baseerde op een gebrek aan vooroordelen. Zou een gedaagde, gezien de uitspraak van de rechtbank, ooit kunnen bewijzen dat er sprake is van uitstel van vervolging? Verstoort de redenering van de rechtbank het evenwicht van het octrooisysteem ten gunste van aanvragers die het zich kunnen veroorloven om vervolgaanvragen in behandeling te houden?
