USPTO doet voorstel voor regelgeving over discretionaire afwijzingen van IPR-procedures

In het eerste voorstel voor regelgeving dat onder directeur Squires is gepubliceerd, stelt het USPTO voor om de praktijkregels met betrekking tot discretionaire weigeringen voor het starten van Inter Partes Review (IPR)-procedures te wijzigen. De voorgestelde regels weerspiegelen de bezorgdheid van de huidige regering over seriële en parallelle aanvechtingen van hetzelfde octrooi en de bedreiging daarvan voor onze innovatiegerichte economie. Naast het "bevorderen [van] consistentie tussen IPR-procedures" en "het beperken van de omstandigheden waarin een districtsrechtbank en het PTAB dezelfde of nauw verwante kwesties zullen behandelen", verwacht het USPTO dat de voorgestelde wijzigingen in de regels "een positief effect zullen hebben op de economie" door "het vergroten [van] de betrouwbaarheid van octrooirechten en de voorspelbaarheid van octrooigeschillen" en "het verminderen [van] de totale uitgaven voor octrooigeschillen en de transactiekosten voor octrooilicenties".

Het USPTO "nodigt het publiek uit om te reageren op de vraag of deze voorgestelde regel de juiste balans vindt tussen efficiëntie, eerlijkheid en stabiliteit in het octrooisysteem". De Federal Register Notice stelt slechts een periode van 30 dagen in voor het geven van commentaar, dus belanghebbenden moeten snel handelen om er zeker van te zijn dat hun mening wordt meegenomen. 

Hoofdpunten van de voorgestelde wijzigingen 

In het persbericht van het USPTO worden de volgende aspecten van de door het USPTO voorgestelde regelgeving belicht:

• Een indiener van een IPR verplichten om een verklaring in te dienen dat hij geen nietigheidsproblemen op grond van 35 U.S.C. §§ 102 of 103 in andere fora zal aanvechten.
• Bepalen dat de USPTO geen IPR instelt wanneer de USPTO of een ander forum al een uitspraak heeft gedaan over de octrooieerbaarheid of geldigheid van de conclusies
• Bepalen dat het USPTO geen IPR instelt wanneer een andere procedure waarschijnlijk eerst de octrooieerbaarheid of geldigheid van de conclusies krachtens §§ 102 of 103 zal bepalen
• Het USPTO toestaan om een IPR in te stellen ondanks een eerdere uitspraak of verwachte eerdere beslissing over octrooieerbaarheid of geldigheid wanneer er sprake is van uitzonderlijke omstandigheden.

Volgens de aankondiging in het Federal Register zouden de nieuwe regels "zich [IPR]-procedures concentreren op octrooiconclusies die nog niet eerder zijn aangevochten in rechtszaken of waar eerdere rechtszaken in een vroeg stadium zijn opgelost" en zijn ze "bedoeld om de eerlijkheid, efficiëntie en voorspelbaarheid in octrooigeschillen te bevorderen". 

Betrouwbare octrooirechten bevorderen om investeringen in innovatie te ondersteunen

In het gedeelte "Achtergrond" van de voorgestelde regelgeving worden ze omschreven als het bevorderen van "betrouwbare octrooirechten" die essentieel zijn voor de commercialisering van innovatie, en wordt gewaarschuwd dat seriële uitdagingen onze op innovatie gerichte economie dreigen te ondermijnen. Volgens de Aankondiging is "ongeveer 54% van alle IPR-aanvragen die sinds de invoering van de AIA zijn ingediend, een van meerdere aanvragen tegen hetzelfde octrooi" en "meer dan 80% van de IPR's hebben gelijktijdig een rechtszaak in een arrondissementsrechtbank waarbij de indiener ook de geldigheid van het octrooi aanvecht".

Betrouwbare octrooirechten moedigen de uitvinder of anderen aan om te investeren in de gepatenteerde technologie door hen het vertrouwen te geven dat zij, en niet de concurrenten, de vruchten zullen plukken van hun inspanningen..... [Meervoudige betwistingen van hetzelfde octrooi door middel van IPR's brengen de betrouwbaarheid van octrooirechten en de stimulansen om te investeren in nieuwe technologieën in gevaar.

Het gedeelte "Achtergrond" bespreekt de subjectieve aard van ongeldigheidsbepalingen en het concept dat als je maar vaak genoeg met de "dobbelsteen gooit", zelfs de sterkste patenten ongeldig kunnen worden verklaard:

Zelfs extreem sterke octrooien worden onbetrouwbaar wanneer ze onderworpen worden aan seriële of parallelle geldigheidsproblemen. Bepalen of een octrooiconclusie voldoet aan de wettelijke vereisten voor octrooieerbaarheid is vaak een beoordelingskwestie waarover redelijke geesten van mening kunnen verschillen. .... Omdat redelijke geesten het oneens kunnen zijn, en vaak ook oneens zijn, over de vraag of een bepaalde octrooiconclusie voldoet aan de wettelijke vereisten, kunnen octrooien hun economische functie niet vervullen als ze voortdurend onderworpen zijn aan de novo review. 

Beschouw een hypothetische octrooiconclusie waarbij 70% van de ervaren octrooipractici zou concluderen dat de conclusie correct werd toegekend, en 30% zou zich tegen die conclusie verzetten. Zo'n octrooiconclusie lijkt betrouwbaar, omdat een aanzienlijke meerderheid van de octrooipractici van mening is dat het octrooieerbaar is en op de juiste manier werd verleend. Als het octrooi echter onderworpen wordt aan herhaalde de novo octrooieerbaarheidsbeoordelingen elke keer dat het afgedwongen wordt, zal het niet langer betrouwbaar zijn. .... [Een octrooi dat 70% kans heeft om één de novo octrooieerbaarheidsherziening te overleven, heeft minder dan 50% kans om twee of meer de novo octrooieerbaarheidsuitdagingen te doorstaan. .... 

Het gedeelte "Achtergrond" bespreekt de wetgevingsgeschiedenis van de IPR-wetten en beroept zich op de door het Congres gedelegeerde bevoegdheid "om de omstandigheden vast te stellen waarin IPR-procedures het octrooisysteem al dan niet ten goede zouden komen". Het gedeelte "Achtergrond" bespreekt ook de hoge incidentie van seriële en parallelle octrooigeschillen en stelt dat parallelle IPR en districtsrechtbank/ITC-processen de kosten en complexiteit van het oplossen van octrooigeschillen kunnen verhogen.

Behoud bronnen voor Ex Parte Beroep

Volgens de mededeling zullen de voorgestelde regelwijzigingen het USPTO in staat stellen meer middelen in te zetten voor het behandelen van beroepen ex parte tegen afwijzingen van octrooiaanvragen door examinatoren. Een snelle afhandeling van ex parte beroepen - die nodig kunnen zijn om de toekenning van een octrooi veilig te stellen - is een belangrijk doel van de huidige regering, want "een vertraagde afhandeling van ex parte beroepen kan de oprichting van bedrijven of het aantrekken van kapitaal verhinderen of vertragen, wat op zijn beurt het op de markt brengen van gepatenteerde technologieën vertraagt". Het USPTO merkt op dat een ex parte PTAB-beroep de enige optie is om een afwijzing van een onderzoeker aan te vechten, terwijl "IPR's niet het enige mechanisme zijn om de geldigheid van een uitgegeven patent aan te vechten".

Details van de voorgestelde wijzigingen 

Alle voorgestelde wijzigingen zouden betrekking hebben op 37 C.F.R. § 42.108, getiteld "Opening van een inter partes review", en zouden nieuwe paragrafen (d)-(f) toevoegen:

(d) Vereiste bepaling voor efficiëntie. Een inter partes review wordt niet ingesteld of gehandhaafd tenzij elke indiener een bepaling indient bij de Raad en elke andere rechtbank waar hij procedeert of later procedeert met betrekking tot het betwiste octrooi, waarin staat dat indien een proces wordt ingesteld, de indiener en elke werkelijke belanghebbende of rechthebbende van de indiener geen gronden van nietigheid of niet-octrooieerbaarheid met betrekking tot het betwiste octrooi onder 35 U.S.C. 102 of 103 in een andere procedure zal opwerpen.

Volgens de mededeling is het "[USPTO's] standpunt dat deze vereiste eerlijkheid en efficiëntie zou bevorderen door gelijksoortige octrooigeschillen naar één forum te kanaliseren en ervoor te zorgen dat IPR's over het algemeen dienen als een volledige vervanging voor ten minste een deel van de fase van het proces". 

(e) Claims die in eerdere procedures geldig zijn bevonden. Een inter partes review wordt niet ingesteld of gehandhaafd indien een betwiste claim of een onafhankelijke claim waarvan een betwiste claim afhankelijk is:

(1) U.S. District Court Trial - Niet ongeldig bevonden onder 35 U.S.C. 102 of 103 door een districtsrechtbank of jury na een rechtszaak of juryrechtspraak in een beslissing of vonnis dat niet nietig is verklaard of gedeeltelijk is teruggedraaid; 

(2) U.S. District Court Summary Judgment - Werd niet ongeldig bevonden door een districtsrechtbank in een beslissing tot summier vonnis waarin geen betwisting van materieel feit werd vastgesteld onder 35 U.S.C. 102 of 103 die niet nietig is verklaard of gedeeltelijk is teruggedraaid; 

(3) U.S. International Trade Commission - Niet ongeldig bevonden onder 35 U.S.C. 102 of 103 in een eerste of definitieve beslissing van de U.S. International Trade Commission die niet gedeeltelijk is ingetrokken of teruggedraaid; 

(4) PTAB Final Written Decision - Niet niet-octrooieerbaar bevonden in een definitieve schriftelijke beslissing van de Board onder 35 U.S.C. 318(a) of 328(a) die niet is ingetrokken of teruggedraaid; 

(5) Ex Parte Re-examination - Octrooieerbaar bevonden in een ambtshandeling of beslissing door de Raad na een verzoek tot heronderzoek ingediend onder Hoofdstuk 30 van Titel 35 United States Code door iemand anders dan de octrooihouder, de werkelijke belanghebbende van de octrooihouder of de gemachtigde; of 

(6) Federal Circuit - Werd in een beslissing niet-octrooieerbaar of ongeldig bevonden onder 35 U.S.C. 102 of 103, maar die beslissing werd in relevante mate teruggedraaid door het U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit.

De Aankondiging verduidelijkt dat deze regel "ook van toepassing zou zijn op afhankelijke claims als de onafhankelijke claim waarvan elke claim afhangt al onderzocht is". 

(f) Parallelle rechtsgedingen - Een inter partes review mag niet worden ingesteld of gehandhaafd indien, met betrekking tot een betwiste claim of een onafhankelijke claim waarvan een betwiste claim afhankelijk is, met een grotere waarschijnlijkheid dan niet, een van de volgende zaken zich zal voordoen vóór de vervaldatum voor het schriftelijk eindbesluit overeenkomstig 35 U.S.C. 316(a)(11): 

(1) U.S. District Court - Een rechtszaak in een arrondissementsrechtbank waarin een partij het octrooi aanvecht onder 35 U.S.C. 102 of 103; 

(2) U.S. International Trade Commission - een eerste of definitieve beslissing van de U.S. International Trade Commission met betrekking tot 35 U.S.C. 102 of 103; of 

(3) PTAB Final Written Decision - uitvaardiging van een definitieve schriftelijke beslissing door het bestuur krachtens 35 U.S.C. 318(a) of 328(a).

De kennisgeving bevat geen aanvullende opmerkingen over deze voorgestelde nieuwe alinea. 

(g) Instelling in buitengewone omstandigheden. Indien een panel van de raad bepaalt dat buitengewone omstandigheden instelling rechtvaardigen, niettegenstaande de punten d), e) of f), verwijst het panel de zaak naar de directeur, die persoonlijk een inter partes review kan instellen. Buitengewone omstandigheden kunnen onder meer zijn de vaststelling door de directeur dat de eerdere wraking tot uitsluiting van instelling te kwader trouw is ingesteld, bijvoorbeeld om toekomstige wraking te voorkomen, of dat de eerdere wraking irrelevant is geworden in het licht van een substantiële wijziging in een wet of een precedent van het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten. Onder ongebruikelijke en buitengewone omstandigheden vallen niet nieuwe of aanvullende stand van de techniek, nieuwe getuigenissen van deskundigen, nieuwe jurisprudentie (behalve zoals hierboven bepaald) of nieuwe juridische argumenten, of het feit dat een eerdere wraking niet in beroep is gegaan. Noch de directeur, noch het Bestuur mag ontheffing verlenen van de eisen onder d), e) of f) van deze afdeling, behoudens het bepaalde in dit lid. Frivole of oneigenlijke verzoekschriften in de zin van dit lid kunnen op passende wijze worden bestraft, onder meer door toekenning van advocatenhonoraria.

Volgens de Kennisgeving zou de nieuwe paragraaf (g) "in afwijking van de paragrafen (d), (e) of (f) een instelling toestaan op basis van buitengewone omstandigheden", maar "om de voorspelbaarheid van de beslissingen over de instelling te garanderen, geeft deze voorgestelde paragraaf specifieke voorbeelden van mogelijke buitengewone omstandigheden en voorbeelden van omstandigheden die niet buitengewoon zijn".

Hoe zullen belanghebbenden reageren? 

Het zal interessant zijn om te zien hoe belanghebbenden reageren op de voorgestelde regelgeving. Ongetwijfeld zal er commentaar komen ter ondersteuning en kritiek. De voorgestelde regelgeving komt al tegemoet aan oproepen aan het USPTO om het regelgevingsproces te gebruiken, maar belanghebbenden die IPR-procedures als een belangrijke optie zien, zullen waarschijnlijk aanvoeren dat ten minste enkele van de voorgestelde wijzigingen de bevoegdheid van het USPTO overschrijden.