Directeur USPTO neemt controle over beslissingen van IPR- en PGR-instellingen

In wat sommigen beschouwen als de tweede klap van een dubbele aanval op octrooiprocedures bij de Patent Trial and Appeal Board (PTAB) van het Amerikaanse octrooi- en merkenbureau (USPTO), heeft USPTO-directeur Squiresop vrijdag 17 oktober 2025 aangekondigd dat hij "zal bepalen of er een procedure voor inter partes review ('IPR') en post-grant review ('PGR') wordt ingesteld", met ingang van 20 oktober 2025. Dit nieuwe besluitvormingsproces bouwt voort op de recente betrokkenheid van directeuren (en waarnemend directeuren) bij beslissingen om instelling te weigeren op basis van discretionaire overwegingen, en breidt de betrokkenheid van directeuren uit tot beslissingen over instelling op basis op de merites, bijvoorbeeld op basis van de vraag of "er een redelijke kans bestaat dat de [IPR]-verzoeker in ten minste één van de betwiste claims in het gelijk zal worden gesteld".

Het nieuwe besluitvormingsproces van de 'zwarte doos'-instelling

In het persbericht van 17 oktober 2025 belooft het USPTO dat het een webinar met de titel "USPTO Hour" zal organiseren om het nieuwe besluitvormingsproces van de instelling toe te lichten, maar een dergelijk programma staat nog niet op de agenda. Beoefenaars en belanghebbenden zullen verdere informatie verwelkomen, omdat het memorandum van de directeur niet veel details bevat, behalve de volgende punten (nadruk toegevoegd):

Alle verzoekschriften die vóór 20 oktober 2025 aan de PTAB zijn voorgelegd voor beoordeling van de merites en niet-discretionaire overwegingen in het kader van de tussentijdse procedures vóór 20 oktober 2025 zullen door een panel van drie leden worden behandeld."
Het proces voor briefing discretionaire overwegingen (zoals uiteengezet op dewebpagina Interim Director Discretionary Process) en het proces voor briefing de verdiensten en niet-wettelijke overwegingen blijven ongewijzigd.
Om tot een beslissing van de instelling te komen, "overlegt de directeur in overleg met ten minste drie PTAB-rechters, bepalen of er in alle IPR- en PGR-procedures een proces wordt ingesteld", op basis van "een beoordeling van discretionaire overwegingen, de merites en niet-discretionaire overwegingen".
“Indien de directeur vaststelt dat instelling gerechtvaardigd is op basis van ten minste één grond voor één betwiste vordering, zal de directeur een beknopte kennisgeving aan de partijen waarin hij de instelling toestaat."
"Indien de directeur vaststelt dat de instelling niet geschikt is, hetzij op basis van discretionaire overwegingen, de verdiensten of andere niet-discretionaire overwegingen, zal de directeur een beknopte kennisgeving van weigering van instelling afgeven.
Niettegenstaande het voorgaande kan de directeur in procedures waarbij nieuwe of belangrijke feitelijke of juridische kwesties aan de orde zijn, een beslissing nemen over de instelling waarin deze kwesties worden behandeld.
“Wanneer de directeur bepaalt dat een gedetailleerde behandeling van de in een verzoekschrift aan de orde gestelde kwesties passend is (bijvoorbeeld complexe kwesties inzake de interpretatie van claims, prioriteitsanalyse of vaststelling van de werkelijke belanghebbende partij), kan de directeur de beslissing over de instelling doorverwijzen naar een of meer leden van de PTAB."
"Elke ingestelde IPR- of PGR-procedure wordt doorverwezen naar een panel van drie leden van de PTAB om de rechtszaak te voeren", waarbij het panel wordt toegewezen volgens PTAB Standard Operating Procedure (SOP) 1.

De IPR- en PGR-statuten bepalen al dat een beslissing van een instelling "definitief en niet voor beroep vatbaar" is. Door beslissingen tot weigering van instelling in "summiere kennisgevingen" te nemen – vermoedelijk zonder uitleg – laat het USPTO octrooihouders, octrooiaanvragers en het publiek in het ongewisse over de vraag of de beslissing gebaseerd was op de sterkte van het octrooi, een tekortkoming in het verzoekschrift, of een of andere diskwalificerende eigenschap van de verzoeker – of een andere grond die willekeurig, grillig of in strijd met de wet zou kunnen zijn. Anderzijds zal het uitbrengen van beknopte kennisgevingen waarin de instelling wordt toegekend, de partijen het inzicht ontnemen in de vermeende sterke en zwakke punten van het verzoekschrift, die anders van nut zouden kunnen zijn in de procesfase of een schikking zouden kunnen bevorderen, zowel in de PTAB-procedure als in eventuele parallelle rechtszaken.

Om opheldering vragen

In tegenstelling tot de voorgestelde regelgeving [CB5] over discretionaire weigeringen, ging de aankondiging van de directeur over dit nieuwe besluitvormingsproces niet gepaard met een verzoek om openbare commentaren. Dat mag belanghebbenden er niet van weerhouden om op zijn minst opheldering te vragen over de volgende punten:

Hoe worden de "ten minste drie PTAB-rechters"die in de instellingsfasemoeten wordengeraadpleegd, geselecteerd? Zullen zij in de "summiere kennisgeving" worden genoemd?
Zal een"samenvattende kennisgeving van afwijzing" (per categorie)aangeven of de afwijzing gebaseerd was op discretionaire overwegingen, de merites en/of andere niet-discretionaire overwegingen?
Zullen de partijen en/of het publiek op de hoogte worden gesteld als de directeur een beslissing van een instelling "aan een of meer leden van de PTAB"? Kan een dergelijke verwijzing resulteren in slechts een "summiere kennisgeving"? Zal in de "summiere kennisgeving" worden vermeld naar welke "een of meer leden van de PTAB" de beslissing over de instelling is doorverwezen?
Zullen de partijen en/of het publiek bij ingestelde procedures op de hoogte worden gesteld van eventuele overlappingen tussen het toegewezen panel en PTAB-rechters die betrokken zijn bij de beslissing tot instelling?

Hoe zal het nieuwe proces het Amerikaanse octrooisysteem versterken?

In het memorandum van de directeur staat dat het nieuwe proces wordt ingevoerd "om de efficiëntie, consistentie en naleving van de wettelijke vereisten voor instellingen te verbeteren", maar in de "Open brief van het Amerikaanse innovatieagentschap", eveneens gedateerd op 17 oktober 2025, stelt de directeur dat het nieuwe proces zal bijdragen aan de missie van het USPTO om "een octrooisysteem te handhaven dat eerlijk, voorspelbaar en gerespecteerd is".

De open brief bekritiseert het oorspronkelijke besluitvormingsproces op panelniveau als een proces dat "structurele, perceptuele en procedurele bezwaren opriep die niet in overeenstemming waren met het ontwerp, de duidelijke taal en de bedoeling van de AIA, en die onder meer van invloed waren op het rechtmatige verwachtingspatroon van het publiek ten aanzien van onpartijdigheid". De open brief gaat specifiek in op "de volgende moeilijkheden" van het oorspronkelijke proces:

Perceptie van zelfstimulering: besluitvormingop panelniveau door instellingen "riep bezorgdheid op dat de Raad mogelijk 'zijn eigen agenda vult'."
Gesplitste procedures voor discretionaire overwegingen: Het gesplitste proces "was nooit bedoeld als permanent" en "lijkt onbedoeld te hebben geleid tot buitengewoon hoge instellingspercentages (op een gegeven moment meer dan 95 procent) voor doorverwezen zaken."
Naleving van de wetgeving en administratieve duidelijkheid: "[Hoewel de AIA het delegeren van beslissingen van instellingen toestaat], zorgt het teruggeven van deze functie aan de directeur ervoor dat de procedures weer in overeenstemming zijn met de duidelijke bewoordingen en bedoeling van de wet en dat de verantwoordelijkheid voor dergelijke beslissingen weer bij de directeur ligt, precies zoals het kader van de AIA voorschrijft."

In de open brief staat dat het nieuwe proces:

Elimineer de schijn van eigenbelang door de bevoegdheid om een procedure in te stellen te scheiden van de instantie die het proces voert.
Verwijder een waargenomen vertekening van verwijzingssignalen door het beslissingspunt te centraliseren.
Verhoog de transparantie en het vertrouwen van het publiek door middel van één enkele gezagslijn.
Herschik de taken en verantwoordelijkheden van de directeur, als door de president benoemde en door de Senaat bevestigde functionaris, zodat hij verantwoordelijk is voor deze drempelbepaling en de duidelijke bewoordingen van de AIA en daarmee de intentie van het Congres naar behoren uitvoert.

De advocaten van Foley hebben uitgebreide ervaring met het adviseren van cliënten over PTAB-rechtszaken en hebben zowel verzoekers als octrooihouders met succes vertegenwoordigd. Als u advies wilt over hoe u met de nieuwe PTAB-paradigma's ( ) om kunt gaan of andere opties wilt bespreken, neem dan contact op met uw Foley-advocaat of de auteur voor meer informatie.