Op zoek naar genade: het nastreven van claims inzake behandelingsmethoden in het licht van openbaarmakingen in verband met klinische proeven

Dit artikel werd oorspronkelijk gepubliceerd in de AIPLA Chemical Practice Chronicles Fall 2025 nieuwsbrief en wordt hier met toestemming opnieuw gepubliceerd.

I. Achtergrond

Er worden regelmatig behandelingspatenten op basis van fase II- en fase III-klinische proefprotocollen aangevraagd om de octrooiexclusiviteit te verlengen en strategisch een octrooiportefeuille voor een geneesmiddel op te bouwen. De claims van deze 'latere generatie' behandelingsmethodenpatenten vermelden de belangrijkste kenmerken van het fase II- of fase III-protocol voor klinische proeven, waaronder patiëntenpopulaties, doseringen, doseringsschema's en metingen van de werkzaamheid. Dit gebeurt om een goede reden, aangezien de belangrijkste kenmerken van het studieprotocol vaak op het etiket van het geneesmiddel worden vermeld, soms als onderdeel van expliciete actieve stappen.

Voor een nieuwe chemische entiteit (NCE) biedt een behandelingspatent van een latere generatie een extra patenttermijn, soms jaren langer dan de patenttermijn van de patenten van de eerdere generatie, d.w.z. fundamentele patenten die exclusiviteit bieden voor de samenstelling van de materie en/of een brede behandelingsmethode.

Voor herbestemde geneesmiddelen of nieuwe doseringsprotocollen kunnen octrooien voor behandelingsmethoden op basis van protocollen voor klinische fase II- of fase III-onderzoeken de enige zinvolle bron van octrooiexclusiviteit zijn, bijvoorbeeld als de verbinding bekend is en het octrooi op de samenstelling van de stof is verlopen of binnenkort verloopt.

Volgens de gangbare opvatting moet een octrooiaanvraag worden ingediend op basis van een protocol voor fase II- of fase III-klinische proeven. voorafgaand de openbaarmaking van het onderzoek, om te voorkomen dat er stand van de techniek ontstaat die de octrooieerbaarheid van de behandelingsmethode kan uitsluiten, met name buiten de VS.^[1] Gezien het strategische belang van octrooien voor behandelingsmethoden van latere generaties, moet zorgvuldig worden gekeken naar het tijdstip van openbaarmaking van de klinische proef en moet de indiening van octrooiaanvragen daarop worden afgestemd.

Een voorbeeld van een dergelijke openbare bekendmaking met betrekking tot een klinische proef is de publicatie van het protocol van de innovator voor de klinische proef op ClinicalTrials.gov ("CTG") als een zogenaamd "onderzoeksrapport".^[2] Het plaatsen van het onderzoeksverslag maakt deel uit van het goedbedoelde streven van de VS om klinische proeven op mensen uit te voeren met transparantie voor, onder anderehet vertrouwen van het publiek in klinisch onderzoek te vergroten en patiënten te helpen bij het vinden van proeven waaraan zij mogelijk kunnen deelnemen. Innovators moeten protocollen voor klinische proeven uiterlijk 21 dagen nadat de eerste patiënt aan de proef is toegevoegd, indienen bij de FDA^[3, en het onderzoeksrapport wordt uiterlijk 30 dagen na indiening gepubliceerd^[4][5. Gezien deze deadlines is het doorgaans niet mogelijk om de exacte dag te voorspellen waarop een onderzoeksrapport op CTG openbaar wordt gemaakt. Een dergelijke "niet-registreerbare" deadline, in tegenstelling tot de vaste datum van een verwachte publicatie in een tijdschrift of een openbaar symposium, heeft – misschien niet verrassend – geleid tot een situatie waarin een onderzoeksrapport op CTG wordt gepubliceerd voordat een overeenkomstige octrooiaanvraag voor een behandelmethode is ingediend.

II. Gebruik van de uitzondering van § 102(b)(1)(A)

Klinische proeven worden op grond van 35 U.S.C. § 102(a)(1) niet beschouwd als eerder openbaar gebruik.^[6] CTG-onderzoeksrapporten en andere openbaarmakingen met betrekking tot klinische proeven worden echter beschouwd als gedrukte publicaties en/of "anderszins beschikbaar voor het publiek" onder §§ 102(a)(1) indien ze zijn gedaan vóór de effectieve indieningsdatum van de octrooiaanvraag. Dergelijke openbaarmakingen met betrekking tot klinische proeven kunnen daarom worden gebruikt om de behandelingsclaims van een later ingediende octrooiaanvraag af te wijzen als verwacht onder 35 U.S.C. § 102(a)(1) en/of voor de hand liggend onder 35 U.S.C. § 103.

Indien een CTG-onderzoeksrapport of daarmee verband houdende openbaarmaking openbaar wordt gemaakt voordat een overeenkomstige Amerikaanse octrooiaanvraag voor een behandelmethode is ingediend, kan een beroep worden gedaan op de uitzondering inzake de respijtperiode krachtens § 102(b)(1)(A) om de openbaarmaking krachtens § 102(a)(1) ongeldig te verklaren – op voorwaarde dat de openbaarmaking één jaar of minder vóór de effectieve indieningsdatum van de aanvraag plaatsvindt. Procedureel gezien kan een onderzoeker op grond van 35 U.S.C. §§ 102(a)(1) en/of 103 een afwijzing uitspreken op basis van een CTG-onderzoeksrapport of een daarmee verband houdende openbaarmaking. kan de aanvrager een beroep doen op de respijtperiode door een verklaring in te dienen op grond van 37 CFR § 1.130 ("Regel 130") waarin wordt vastgesteld dat de openbaarmaking is gedaan door de uitvinder of mede-uitvinders en waarin wordt verzocht om verwijdering van het CTG-onderzoeksrapport of de daarmee verband houdende openbaarmaking als stand van de techniek.

Hoewel het indienen van de verklaring volgens Regel 130 eenvoudig lijkt, blijkt uit een recent voorbeeld van de PTAB, Murray & Poole Enterprises Ltd. tegen Institut de Cardiologie de Montreal^[7] illustreert de mogelijke valkuilen. Institut de Cardiologie de Montreal (ICM) probeerde "Bouabdallaoui" als stand van de techniek te verwijderen door een beroep te doen op de uitzondering voor de respijtperiode onder § 102(b)(1)(A). Bouabdallaoui werd gepubliceerd binnen de respijtperiode van één jaar en bouwde voort op de resultaten van het "COLCOT"-CTG-onderzoeksrapport. Bouabdallaoui vermeldde zeven auteurs, van wie de tweede, Dr. Tardif, de enige uitvinder was van het octrooi van ICM. De raad stelde dat het beroep op de respijtperiode afhing van de vraag of de verklaring van Dr. Tardif voldoende informatie bevatte om te concluderen dat Bouabdallaoui niet "door een ander" was.^[8] In de verklaring van Dr. Tardif werd alleen de werkrelatie met één coauteur (Bouabdallaoui), zoals onder anderede erkenning van Bouabdallaoui's hulp bij het uitvoeren van de klinische proef en het verstrekken van een publicatie als eerste auteur. In de verklaring van Dr. Tardif werd ook de reikwijdte van de COLCOT-multicenter klinische proef en de status van ICM als sponsor beschreven, ondersteund door overeenkomsten tussen enkele van de centra en de sponsor. De raad wees erop dat slechts een deel van de overeenkomsten tussen centra en sponsors was verstrekt en dat in geen van de verstrekte overeenkomsten Dr. Tardif als hoofdonderzoeker werd vermeld.^[9] Uiteindelijk oordeelde de commissie in haar beslissing tot instelling dat de verklaring van Dr. Tardif onvoldoende was om Bouabdallaoui als stand van de techniek te diskwalificeren.^[10]

Als Murray aantoont, moeten alle verschillen tussen de auteurs van de openbaarmaking met betrekking tot de klinische proef en de uitvinders op de octrooiaanvraag grondig worden toegelicht. Verklaringen van overbodige auteurs, d.w.z. niet-uitvinders, waarin zij afstand doen van hun bijdrage aan het onderwerp waarop de afwijzing op grond van de stand van de techniek is gebaseerd, kunnen helpen om aan te tonen dat de openbaarmaking met betrekking tot de klinische proef niet "door een ander" is gedaan. In tegenstelling tot typische publicaties vermeldt het CTG-onderzoeksrapport alleen de sponsor van een klinische proef, en niet de specifieke personen die verantwoordelijk zijn voor het ontwerp van het onderzoek. Niettemin kunnen de uitvinder(s) in een verklaring bevestigen dat het CTG-onderzoeksrapport hun eigen werk is. Er kan ook ondersteunende documentatie worden verstrekt die de uitvinder(s) duidelijk in verband brengt met het CTG-onderzoeksrapport, bijvoorbeeld door de uitvinder(s) te noemen als hoofdonderzoeker(s).

III. Internationale bepalingen inzake respijtperiodes en strategieën voor het indienen van aangiften

Naast de VS bieden ook verschillende buitenlandse rechtsgebieden een respijtperiode. Tabel 1 geeft een niet-uitputtend overzicht van de beschikbaarheid van respijtperiodes in veelgebruikte buitenlandse rechtsgebieden, het tijdstip van indiening van de aanvraag en of er proactieve maatregelen moeten worden genomen om gebruik te maken van de respijtperiode. Beoefenaars moeten nauw samenwerken met lokale adviseurs om inzicht te krijgen in de genuanceerde nationale vereisten en timing, zodat ze op de juiste manier gebruik kunnen maken van de beschikbare respijtperiode in elk land.

Tabel 1

† voor een PCT-aanvraag of andere aanvraag die na de respijtperiode is ingediend en die profiteert van de respijtperiode?

Net als de VS bieden Australië, Brazilië, Canada, Japan, Mexico, de Filippijnen, Zuid-Korea, Singapore en Taiwan allemaal respijtperiodes voor CTG-onderzoeksgegevens en daarmee verband houdende openbaarmakingen binnen 12 maanden na de indieningsdatum van een eerste octrooiaanvraag. Ze verschillen echter met betrekking tot de vraag of de eerste octrooiaanvraag kan dienen als prioriteitsdocument voor een later ingediende aanvraag, bijvoorbeeld een PCT-aanvraag, waarbij de nationale fase van de PCT-aanvraag ook in aanmerking komt voor de respijtperiode. Bepaalde rechtsgebieden, bijvoorbeeld China en Europa, kennen in feite geen respijtperiodes voor CTG-onderzoeksgegevens of daarmee verband houdende openbaarmakingen.

Gezien deze verschillen kan men complexe potentiële indieningsstrategieën overwegen, afhankelijk van internationale indieningsprioriteiten.

Scenario 1 is een 'typische' indieningsstrategie waarbij een voorlopige aanvraag in de VS de eerste aanvraag in de familie is. Deze indieningsstrategie kan worden gevolgd om octrooibescherming na te streven in landen waar een voorlopige aanvraag in de VS die binnen 12 maanden na het CTG-onderzoeksrapport of een gerelateerde openbaarmaking is ingediend kan dienen als prioriteitsdocument voor een PCT-aanvraag die 12 maanden na de voorlopige aanvraag in de VS wordt ingediend, en de nationale fase-aanvragen van de PCT-aanvraag komen in aanmerking voor de respijtperiode op basis van de indieningsdatum van de voorlopige aanvraag in de VS. Representatieve landen waar deze indieningsstrategie kan worden toegepast, zijn onder meer de VS, Brazilië, Mexico en de Filippijnen.

Indieningsscenario 1

Scenario 1 kan ook worden gevolgd in landen waar feitelijk of effectief geen respijtperiodes gelden (bijvoorbeeld China en Europa). Om de absolute nieuwheidsdrempel in China te overwinnen, kunnen mogelijke aspecten van de geplande commerciële methoden die niet worden vermeld in de openbaarmaking met betrekking tot klinische proeven, worden opgenomen in de voorlopige en/of PCT-aanvraag in de VS. In Europa worden CTG-onderzoeksrapporten of aankondigingen met betrekking tot lopende proeven niet beschouwd als nieuwheidsvernietigend, hoewel ze kunnen worden gebruikt in een analyse van de inventieve stap.^[11] Voor richtlijnen over de implicaties van klinische proeven als stand van de techniek in Europa verwijzen we de lezer naar het informatieve artikel van de AIPLA Chemical Practice Committee uit het voorjaar van 2024 over dit onderwerp.^[12]

Scenario 2 kan worden gevolgd in landen waar een nationale PCT- of niet-PCT-aanvraag binnen een jaar na de openbaarmaking moet worden ingediend om in aanmerking te komen voor een respijtperiode. Landen waar deze strategie kan worden toegepast zijn onder meer Australië, Canada, Japan, Korea, Singapore en Taiwan.

Indieningsscenario 2

Scenario 1 biedt twee mogelijke voordelen ten opzichte van (a) een meer conservatieve indieningsstrategie waarbij de voorlopige aanvraag in de VS wordt ingediend vóór de publicatie van het CTG-onderzoeksrapport en (b) scenario 2: (1) maximale tijd voor het genereren van klinische onderzoeksresultaten die, indien beschikbaar, kunnen worden opgenomen in de PCT-aanvraag, en (2) de mogelijkheid van een maximale octrooitermijn.

Scenario 2 biedt niet het voordeel van een langere periode tussen het indienen van het CTG-onderzoeksrapport en het indienen van een nationale of PCT-aanvraag. Daardoor is de kans kleiner dat de resultaten van de klinische proef beschikbaar zijn op het moment dat een PCT-aanvraag of een nationale aanvraag in een niet-PCT-land wordt ingediend. Veel van de bovengenoemde landen staan echter toe dat tijdens de procedure gegevens worden ingediend waarmee de resultaten van klinische proeven kunnen worden gepresenteerd.^[13]

Scenario 3 combineert scenario 1 en scenario 2 tot een uniforme indieningsstrategie. Eerst worden een voorlopige Amerikaanse aanvraag (volgens scenario 1), een eerste PCT-aanvraag (PCT1) (volgens scenario 2) en niet-PCT nationale aanvragen (volgens scenario 2) ingediend op dezelfde dag en binnen een jaar na publicatie van het CTG-onderzoeksrapport. Alvorens aanvragen buiten de VS in te dienen, moet een buitenlandse indieningsvergunning worden overwogen en, indien nodig, verkregen. PCT1 kan worden genationaliseerd in de rechtsgebieden met strengere vereisten inzake de respijtperiode, zoals hierboven beschreven voor scenario 2.

Indieningsscenario 3

Een tweede PCT-aanvraag (PCT2) die voorrang claimt op de voorlopige Amerikaanse aanvraag, kan vervolgens worden ingediend op de 12-maandsconventiedatum voor de voorlopige Amerikaanse aanvraag, waarin de resultaten van de klinische proef zijn opgenomen, indien beschikbaar. PCT2 kan worden genationaliseerd in de rechtsgebieden met soepelere vereisten voor de respijtperiode, zoals hierboven beschreven voor scenario 1.

Deze op maat gemaakte aanpak maximaliseert de potentiële voordelen van respijtperiodes, indien beschikbaar, terwijl rekening wordt gehouden met de opname van gegevens uit klinische proeven (hetzij in PCT2, hetzij als gegevens die na de indiening worden ingediend tijdens de nationale fase van de aanvraagprocedure). Het resultaat is een grotere kans op dekking van de behandelmethode en een langere octrooitermijn.

IV. Conclusie

Het publiceren van een fase II- of fase III-onderzoeksrapport door CTG of een daarmee verband houdende openbare bekendmaking sluit niet noodzakelijkerwijs de octrooieerbaarheid uit van claims met betrekking tot behandelingsmethoden in een later ingediende octrooiaanvraag op basis van het klinische onderzoeksprotocol. Een verrassend groot aantal rechtsgebieden biedt respijtperiodes waarin een CTG-onderzoeksrapport of daarmee verband houdende bekendmaking als stand van de techniek kan worden verwijderd als een octrooiaanvraag binnen een jaar na de openbaarmaking wordt ingediend. Het type octrooiaanvraag dat binnen een jaar moet worden ingediend, verschilt echter per rechtsgebied, wat leidt tot complexe indieningsstrategieën. In de VS moeten beroepsbeoefenaars, om CTG-onderzoeksrapporten uit te sluiten met behulp van de uitzondering van § 102(b)(1)(A), zorgvuldig Rule 130-verklaringen opstellen die de uitvinder(s) van de octrooiaanvraag ondubbelzinnig koppelen aan de sponsor en de hoofdonderzoeker(s) van de klinische proef. Evenzo moeten verklaringen volgens Regel 130 om openbaarmakingen met betrekking tot klinische proeven uit te sluiten met behulp van de uitzondering van § 102(b)(1)(A) ondubbelzinnig alle verschillen tussen de auteur(s) van de openbaarmaking en de uitvinder(s) van het geclaimde onderwerp toelichten.