Boletim informativo sobre litígios de propriedade intelectual, inverno de 2009
Micron contra Rambus: Cuidado com as consequências da destruição de provas!
Por Thomas I. Elkind ([email protected]) e A. Bryce Rufener ([email protected])
Uma decisão recente do tribunal federal distrital de Delaware é um forte lembrete de que a obrigação de preservar documentos pode surgir muito antes do início do litígio. No caso Micron Tech., Inc. v. Rambus Inc., 255 F.R.D. 135 (D. Del. 2009) (Rambus), o tribunal, como sanção pela extensa destruição de provas pela Rambus, considerou 12 patentes da Rambus inexequíveis contra a Micron. O tribunal encontrou provas claras e convincentes de má-fé por parte da Rambus, que ordenou a destruição de milhares de documentos relevantes após a data em que o litígio era razoavelmente previsível. A Rambus apresentou um recurso.
Este caso é um alerta para qualquer empresa que esteja a considerar entrar com uma ação judicial. Primeiro, certifique-se de que todos os documentos relevantes sejam preservados, ou arrisque-se a sofrer consequências graves. Segundo, implemente uma retenção de documentos assim que a ação judicial for razoavelmente previsível.
Histórico da disputa
Fundada em 1990, a Rambus rapidamente começou a registrar pedidos de patente para as suas invenções de memória dinâmica de acesso aleatório (DRAM), comercializadas como “RDRAM”. Durante vários anos, a Rambus teve sucesso no licenciamento da RDRAM, mas em meados da década de 1990, a Rambus ficou preocupada com o facto de os seus clientes e parceiros estarem a usar a tecnologia da Rambus para desenvolver produtos concorrentes. O plano da Rambus para se manter líder do setor era criar um «campo minado de patentes».
Em janeiro de 1998, a Rambus começou a preparar uma estrutura de licenciamento e uma estratégia de litígio para proteger e fazer valer o seu campo minado de patentes. Como parte da estratégia de litígio, os funcionários da Rambus receberam por e-mail uma política de retenção de documentos em julho de 1998 e assistiram a duas apresentações relacionadas com a política. Uma das apresentações caracterizou a política como um precursor do litígio, e os funcionários da Rambus testemunharam que lhes foi dito que a política era uma «preparação para o litígio». Posteriormente, em 3 de setembro de 1998, a Rambus realizou o seu primeiro «Dia da Destruição» oficial em toda a empresa, o que levou à destruição de aproximadamente 400 caixas de documentos. Não foram mantidos registos do que foi destruído, mas os registos do julgamento indicam que foram destruídos documentos relacionados com negociações de contratos e licenças, processos de patentes, finanças e reuniões do conselho de administração. No final de 1998, a Rambus tinha identificado potenciais alvos de litígio, causas de ação e fóruns nos quais poderia intentar uma ação judicial, e tinha tabelas de reclamações alegando violação contra a Micron.
A Rambus continuou a preparar-se para o litígio ao longo de 1999. Em abril de 1999, a empresa instruiu os advogados externos que tinham defendido várias patentes da Rambus para «limpar» os seus arquivos de patentes. Ao longo de quatro meses, os advogados externos eliminaram mais de 60 arquivos de patentes da Rambus. Alguns meses depois, a Rambus e seus advogados externos estabeleceram metas trimestrais que incluíam a preparação de uma estratégia de litígio para um a três fabricantes, estar pronto para o litígio em 30 dias e realizar uma "festa de destruição de documentos de 1999 na Rambus", que mais tarde foi chamada de "evento de conformidade com a retenção de documentos". Em agosto de 1999, a empresa realizou outro Dia da Destruição, que resultou na destruição de 300 caixas de documentos. Foi somente em dezembro de 1999, um mês antes de a Rambus entrar com uma ação por violação de patente, que ela instituiu uma retenção de litígio dos documentos relevantes. Após a resolução do litígio inicial, o advogado externo retomou a eliminação dos arquivos de patentes da Rambus em junho de 2000. A Micron entrou com o presente litígio em agosto de 2000 e, no final de 2000, a Rambus destruiu outras 480 caixas de documentos em conexão com uma mudança de escritório.
Sanções
O tribunal aprovou sanções severas contra a Rambus, ordenando que as 12 patentes da Rambus em questão fossem consideradas inexequíveis contra a Micron devido à destruição de provas. Na opinião do tribunal, as ações da Rambus foram graves o suficiente para comprometer a integridade do processo judicial. Os documentos destruídos eram passíveis de divulgação e relevantes para a defesa da Micron. O tribunal alegou ter escolhido a sanção menos severa que evitaria injustiça para a Micron e dissuadiria condutas semelhantes. O tribunal rejeitou sanções habituais, como instruções adversas ao júri e exclusão de provas, por serem «impraticáveis, beirando o insignificante» neste caso, e observou ainda que a imposição de taxas e custos era «totalmente inadequada».
Conclusões
A mensagem da decisão Rambus é clara: os litigantes e os advogados devem ser diligentes na preservação de documentos assim que o litígio for «razoavelmente previsível» — quando o litígio estiver pendente ou iminente, ou quando houver uma crença razoável de que o litígio é previsível. Embora o tribunal tenha declarado que a conduta de destruição de provas da Rambus foi extensa, qualquer destruição de documentos ou provas pode levar a sanções. Simplesmente não há maneira segura de burlar esse sistema. Como a Rambus aprendeu, “limpar” arquivos antes do litígio está fadado a ser descoberto, com consequências dramaticamente adversas. Todas as empresas que desejam destruir documentos eletrônicos ou em papel por motivos legítimos devem implementar uma política de retenção de documentos e estar preparadas para suspender essa política assim que o litígio for iminente.
No caso Ferguson: As últimas notícias do Circuito Federal sobre matéria elegível para patente
Por Adam E. Crawford ([email protected])
O Tribunal de Apelações do Circuito Federal emitiu recentemente outra decisão importante que restringe as patentes de métodos comerciais e esclarece a lei relativa a assuntos elegíveis para patente. No caso In re Ferguson, 2009 WL 565074 (Fed. Cir. 6 de março de 2009), o Tribunal baseou-se no teste de «máquina ou transformação» estabelecido no caso In re Bilski, 545 F.3d 943 (Fed. Cir. 2008) para concluir que o método e as reivindicações de “paradigma” em questão não eram patenteáveis. O juiz Newman concordou com o resultado, mas emitiu uma forte opinião concordante afirmando que “a maioria do painel vai além do necessário e apropriado, redefinindo a opinião de Bilski e expondo dicta que transcendem os fatos deste caso”.
O pedido de patente de 1999 continha reivindicações direcionadas a um método de comercialização de um produto e paradigmas para comercialização de software. A reivindicação 1, representativa das reivindicações do método, recitava limitações como «desenvolver uma força de comercialização partilhada», «usar a referida força de comercialização partilhada para comercializar uma pluralidade de produtos diferentes», «obter uma parte dos lucros totais» das empresas que fabricam os produtos e «obter um direito exclusivo de comercialização» dos produtos. A reivindicação 24, representativa das reivindicações de paradigma, mencionava um «paradigma para comercializar software» no qual uma empresa de comercialização comercializa software de várias empresas de software em troca de uma parte dos rendimentos das várias empresas de software.
A Comissão de Recursos e Interferências de Patentes (Comissão) rejeitou todas as reivindicações, afirmando que as reivindicações do método se referiam a uma ideia abstrata e, portanto, não eram elegíveis para patente, e que as reivindicações paradigmáticas não se enquadravam em nenhuma das quatro categorias de matéria estatutária nos termos da Secção 101.
O Circuito Federal confirmou a decisão da Comissão, afirmando que a sua recente decisão no caso Bilski era determinante e reiterou que «o teste da máquina ou transformação do Supremo Tribunal» é o teste «único» para determinar se um processo é patenteável ao abrigo da Secção 101. De acordo com esse teste, um processo reivindicado é passível de patente «se: (1) estiver ligado a uma máquina ou aparelho específico, ou (2) transformar um artigo específico num estado ou coisa diferente».
Em recurso, Ferguson argumentou que as reivindicações do método satisfaziam o primeiro critério do teste do Supremo Tribunal, porque as reivindicações do método estavam ligadas a uma força de marketing partilhada. O Tribunal rejeitou o argumento de Ferguson, afirmando que uma força de marketing partilhada não é uma máquina — uma «coisa concreta, composta por peças ou por determinados dispositivos e combinações de dispositivos». As reivindicações do método também não cumpriam o segundo critério do teste, porque as únicas «transformações» alegadas nas reivindicações eram as das relações comerciais ou jurídicas na construção de uma força de marketing, e o Tribunal enfatizou que tais transformações tinham sido especificamente excluídas em Bilski.
Ao rejeitar as reivindicações exclusivas de Ferguson para um paradigma, o Tribunal considerou que essas reivindicações não se enquadravam em nenhuma das quatro categorias de matéria patenteável enumeradas na Secção 101 (processos, máquinas, manufaturas e composições de matéria). Especificamente, o Tribunal considerou que as reivindicações de paradigma não se referiam a «processos», porque não era necessária nenhuma série de atos. Também não se referiam a «manufaturas», porque uma empresa de marketing não pode ser, por si só, um artigo resultante do processo de manufatura. Por último, o Tribunal rejeitou o argumento de Ferguson de que uma empresa é uma coisa física e, portanto, análoga a uma máquina, porque as reivindicações não descreviam uma coisa concreta composta por peças ou dispositivos. Em vez disso, o Tribunal considerou que as reivindicações do paradigma não passavam de «uma ideia abstrata — um modelo de negócio para uma empresa de marketing intangível».
Na sua opinião concordante, a juíza Newman criticou a visão cada vez mais restrita da maioria sobre o que constitui matéria patenteável e a incerteza que tal restrição criou. Em particular, a juíza Newman comentou que a economia baseada no conhecimento de hoje prosperou sob a lei anterior de elegibilidade de patentes e que não vê nenhuma razão política para agora remover as tecnologias baseadas no conhecimento da proteção do sistema de patentes. À luz da atual turbulência económica, a juíza Newman opinou que a política exige «maiores incentivos à inovação e ao investimento em coisas novas e novas indústrias, e não a redução dos incentivos existentes».
Os comentários do juiz Newman sugerem que as patentes de métodos comerciais e os limites dos assuntos elegíveis para patente continuarão a ser vigorosamente debatidos pelo Circuito Federal. Enquanto isso, os litigantes que disputam a validade das reivindicações de métodos comerciais devem estar preparados para aplicar rigorosamente o teste de máquina ou transformação.
Por que o que está enterrado nas entranhas do seu produto é mais importante do que nunca: o Circuito Federal esclarece a responsabilidade do fabricante por violação contributiva
Por George C. Best ([email protected]) e Lorna L. Tanner ([email protected])
Muitos produtos modernos são dispositivos complexos capazes de realizar diversas funções. Uma recente decisão do Tribunal Federal aumenta a importância de compreender e analisar as funções de cada parte desses dispositivos. Se mesmo uma pequena parte do dispositivo for adaptada para realizar um processo patenteado, o vendedor pode ser responsabilizado por violação contributiva.
Em 23 de dezembro de 2008, o Circuito Federal revisou e esclareceu os padrões para determinar a responsabilidade por violação contributiva e indução à violação no caso Ricoh Co. v. Quanta Computer Inc., 550 F.3d 1325 (Fed. Cir. 2008). Uma parte que vende ou oferece para venda um aparelho para uso na prática de um processo patenteado pode ser responsabilizada por violação contributiva se souber que o aparelho foi especialmente fabricado ou adaptado para uso em uma violação e não é um artigo comercial básico adequado para uso substancial não infrator. 35 U.S.C. § 271(c). Embora este caso específico envolva hardware de computador, a decisão tem ampla aplicabilidade a outros campos.
Contexto
A Ricoh Company recorreu da decisão do Tribunal Distrital que indeferiu as suas alegações contra vários réus. Uma das alegações era que a ré Quanta Storage, Inc. tinha contribuído para e induzido a violação de duas patentes que reivindicavam métodos para gravar informações em discos óticos graváveis em unidades de disco de computador. A Quanta vende unidades de disco ótico à NU Technologies, que, por sua vez, vende as unidades aos consumidores. Quando os consumidores utilizam as unidades para guardar informações, o hardware e o software incorporado funcionam de uma forma que alegadamente infringe as patentes da Ricoh.
Violação contributiva
O Tribunal Distrital indeferiu as alegações da Ricoh relativas à violação contributiva de patente, uma vez que as unidades de disco eram capazes de uma utilização substancial não infratora — ler informações já gravadas num disco que foi colocado na unidade. Como as patentes apenas reivindicam processos envolvidos na gravação de informações nos discos, o Tribunal Distrital considerou que a venda das unidades acusadas não constituía, do ponto de vista jurídico, uma violação contributiva.
O Circuito Federal discordou e anulou a decisão. De acordo com o Circuito Federal, o Tribunal Distrital não deveria ter analisado as funções e utilizações de todo o dispositivo vendido pela Quanta. A Ricoh argumentou que partes das unidades de disco eram componentes distintos e separados, utilizados apenas para executar os métodos alegadamente infratores. O Circuito Federal concordou, concluindo que a análise da infração contributiva deveria ter-se centrado nos componentes individuais da unidade de disco.
Ao tomar a sua decisão, o Circuito Federal baseou-se em dois casos históricos envolvendo violação contributiva de direitos autorais — Sony Corp. of America v. Universal City Studios, Inc., 464 U.S. 415 (1984) e Metro-Goldwyn-Mayer Studios, Inc. v. Grokster, Ltd., 545 U.S. 913 (2005). Em particular, o Circuito Federal analisou a discussão do Supremo Tribunal sobre a política subjacente à exceção de «uso substancial não infrator». O Circuito Federal concluiu que o Supremo Tribunal não interpretou essa exceção como se estendendo a casos em que um componente infrator foi agrupado com outra coisa.
O Circuito Federal, portanto, decidiu que «a Quanta não deve ser autorizada a escapar da responsabilidade como infratora contributiva simplesmente por incorporar [um] microcontrolador num produto maior com algum recurso adicional e separável antes de importá-lo e vendê-lo». Na opinião do Circuito Federal, uma decisão contrária poderia limitar a responsabilidade por infração ao utilizador final, frustrando assim o objetivo fundamental da responsabilidade por infração contributiva.
Em recurso, o Tribunal Distrital deverá determinar se os produtos acusados contêm quaisquer «componentes de hardware ou software que não tenham qualquer utilização substancial não infratora, além de praticar os métodos reivindicados pela Ricoh». Caso não seja encontrada qualquer utilização substancial não infratora, então parece provável uma conclusão de infração contributiva.
Uma decisão importante
Embora este caso específico envolva hardware de computador, a decisão tem ampla aplicabilidade a outros campos, incluindo dispositivos médicos e outros dispositivos mecânicos. Como os usos não infratores baseados exclusivamente em recursos adicionais incluídos em um dispositivo multifuncional não eliminam a responsabilidade por infração contributiva, a função de cada componente do dispositivo deve ser compreendida e analisada. As análises de liberdade de operação, portanto, podem se tornar mais detalhadas e demoradas.
O que as empresas devem fazer? Anteriormente, muitos requerentes de patentes interpretavam a Secção 271(c) da mesma forma que o tribunal distrital. Tendo em conta o esclarecimento do Circuito Federal, as empresas inovadoras não devem ignorar as patentes de método como forma de manter a sua posição dominante no seu setor. De acordo com a Ricoh, as patentes de método serão uma ferramenta útil para desencorajar os concorrentes, especialmente em circunstâncias em que a patente do dispositivo expirou ou é suscetível a um ataque de invalidade. Além disso, os acordos com empresas a jusante que empacotam os componentes devem ser estruturados de forma a fornecer indemnizações e garantias adequadas.
Após vencer o casoBratz® , a Mattel toma medidas para retirar da rival MGA o controlo sobre as bonecas
Por Robert A. Lawler ([email protected])
Após uma batalha acirrada que durou mais de quatro anos, a disputa entre a gigante dos brinquedos Mattel Inc., fabricante das bonecasBarbie®, e a novata MGA Entertainment Inc. continua em manobras pós-veredicto sobre a propriedade e o controlo das populares bonecas e produtosBratz®. O conflito começou em 2004, quando a Mattel alegou ser detentora dos direitos autorais das bonecas Bratz, pois o criador Carter Bryant as desenhou enquanto era funcionário da Mattel. Posteriormente, a MGA interveio no caso, também reivindicando a propriedade da lucrativa franquia. (Carter Bryant v. Mattel, Inc., C.D.Cal. 2:04-cv-9049-SGL-RNB e ações consolidadas). Em agosto de 2008, um júri considerou que a MGA havia cometido violação de direitos autorais e interferência contratual, e concedeu à Mattel US$ 100 milhões em indenização.
Embora cada empresa esteja confiante de que prevalecerá na apelação, os interesses das partes começaram a convergir num aspecto importante: manter o valor da linha de produtos Bratz e da propriedade intelectual (PI) enquanto a MGA recorre das decisões do Tribunal Distrital.
Após o veredicto do júri, o Tribunal emitiu três ordens em 3 de dezembro de 2008. Numa das ordens, o Tribunal baseou-se na conclusão do júri de que os direitos autorais sobre as formas esculpidas das bonecas, o nome «Bratz» e as personagens individuais da Bratz eram interesses patrimoniais protegíveis. O Tribunal declarou a Mattel proprietária de “todos os direitos, títulos e interesses... sobre as obras, ideias e conceitos relacionados com a Bratz”. Como a Mattel detinha os direitos autorais desde o momento em que foram criados, o Tribunal considerou ainda que a transferência dos desenhos de Bryant para a MGA em setembro de 2000 era nula e impôs uma fideicomisso construtivo a favor da Mattel sobre todos os registos de direitos autorais da Bratz detidos pela MGA.
Em seguida, o Tribunal emitiu uma ordem proibindo a MGA de fabricar, vender ou promover qualquer boneca Bratz que incorporasse os direitos autorais detidos pela Mattel. A MGA foi obrigada a entregar à Mattel todos os registos, embalagens e tecnologia de fabrico relacionados com as bonecas Bratz, bem como a recolher todos os produtos infratores dos retalhistas. Separadamente, o Tribunal emitiu uma terceira ordem impondo uma trust construtiva sobre as marcas registadas e nomes de domínio da Internet relacionados com a Bratz e ordenando à MGA que os transferisse para a Mattel.
A decisão do tribunal colocou a Mattel em posição de sair do litígio com a propriedade total da linha de produtos Bratz. Ao mesmo tempo, as decisões do Tribunal Distrital destruíram a MGA, que recebe grande parte de sua receita da linha de produtos Bratz. Confrontada com esta perspectiva sombria, a MGA agiu rapidamente para suspender as decisões enquanto aguardava o recurso, alegando que a injunção causaria danos irreparáveis à MGA e que inúmeras questões passíveis de recurso foram levantadas pelas decisões do tribunal durante e após o julgamento.
Para preservar o seu interesse na linha de produtos Bratz, a Mattel rapidamente pressionou pela nomeação de um administrador judicial para assumir o controlo das operações da MGA relacionadas com a Bratz. Apontando para as alegações da MGA no Tribunal Distrital e nos autos do Nono Circuito de que enfrentava um perigo iminente de insolvência, a Mattel argumentou que a MGA poderia ser incapaz de pagar o veredicto do júri e preservar a propriedade intelectual relacionada com a Bratz. A Mattel também alegou que a MGA havia ocultado informações e feito declarações contraditórias sobre as suas finanças durante o processo judicial.
A Mattel alegou ainda que a MGA e o seu CEO, Isaac Larian, se envolveram em práticas comerciais questionáveis, incluindo a venda de produtos Bratz através de entidades não divulgadas, ocultando o recebimento de financiamento corporativo de empresas offshore e desviando milhões de dólares dos lucros da Bratz para parentes de Larian. Sem um administrador judicial, afirmou a Mattel, a MGA perderia quota de mercado e diminuiria o valor da linha de produtos e da propriedade intelectual da Bratz.
Por fim, o Tribunal agiu para preservar a viabilidade da franquia Bratz e os interesses potenciais de ambas as partes, suspendendo a liminar permanente até o final de 2009. Em um golpe para a Mattel, o Tribunal recusou-se a colocar a MGA sob administração judicial, permitindo que a MGA e Larian mantivessem o controlo sobre a produção e distribuição da linha de produtos Bratz. No entanto, num sinal de que o Tribunal estava preocupado com a franqueza e a estabilidade financeira da MGA, o juiz Larson nomeou um auditor forense para analisar todos os aspetos das operações da MGA nos Estados Unidos e no exterior. O Tribunal indicou que os resultados da auditoria forense «permitiriam ao Tribunal determinar se a nomeação de um administrador judicial se justificava ou não».
Após o veredicto do júri de 26 de agosto de 2008, mais de 700 novas entradas foram adicionadas ao processo do Tribunal Distrital para o caso. O controlo sobre as operações e finanças da MGA provavelmente continuará a ser um importante ponto de discórdia entre as partes no Tribunal Distrital durante todo o processo de recurso. Os desenvolvimentos futuros na supervisão da MGA pelo Tribunal serão uma área de interesse, uma vez que o Tribunal procura equilibrar os interesses das partes e preservar a linha de produtos Bratz como uma propriedade comercialmente valiosa.
À medida que a ligação Bratz passa para o Nono Circuito, o caso é um forte lembrete de que o litígio pós-veredicto pode ser tão complexo e caro quanto o litígio pré-julgamento. Quando um veredicto favorável pode exigir a intervenção do tribunal para proteger e manter o valor da propriedade intelectual e a boa vontade do consumidor relacionada, os litigantes devem orçar essas atividades além do processo normal de recurso.
Proteção DMCA para prestadores de serviços online: o porto seguro fica mais seguro
Por Andrew Baum ([email protected])
Mais uma vez, um tribunal federal da Califórnia interpretou de forma ampla as disposições de «porto seguro» para prestadores de serviços online da Lei dos Direitos Autorais do Milénio Digital (DMCA). No caso UMG Recordings, Inc. et al. v. Veoh Networks, Inc. et al., 2008 U.S. Dist. LEXIS 104980 (C.D. Cal. 29 de dezembro de 2008), o tribunal rejeitou as alegações da UMG de que a cópia, o processamento e a oferta de acesso a conteúdos de vídeo carregados pela Veoh desqualificavam a Veoh da imunidade de porto seguro. Ao fazê-lo, o tribunal concedeu outra vitória importante aos proprietários e operadores de sites que oferecem conteúdo gerado por utilizadores.
A Veoh opera um site que, tal como o YouTube, oferece acesso a vídeos carregados pelos utilizadores. A UMG alegou que as suas obras protegidas por direitos de autor estavam a ser carregadas na Veoh sem o seu consentimento. A Veoh reivindicou proteção de porto seguro como «prestadora de serviços» nos termos da Seção 512(c) da DMCA. A UMG apresentou uma moção para julgamento sumário parcial, alegando que a Veoh não se qualificava para proteção de porto seguro porque a suposta violação dos direitos autorais da UMG pela Veoh não ocorreu «por motivo de armazenamento por orientação de um utilizador», conforme exigido pela Seção 512 (c)(1).
A base para a moção da UMG era que a Veoh não se limita a armazenar o que recebe. Em vez disso, para organizar, indexar e tornar o material mais acessível, a Veoh utiliza software que desempenha quatro funções: (1) criar automaticamente cópias em formato Flash de todos os vídeos carregados (para torná-los universalmente visíveis), (2) criar automaticamente cópias que dividem o vídeo em pedaços de 256 kilobytes (para facilitar a transmissão), (3) permitir que os utilizadores acedam aos vídeos enviados por streaming e (4) permitir que os utilizadores descarreguem ficheiros de vídeo inteiros. A UMG argumentou que o caso era simples: a lei apenas limita a responsabilidade pelo «armazenamento por indicação do utilizador», e as quatro funções «não têm nada a ver com 'armazenamento' e certamente não são realizadas 'por indicação do utilizador'». Em resposta, a Veoh afirmou que essas funções são cobertas pelas disposições de porto seguro da DMCA «porque ocorrem por motivo de armazenamento sob a orientação dos utilizadores e têm como objetivo facilitar o acesso aos ficheiros armazenados pelos utilizadores».
O Tribunal concordou que o texto da lei resolvia a questão, mas concentrou-se nas três primeiras palavras da cláusula da Secção 512(a) —«em virtude do armazenamento por indicação de um utilizador» — e considerou o significado «bastante claro». Considerou que «“por motivo de” significa “como resultado de” ou “algo que pode ser atribuído a...”. Assim entendido, quando o conteúdo protegido por direitos de autor é exibido ou distribuído no Veoh, é “como resultado de” ou “atribuível ao” facto de os utilizadores terem carregado o conteúdo nos servidores do Veoh para ser acedido por outros meios». A disposição de porto seguro seria sem sentido, afirmou o tribunal, a menos que houvesse proteção não apenas para o armazenamento do material do utilizador, mas também para as funções necessárias para tornar esse material acessível a outros. De acordo com o tribunal, o objetivo da DMCA — «facilitar o desenvolvimento robusto e a expansão mundial do comércio eletrónico, das comunicações, da investigação, do desenvolvimento e da educação na era digital» — seria frustrado se os prestadores de serviços pudessem ser expostos a responsabilidade apenas por fornecerem acesso a obras armazenadas sob a orientação dos utilizadores.
A UMG também argumentou que os «prestadores de serviços» protegidos pela Secção 512(c) são aquelas entidades que simplesmente prestam serviços de alojamento na Web, e que os «utilizadores» não são indivíduos, mas sim os operadores de sites que armazenam material no sistema ou na rede do alojamento na Web. O tribunal, no entanto, rejeitou o argumento da UMG, observando que um «prestador de serviços» é definido na Secção 512(k)(1)(B) como «um prestador de serviços online ou acesso à rede, ou o operador das instalações para tal», e sustentando, sem discussão, que a Veoh cumpria os contornos literais desta definição.
Esta decisão é consistente com várias decisões anteriores de tribunais distritais do Nono Circuito que concederam proteção de porto seguro a operadores de sites de retalho como a Amazon e o eBay: Corbis Corp. v. Amazon.com, Inc. 351 F. Supp. 2d 1090 (W.D. Wash. 2004) (proteção contra violação por fornecedores que criam sites utilizando ferramentas e formulários fornecidos pelo réu); Hendrickson v. Ebay, Inc., 165 F. Supp. 2d 1082 (C.D. Cal. 2001) (idem); Hendrickson v. Amazon.com, Inc., 298 F. Supp. 2d 914 (C.D. Cal. 2003) (proteção contra a venda de produtos infratores por utilizadores através de sites). A decisão segue outra recente envolvendo a Veoh, IO Group, Inc. v. Veoh Networks, Inc., 2008 U.S. Dist. LEXIS 65915 (N.D. Cal. 20 de agosto de 2008), que também rejeitou as exigências de um proprietário de conteúdo que buscava transferir o ônus de fiscalizar a violação para o operador de um site de conteúdo gerado por utilizadores.
Embora a jurisprudência relativa às disposições de porto seguro da Secção 512(c) da DMCA continue a evoluir, a tendência no Nono Circuito sugere que os proprietários e operadores de sites que agem prontamente para remover as infrações após notificação e que cumprem escrupulosamente os requisitos literais da Secção 512(c) não precisam temer responsabilidade financeira por violação de direitos autorais decorrente da publicação inocente de conteúdo gerado por utilizadores.
Links em sites: os links não autorizados podem violar os direitos de marca registada?
Por Cynthia B. Stevens ([email protected])
Os sites da Web normalmente contêm links para outros sites ou páginas da Web. Apesar da sofisticação dos utilizadores da Internet atuais, um tribunal distrital decidiu recentemente que tais links podem dar origem a responsabilidade nos termos da Lei Lanham.
No caso Jones Day v. BlockShopper, LLC d/b/a BlockShopper.com, Ação n.º 08-cv-4572 (N.D. Ill.), um escritório de advocacia alegou que o BlockShopper, um site de notícias sobre imóveis, criou um link indevido para o site do escritório ao reportar transações imobiliárias realizadas por dois associados do escritório. Nas reportagens, a BlockShopper utilizou a marca registada do escritório para identificar o escritório como empregador dos associados e utilizou os nomes dos associados como links profundamente incorporados ao site do escritório. Quando um utilizador da Internet clicava nos nomes dos associados nas reportagens, era direcionado diretamente para a biografia individual do associado no site do escritório de advocacia. O escritório de advocacia afirmou que a ligação diluiu a sua marca e constituiu violação de marca registada, falsa designação de origem e concorrência desleal.
A BlockShopper moveu uma ação para indeferir as alegações da empresa, argumentando que a ligação ao site da empresa não poderia confundir os consumidores nem causar diluição, uma vez que a marca da empresa era utilizada para identificar o empregador dos associados e não como «a marca identificadora da fonte dos serviços noticiosos da BlockShopper». A firma de advogados admitiu que a BlockShopper era livre para utilizar a sua marca para identificá-la como empregadora dos associados e para utilizar «informações publicamente disponíveis» sobre as transações imobiliárias e os antecedentes dos associados. No entanto, a firma sustentou que a utilização de links profundos e incorporados pela BlockShopper constituía diluição e criava uma probabilidade de confusão. Em apoio ao seu pedido de indeferimento, a BlockShopper citou vários casos de links que foram considerados contra a violação ou diluição. O Tribunal, no entanto, negou provimento à moção porque, em sua opinião, a queixa alegava suficientemente elementos de confusão e diluição da marca registada, e os argumentos da BlockShopper apresentavam questões jurídicas e factuais inadequadas para resolução numa moção de indeferimento.
O caso BlockShopper chamou a atenção de muitos que temiam que a decisão do tribunal expusesse qualquer pessoa que utilizasse links profundamente incorporados a reclamações de marcas registradas e custos substanciais de litígio. Embora muitos observadores quisessem ver o caso resolvido com base nos méritos, foi anunciado recentemente que a BlockShopper decidiu chegar a um acordo. Como parte do acordo, a BlockShopper concordou que não utilizaria mais os nomes da empresa ou dos seus advogados como links profundamente incorporados, mas, em vez disso, utilizaria o URL completo do site da empresa de advocacia.
A decisão do BlockShopper abre a porta para outras reclamações de que os links em sites podem dar origem a responsabilidade nos termos da Lei Lanham. No entanto, ainda não está claro se outros tribunais seguirão essa decisão ou se as partes que alegarem tais reclamações conseguirão realmente provar que os links causam a diluição e a confusão necessárias para prevalecerem no mérito.
Jon Dudas, ex-alto funcionário responsável pelas patentes nos Estados Unidos, junta-se à Foley
No mês passado, Jon Dudas, ex-subsecretário de Comércio para Propriedade Intelectual e diretor do Escritório de Patentes e Marcas Registradas dos Estados Unidos (USPTO), juntou-se ao escritório da Foley em Washington D.C. como sócio, onde sua atuação se concentrará em litígios de propriedade intelectual e assuntos públicos. De acordo com o Sr. Dudas, “Juntar-me à Foley foi um passo natural após ter tido a honra de servir no USPTO. A prática de propriedade intelectual da empresa é consistentemente reconhecida entre as 10 melhores do país, tanto em litígios como em processos judiciais relacionados à propriedade intelectual, e a sua plataforma oferece-me uma enorme oportunidade de continuar a promover a inovação e a propriedade intelectual neste momento crucial.»
O Sr. Dudas foi nomeado para chefiar o USPTO por George W. Bush em 2004. Na sua função como principal responsável pelas patentes do país, o Sr. Dudas liderou pessoalmente um número sem precedentes de missões de cooperação e desenvolvimento de patentes com a União Europeia, China, Japão, Coreia e outros países. Esses esforços devem ser úteis para os americanos que estabelecem e fazem valer os direitos de patente na Ásia e em todo o mundo. Entre as suas realizações mais notáveis, o Sr. Dudas foi o primeiro diretor a conseguir financiamento total para o USPTO e impedir o desvio de taxas para outros programas governamentais, um feito que exigiu intensas negociações e é universalmente popular entre as empresas que apresentam pedidos de patentes.
Antes de liderar o USPTO, o Sr. Dudas ocupou vários cargos governamentais de alto nível, incluindo subsecretário adjunto de Comércio e diretor adjunto do USPTO, e conselheiro da Subcomissão Judiciária da Câmara dos Representantes dos EUA para Tribunais e Propriedade Intelectual. Enquanto trabalhava na Câmara dos Representantes, o Sr. Dudas foi fundamental para orientar a promulgação da Lei de Proteção ao Inventor Americano de 1999, da Lei dos Direitos Autorais do Milénio Digital e da Lei de Proteção ao Consumidor contra a Contrafação de 1996. Antes de trabalhar na Câmara dos Representantes, o Sr. Dudas exerceu a advocacia em Chicago, onde atuou como advogado litigante com foco em questões de marcas registradas e direitos autorais.
«Jon é um recurso incrível para os nossos clientes», disse Sharon Barner, presidente do Departamento de Propriedade Intelectual da Foley. «Ele pode fornecer assistência inestimável em questões que vão desde a legislação de reforma de patentes no Congresso até a aplicação multinacional de propriedade intelectual, e será uma parte essencial da prática global de propriedade intelectual da Foley.»
