O que acontece agora com a elegibilidade das patentes?: No caso Bilski v. Kappos, o Supremo Tribunal rejeita a máquina ou transformação como único critério para a elegibilidade das patentes de processos

Em 28 de junho de 2010, o Supremo Tribunal dos Estados Unidos emitiu o seu tão aguardado parecer no caso Bilski v. Kappos (https://www.supremecourt.gov/opinions/09pdf/08-964.pdf). Por unanimidade, o tribunal confirmou a decisão do Tribunal de Apelações do Circuito Federal e concluiu que as alegações de Bilski eram «ideias abstratas» e, portanto, não se referiam a matéria patenteável. In re Bilski, 545 F.3d 943 (Fed. Cir. 2008) (en banc) (ver discussão anterior emhttps://www.foley.com/publications/pub_detail.aspx?pubid=6575). Mais significativamente, porém, a maioria do Tribunal confirmou uma visão ampla do âmbito dos objetos passíveis de patente, que é consistente com a linguagem comum dos artigos 35 U.S.C. §§ 100-101. Em particular, o Tribunal decidiu por unanimidade que o teste de «máquina ou transformação» não era o único teste para determinar se um processo se referia a um objeto patenteável. O Tribunal, no entanto, dividiu-se em 5 a 4, ao decidir que os métodos comerciais podem ser patenteados. As implicações completas da decisão aguardam novos litígios e uma interpretação esclarecedora do Circuito Federal, mas esta decisão fornece orientações importantes para determinar se as reivindicações são elegíveis para patente.¹

Bilski e os seus co-inventores solicitaram uma patente que reivindicava um processo para cobertura de risco nos mercados de commodities. O Escritório de Patentes e Marcas Registradas dos Estados Unidos (USPTO) rejeitou as reivindicações por não serem direcionadas a um assunto patenteável. Em recurso, o Circuito Federal sustentou que os processos eram certamente patenteáveis se fossem (1) ligados a uma máquina ou aparelho específico, ou (2) transformassem um artigo específico em um estado ou coisa diferente. In re Bilski, 545 F.3d em 954. Como as reivindicações de Bilski não satisfaziam nenhum dos dois critérios deste teste, o Circuito Federal confirmou a decisão do USPTO. O teste do Circuito Federal ficou conhecido como teste da máquina ou da transformação. Bilski solicitou e obteve a revisão do Supremo Tribunal.

Perante o Supremo Tribunal, o governo apresentou três argumentos em apoio à decisão do Circuito Federal: (1) o processo reivindicado não cumpria o teste da máquina ou transformação, (2) o processo reivindicado era um método de condução de negócios e, portanto, não era patenteável, e (3) o processo reivindicado era meramente uma ideia abstrata.

A decisão do Supremo Tribunal Federal no caso — de que as reivindicações de Bilski não se referiam a matéria patenteável — era amplamente esperada, com base em pareceres anteriores recentes do Tribunal sobre a lei de patentes e nas perguntas feitas na argumentação oral. Essa decisão foi apoiada por todos os nove membros do tribunal. O caso, no entanto, atraiu considerável atenção, pois poderia resultar em um parecer com implicações muito mais amplas para patentes de métodos comerciais e outros processos.

A análise do Tribunal partiu da linguagem estatutária, que afirma que existem quatro categorias de matéria patenteável: (1) processos, (2) manufaturas, (3) máquinas e (4) composições de matéria. 35 U.S.C. § 101. Como o estatuto fornece uma definição circular do termo «processo»,² determinar se um determinado processo é elegível para patente tornou-se bastante difícil. A decisão neste caso é uma tentativa do Supremo Tribunal de fornecer orientações para determinar se determinados processos são elegíveis para patente.

O Tribunal abordou primeiro o argumento de que o teste de máquina ou transformação do Circuito Federal era o único teste que poderia ser usado para determinar a elegibilidade da patente. Embora o Circuito Federal, após uma leitura cuidadosa do precedente do Supremo Tribunal, tenha apenas afirmado que um processo era certamente elegível para patente se estivesse em conformidade com este teste, In re Bilski, 545 F.3d em 954, muitos — incluindo o Supremo Tribunal, Bilski, slip op. em 7 — interpretaram a opinião do Circuito Federal como estabelecendo o teste de máquina ou transformação como o único teste para elegibilidade de patente. A Suprema Corte rejeitou uma interpretação restrita de seu precedente e sustentou que “o teste de máquina ou transformação não é o único teste para decidir se uma invenção é um ‘processo’ elegível para patente”. Id. em 8. O juiz Kennedy continuou explicando que a «seção 101 é uma disposição dinâmica destinada a abranger invenções novas e imprevistas», id. (citações internas omitidas), e que, à medida que novas tecnologias evoluem, a lei permite que os tribunais desenvolvam testes adicionais para determinar a elegibilidade da patente, id. em 9. Esta parte do parecer — que endossa uma visão da lei como viva e em evolução — não foi acompanhada pelo juiz Scalia e, portanto, não é vinculativa.

Em seguida, o Tribunal abordou o argumento de que as reivindicações de Bilski não eram patenteáveis porque se referiam a um método comercial, e os métodos comerciais são categoricamente não patenteáveis. O Tribunal rejeitou esse argumento com base no artigo 35 U.S.C. § 273, que cria uma defesa contra a alegada violação de uma reivindicação de método comercial. A implicação clara desta disposição é que as reivindicações relativas a métodos comerciais podem ser objeto de patente. Escrevendo em nome de quatro juízes — o juiz Scalia recusou-se novamente a aderir a esta parte do parecer —, o juiz Kennedy enfatizou que as decisões do Tribunal relativas à não patenteabilidade de ideias abstratas forneceram princípios limitadores úteis para estabelecer limites ao âmbito dos métodos comerciais patenteáveis. Ele também lembrou que as patentes direcionadas a matéria patenteável nos termos da § 101 ainda devem cumprir os requisitos da 35 U.S.C. §§ 102, 103 e 112.

O Tribunal decidiu, em última instância, que as reivindicações de Bilski não eram patenteáveis porque se referiam a «ideias abstratas». Ao chegar a essa decisão, o Tribunal aplicou as suas decisões nos casos Benson, Flook e Diehr. Ver Bilski, slip op. em 13-16. O Tribunal examinou a linguagem das reivindicações 1 e 4 do pedido de Bilski e determinou que essas reivindicações descreviam o conceito de cobertura de risco por meio de uma série de transações e uma fórmula matemática que incorporava esse processo. Id. na página 15. Como permitir que Bilski «patenteasse a cobertura de risco impediria o uso dessa abordagem em todos os campos e concederia efetivamente um monopólio sobre uma ideia abstrata», as reivindicações eram patenteáveis. Id. Da mesma forma, as reivindicações restantes de Bilski eram patenteáveis como ideias abstratas, pois eram meramente «exemplos amplos de como a cobertura pode ser usada nos mercados de commodities e energia». Id.

Embora o Tribunal tenha se recusado a apresentar o seu próprio teste, concordou que os seus «precedentes estabelecem que o teste da máquina ou transformação é uma pista útil e importante, uma ferramenta de investigação, para determinar se algumas invenções reivindicadas são processos nos termos do § 101». Assim, resta saber como este teste será utilizado como orientação pelos tribunais inferiores, em conjunto com as orientações fornecidas pelos precedentes do Tribunal nos casos Benson, Flook e Diehr.

Concorrência do juiz Stevens (acompanhado pelos juízes Breyer, Ginsburg e Sotomayor)

Quatro juízes — Stevens, Breyer, Ginsburg e Sotomayor — teriam sustentado amplamente que as patentes de métodos comerciais não eram patenteáveis. Na concordância do juiz Stevens, esses juízes concordaram com a opinião da maioria que rejeitou o teste de máquina ou transformação como único teste. No entanto, eles teriam considerado as reivindicações de Bilski não patenteáveis com base no facto de que as reivindicações descreviam um método geral de realização de transações comerciais e, portanto, tal método não é patenteável nos termos da § 101.

De acordo com a concordância de Stevens, o texto da § 101 não transmite, à primeira vista, o âmbito dos processos patenteáveis, tornando necessário recorrer à história da lei de patentes dos EUA para obter orientação. Com base numa análise histórica detalhada, Stevens concluiu que nem a Cláusula de Patentes, nem a lei de patentes inicial, nem a atual § 101 apoiavam a patenteabilidade dos métodos comerciais e, portanto, «um método comercial não é um processo» nos termos da § 101. Rejeitando a posição da opinião majoritária de que o Congresso confirmou a patenteabilidade dos métodos comerciais ao promulgar o § 273, Stevens opinou que o Congresso estava apenas tentando reduzir as possíveis consequências das decisões do Circuito Federal que consideravam os métodos comerciais patenteáveis, fornecendo uma defesa contra a responsabilidade para as empresas que usavam inocentemente tais métodos. Uma vez que o Congresso não declarou claramente que estava a alterar e a expandir o § 101 para incluir métodos comerciais, e que os registos não mostram claramente que o Congresso sequer compreendeu que o § 101 abrangia métodos comerciais, o Tribunal não deve presumir que o Congresso pretendia que os métodos comerciais fossem elegíveis para patente ao abrigo do § 101.

Permitir patentes de métodos comerciais também pode pressionar os limites do padrão constitucional sob o qual o Congresso pode emitir patentes «para promover o progresso das artes úteis», Art. I, § 8, cl. 8. Stevens expressou «sérias dúvidas» sobre se as patentes de métodos comerciais são necessárias para incentivar a inovação empresarial, o que, na opinião de Stevens, aconteceria e já aconteceu de qualquer maneira. Além disso, na opinião de Stevens, tais patentes podem até mesmo impedir os negócios, proibindo a concorrência e a inovação legítimas e transformando muitas decisões comerciais em potenciais violações de patentes.

Concordância do juiz Breyer (acompanhado pelo juiz Scalia)

O juiz Breyer também redigiu uma concordância separada, à qual o juiz Scalia aderiu, para destacar os pontos sobre os quais, na opinião do juiz Breyer, todos os membros do Tribunal concordam substancialmente, além da decisão unânime de que as reivindicações de Bilski não são patenteáveis. O juiz Breyer resumiu esses pontos da seguinte forma:

Em primeiro lugar, embora o texto do § 101 seja abrangente, ele não é ilimitado. Em particular, «fenómenos da natureza, mesmo que recém-descobertos, processos mentais e conceitos intelectuais abstratos não são patenteáveis» nos termos do § 101.

Em segundo lugar, numa série de casos que remontam a mais de um século, o Tribunal declarou que «a transformação e redução de um artigo para um estado ou coisa diferente é a chave para a patenteabilidade de uma reivindicação de processo que não inclui máquinas específicas».

Em terceiro lugar, embora o teste da máquina ou transformação sempre tenha sido uma «pista útil e importante», nunca foi o «único teste» para determinar a patenteabilidade. Em vez disso, de acordo com Breyer, o Tribunal enfatizou que uma reivindicação de processo cumpre os requisitos da § 101 quando a reivindicação, considerada como um todo, «está a desempenhar uma função que as leis de patentes foram concebidas para proteger[.]» Isso pode incluir, por exemplo, transformar ou reduzir um artigo a um estado ou coisa diferente. Portanto, o teste da máquina ou transformação é um exemplo importante de como um tribunal pode determinar a patenteabilidade nos termos do § 101, mas o Circuito Federal errou ao tratá-lo como o teste exclusivo.

Em quarto lugar, embora o teste da máquina ou transformação não seja o único teste para a patenteabilidade, de acordo com Breyer, isso não significa de forma alguma que tudo o que produz um «resultado útil, concreto e tangível» seja patenteável. Breyer observa que o Supremo Tribunal nunca fez tal afirmação e, se interpretada literalmente, tal afirmação contradiria os casos em que o Tribunal decidiu o contrário.  

Conclusão

No caso Bilski, o Supremo Tribunal criou mais perguntas do que respostas.

Embora o Tribunal tenha decidido por unanimidade que as reivindicações específicas de Bilski não eram elegíveis para patente, a opinião da maioria sustentou que o teste de máquina ou transformação não era o único teste que poderia ser usado para determinar se uma reivindicação específica se referia a um processo elegível para patente. O Tribunal, no entanto, não estabeleceu quaisquer testes adicionais que pudessem ser utilizados. Resta saber se e como o USPTO, os tribunais distritais e o Circuito Federal irão utilizar esta liberdade para conceber testes adicionais, possivelmente mais flexíveis.

A maioria do Tribunal também considerou que os métodos comerciais não eram categoricamente não patenteáveis, mas não forneceu muitas orientações sobre como determinar se as reivindicações relativas a um determinado método comercial eram, de facto, elegíveis para patente.

A maioria do Tribunal considerou que as reivindicações de Bilski não eram patenteáveis porque se referiam a ideias abstratas. Para chegar a essa conclusão, o Tribunal baseou-se, mas não esclareceu, três pareceres anteriores que foram responsáveis por criar grande parte da confusão nessa área. Resta saber se esses casos serão agora interpretados de maneira consistente.

Por fim, embora a decisão do Tribunal sugira que muitas reivindicações relativas a métodos de diagnóstico e outros processos possam ser elegíveis para patente, resta saber se as reivindicações mais amplas desse tipo serão consideradas direcionadas a ideias abstratas e, portanto, não patenteáveis.

Por estas razões, será necessário continuar a acompanhar os desenvolvimentos futuros relativos ao âmbito dos objetos elegíveis para patente.

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