USPTO altera regras de ajuste do prazo de validade da patente após notificação de recurso
Em um aviso publicado no Federal Register em 16 de agosto de 2012, o USPTO anunciou regras finais que alteram a forma como o Ajuste do Prazo da Patente (PTA) será calculado após a apresentação de um recurso. As regras finais seguem, em geral, as regras propostas em dezembro de 2011 e tratam a «revisão do recurso» para fins de PTA como tendo início quando a jurisdição sobre um pedido de patente passa para a Comissão. De acordo com o Aviso do Registo Federal, as novas deduções de PTA serão aplicadas aos pedidos de patente em que uma Notificação de Recurso for apresentada em ou após 17 de setembro de 2012, e os novos cálculos de PTA serão aplicados aos pedidos de patente em que uma Notificação de Concessão for emitida em ou após 17 de setembro de 2012. Outros titulares de patentes poderão se beneficiar das alterações nas regras se puderem apresentar oportunamente pedidos de reconsideração do PTA concedido às suas patentes de acordo com as regras atuais.
A Lei de Ajuste do Prazo de Patentes
O estatuto da PTA (35 USC § 154(b)) compensa os requerentes por três tipos diferentes de atrasos da USPTO:
O atraso «A» ocorre quando o PTO não age de acordo com os prazos estabelecidos (tais como emitir uma primeira ação oficial no prazo de 14 meses, emitir uma segunda ação ou concessão no prazo de 4 meses após uma resposta e emitir uma patente no prazo de 4 meses após o pagamento da taxa de emissão).
O atraso «B» ocorre quando o PTO não emite uma patente no prazo de três anos a partir da data efetiva de apresentação do pedido de patente.
O atraso «C» ocorre quando o pedido está envolvido numa interferência ou recurso, ou está sujeito a uma ordem de sigilo.
Ajuste do prazo da patente e recursos
PTA para A é concedida quando o USPTO não «responde... a um recurso... no prazo de 4 meses após a data em que... o recurso foi interposto».
Por outro lado, o PTA para o atraso B (também conhecido como atraso de «3 anos») é não concedido para
qualquer tempo consumido por um processo de [interferência] nos termos da secção 135(a), qualquer tempo consumido pela imposição de uma ordem de [sigilo] nos termos da secção 181, ou qualquer tempo consumido pela revisão de recurso pela Comissão de Recursos de Patentes ou Interferências ou por um Tribunal Federal.
(O PTA para atrasos B também não é concedido para qualquer tempo consumido por um pedido de exame continuado.)
Conforme mencionado acima, o PTA para atrasos C pode ser acumulado para os atrasos que estão excluídos do atraso B. No entanto, no que diz respeito ao atraso C, o PTA só é acumulado para
revisão de apelação pela Comissão de Apelações e Interferências de Patentes ou por um tribunal federal num caso em que a patente foi emitida ao abrigo de uma decisão na revisão que revogou uma determinação adversa de patenteabilidade...
Assim, se um requerente recorrer de uma rejeição e ganhar na Comissão, o atraso B não será acumulado enquanto o pedido estiver em recurso, mas o atraso C será. Se um requerente recorrer de uma rejeição e não ganhar na Comissão, não será concedido nenhum PTA pelo tempo gasto no recurso, mesmo que o pedido seja remetido para novo julgamento.
A lacuna no ajuste do prazo da patente após a notificação do recurso
Escrevi pela primeira vez sobre a lacuna PTA pós-Notificação de Recurso em setembro de 2010. Conforme expliquei nesse artigo, de acordo com as regras atuais de PTA do USPTO, o USPTO se recusa a conceder o atraso B uma vez que a Notificação de Recurso é apresentada, mesmo que não haja uma “revisão de recurso” real pela Comissão. Isso pode ocorrer se uma Notificação de Recurso for apresentada para manter a pendência enquanto um examinador considera uma resposta pós-final ou se o examinador reabrir o processo após a apresentação de uma Petição de Recurso. Como nunca há uma decisão da Comissão em tais casos, os pedidos não são elegíveis para o atraso C. Assim, os requerentes podem não ser compensados por atrasos significativos do USPTO que possam ocorrer após a apresentação de um recurso.
As novas regras da USPTO abordam a lacuna PTA pós-notificação de recurso
As novas regras da USPTO abordam a lacuna do PTA pós-Notificação de Recurso, transferindo tanto o início do período de exclusão do atraso B quanto o início do período de concessão do atraso C para a data em que a jurisdição sobre o pedido é transferida para a Comissão nos termos da 37 CFR § 41.35(a) (geralmente, a data em que a Contestação é apresentada ou a data em que o prazo para apresentação da Contestação expira). Estas alterações parecem alinhar as regras com a linguagem estatutária, que define ambos os períodos em relação à «revisão de recurso pela Comissão».
Não é de surpreender que as regras finais também definam um novo tipo de atraso do requerente: não apresentar uma petição de recurso ou um pedido de continuação do exame no prazo de três meses após a notificação do recurso. Esta dedução está em conformidade com o estatuto da PTA, que permite ao USPTO «prescrever regulamentos que estabeleçam as circunstâncias que constituem» atraso do requerente e que afirma que demorar «mais de três meses» para tomar determinadas medidas constitui atraso do requerente. Notavelmente, esta dedução PTA será aplicada a pedidos em que uma Notificação de Recurso for apresentada em ou após 17 de setembro de 2012.
Quais patentes podem beneficiar-se dessas mudanças nas regras?
A data básica de vigência para os novos cálculos do adiamento B e da data de início do adiamento C é 17 de setembro de 2012.
De acordo com o Aviso do Registo Federal, o USPTO aplicará os novos cálculos aos pedidos em que uma Notificação de Concessão for emitida em ou após 17 de setembro de 2012.
O Aviso do Registo Federal também descreve três circunstâncias em que outras patentes podem beneficiar das alterações às regras, se for apresentado um pedido de reconsideração atempado em ou após 17 de setembro de 2012:
- processo de reconsideração iniciado em conformidade com um reenvio de uma ação civil apresentada em tempo útil num tribunal federal.
- processo de reconsideração iniciado de acordo com um pedido de reconsideração do PTA dentro do prazo previsto no 37 CFR § 1.705(d) (por exemplo, apresentado no prazo de dois meses a contar da data de emissão da patente), no qual o titular da patente argumenta que essas alterações se aplicam à patente.
- processos de reconsideração iniciados de acordo com um pedido de reconsideração de uma decisão da PTA tomada de acordo com as regras atuais (por exemplo, apresentado dentro de dois meses a partir da data da decisão).
Isso parece deixar de fora pelo menos três grupos que também deveriam poder beneficiar-se dessas mudanças nas regras sem ter que entrar com uma ação civil contra o USPTO:
- titulares de patentes cujos prazos para apresentar pedidos de reconsideração de PTA nos termos do 37 CFR § 1.705(d) expirarão entre agora e 17 de setembro de 2012, porque as suas patentes foram emitidas antes de 17 de julho de 2012.
- titulares de patentes cujos prazos para apresentar pedidos de reconsideração de decisões de PTA proferidas ao abrigo das regras atuais expirarão entre agora e 17 de setembro de 2012, porque as decisões foram emitidas antes de 17 de julho de 2012.
- titulares de patentes que levantaram esta questão em pedidos de reconsideração oportunos e foram informados nas decisões de PTA do USPTO de que poderiam solicitar uma nova reconsideração se e quando o USPTO alterasse a sua interpretação:
Na medida em que a regra final sobre a Revisão das Disposições de Extensão e Ajuste do Prazo de Patente Relacionadas à Revisão de Recurso revisa a interpretação da revisão de recurso aplicada nesta decisão, o titular da patente tem um (1) mês ou trinta (30) dias, o que for mais longo, a partir da data da regra final para apresentar um pedido de reconsideração.
Os titulares de patentes em qualquer uma das duas primeiras situações podem considerar a possibilidade de apresentar pedidos de reconsideração em tempo hábil agora e instar o USPTO a aplicar as alterações às regras que entram em vigor a 17 de setembro de 2012. Os titulares de patentes na terceira situação devem poder apresentar pedidos de reconsideração no prazo de um mês após as alterações às regras, citando a linguagem das decisões anteriores. Além disso, quaisquer titulares de patentes que ainda estejam dentro do prazo de 180 dias para intentar uma ação civil de PTA podem considerar fazê-lo, especialmente se uma quantia significativa de PTA estiver em jogo.