No caso St. Jude Medical, Inc. v. Access Closure, Inc., o Circuito Federal concluiu que uma das patentes da St. Jude era inválida ao abrigo da doutrina da dupla patenteação do tipo óbvio. Este caso destaca a potencial dificuldade de manter a consonância com um requisito de restrição original numa família de patentes multigeracional.
A patente em questão
Embora houvesse três patentes da St. Jude em questão no processo perante o Circuito Federal, apenas uma foi envolvida na questão da dupla patente, a Patente dos EUA 7.008.439 (a patente Janzen).
A patente Janzen deriva de um pedido anterior que estava sujeito a uma restrição que limitava as reivindicações nos seguintes termos:
Grupo I. Reivindicações... relativas a um dispositivo para uso na vedação de uma perfuração na parede de um vaso sanguíneo.
Grupo II. Reivindicações... relacionadas com um método de selagem de uma perfuração na parede de um vaso sanguíneo.
Espécie A: Reivindicações relativas ao aparelho que compreende um dilatador de tecido sólido.
Espécie B: Reivindicações relativas ao aparelho que compreende um dilatador oco e um fio-guia.
Espécie C: Reivindicações relativas ao aparelho que compreende um fio-guia e nenhum dilatador.
O Grupo I, Espécie B, foi eleito na aplicação dos avós, que foi emitida como Patente dos EUA 5.391.183.
O pedido principal foi apresentado como um pedido «divisional» e estava sujeito a um requisito de restrição semelhante. O requerente voltou a escolher o Grupo I, Espécie B. O pedido principal foi emitido como Patente dos EUA 5.830.130.
O pedido Janzen foi apresentado como um pedido de «continuação» do pedido principal. O requerente cancelou as reivindicações originais e «copiou as reivindicações relativas ao dispositivo e ao método de uma patente diferente para provocar um processo de interferência». Conforme resumido pelo Circuito Federal, «o pedido Janzen acabou por prevalecer na interferência e foi emitido com as reivindicações relativas ao dispositivo e ao método».
O requerente apresentou outra continuação do pedido principal, que foi emitido antes da patente Janzen como Patente dos EUA 5.725.498 com reivindicações de método.
Os procedimentos do Tribunal Distrital
A St. Jude fez valer as suas patentes contra a ACI. O tribunal distrital interpretou as reivindicações, e as questões de validade e violação foram julgadas por um júri. Conforme resumido pelo Circuito Federal,
O júri proferiu um veredicto de que a ACI infringiu as reivindicações 7 e 8 da patente Janzen, mas que as reivindicações 7, 8 e 9 da patente Janzen eram inválidas por dupla patente, tendo em conta a patente irmã '498. Implícita na conclusão do júri sobre a dupla patente estava a conclusão de que as reivindicações 7, 8 e 9 da patente Janzen não eram patenteavelmente distintas da reivindicação 7 da patente irmã.
No entanto, o tribunal distrital tratou o veredicto do júri sobre a questão da dupla patente como «consultivo», uma vez que não tinha pedido ao júri que decidisse se o artigo 35 USC § 121 impedia que as reivindicações fossem inválidas por esse motivo. O tribunal realizou, assim, um julgamento sem júri sobre essa questão e determinou que o artigo § 121 se aplicava, salvando a patente da Janzen da dupla patente.
A decisão do Circuito Federal
O parecer do Circuito Federal foi redigido pelo juiz Plager e apoiado pelo juiz Wallach. O juiz Lourie redigiu um parecer concordante.
O Circuito Federal citou a parte relativa ao «porto seguro» do § 121:
Uma patente emitida com base num pedido em relação ao qual tenha sido feita uma exigência de restrição nos termos desta secção, ou com base num pedido apresentado em resultado de tal exigência, não poderá ser utilizada como referência, nem no Instituto de Patentes e Marcas nem nos tribunais, contra um pedido divisional ou contra o pedido original ou qualquer patente emitida sobre qualquer um deles, se o pedido divisional for apresentado antes da emissão da patente sobre o outro pedido.
Os argumentos da ACI centraram-se no requisito de «consonância» do porto seguro, que deriva da formulação «como resultado de» da lei. Conforme explicado pelo Circuito Federal, para que o porto seguro se aplique, «a linha de demarcação entre as «invenções independentes e distintas» que motivaram o requisito de restrição [deve] ser mantida».
O Circuito Federal citou precedentes anteriores como orientação sobre o requisito de consonância:
Por um lado:
- A busca de um requerente por duas ou mais invenções não selecionadas na mesma solicitação subsequente não viola, por si só, a linha de demarcação. Ver Boehringer Ingelheim Int’l GmbH v. Barr Labs, Inc., 592 F.3d 1340, 1350 (Fed. Cir. 2010).
- “O bom senso dita que um pedido divisional apresentado como resultado de um requisito de restrição pode não conter reivindicações relacionadas à invenção estabelecida nas reivindicações selecionadas e processadas para patente no pedido principal.» Gerber Garment Tech., Inc. v. Lectra Sys., Inc., 916 F.2d 683, 687 (Fed. Cir. 1990).
Além disso:
O requisito de consonância aplica-se tanto à patente contestada por dupla patenteação (a patente contestada) como à patente utilizada como referência.
Assim, o tribunal argumentou:
A consonância num caso como este exige que a patente contestada, a patente de referência e a patente à qual foi imposta a restrição (a patente restrita) não reivindiquem nenhuma das invenções identificadas pelo examinador.
No que diz respeito ao caso em questão, a ACI argumentou que a única «demarcação» relevante era a estabelecida entre as reivindicações relativas ao dispositivo (Grupo I) e as reivindicações relativas ao método (Grupo II), enquanto a St. Jude argumentou que cada combinação de Grupo/Espécie constituía a sua própria «demarcação».
Sobre esta questão, a maioria do Circuito Federal concordou com a St. Jude. O tribunal analisou o regulamento do USPTO relativo à eleição de espécies (37 CFR § 1.146) e observou que uma eleição de espécies tem o mesmo efeito que um requisito de restrição se nenhuma reivindicação genérica que ligue as espécies for considerada admissível. O tribunal também observou que, no pedido anterior, nenhuma reivindicação genérica foi apresentada ou permitida. Assim, o tribunal considerou que “a restrição resultante da eleição de espécies afetou a linha de demarcação. Em particular, a primeira restrição separou o Grupo I do Grupo II, e a segunda restrição operou sobre a primeira restrição para separar as Espécies”.
Para determinar se a linha de demarcação foi «respeitada», o Circuito Federal considerou «se alguma das mesmas invenções restritas é reivindicada na patente contestada (a patente Janzen), na patente de referência (a patente irmã) ou na patente restrita (a patente avó)», e fê-lo como uma questão de direito, sem deferência à decisão do tribunal distrital.
O Circuito Federal categorizou o assunto reivindicado da seguinte forma:
Patente dos avós: Grupo I, Espécie B
Patente Janzen: Grupo I, Espécie C; Grupo II, Espécie C
Patente irmã: Grupo II, genérica em relação às espécies.
O tribunal considerou que a linha de demarcação foi respeitada entre a patente dos avós e a patente de Janzen, mas considerou que não foi respeitada na patente dos irmãos:
A reivindicação independente 1 da patente irmã é... uma reivindicação direcionada ao Grupo II, mas não limitada a nenhuma das Espécies A, B ou C... Assim, o pedido irmão não foi apresentado «como resultado» da restrição, uma vez que buscava uma reivindicação genérica para todas as Espécies do Grupo II e, portanto, sobrepunha-se ao Grupo II, Espécie C encontrado na patente de Janzen.
Tendo concluído que o requisito de consonância não foi cumprido, o Circuito Federal decidiu que a salvaguarda da § 121 não se aplica. Tendo em conta a conclusão do júri de que as reivindicações 7, 8 e 9 da patente Janzen não são patenteavelmente distintas das reivindicações da patente irmã, o tribunal considerou inválidas as reivindicações 7, 8 e 9 da patente Janzen.
Concordância do juiz Lourie
Na sua opinião concordante, o juiz Lourie discorda da decisão da maioria sobre o efeito do requisito de escolha da espécie. Em particular, o juiz Lourie discorda que o requisito de escolha da espécie seja relevante para a investigação do § 121.
Tal requisito para a eleição de espécies não é o mesmo que um requisito de restrição. É provisório e as suas consequências podem ser evitadas pelo requerente, obtendo a admissibilidade de uma reivindicação genérica que abranja as várias espécies ou apresentando pedidos separados para prosseguir com o assunto não eleito. Na minha opinião, o tribunal distrital e a maioria erram ao considerar o efeito do requisito para a eleição de espécies neste caso.
O juiz Lourie teria baseado a conclusão de falta de consonância na presença tanto de reivindicações de dispositivos (Grupo I) quanto de reivindicações de métodos (Grupo II) na patente de Janzen.
Um bilhete caro para o porto seguro
Embora a exigência de restrição original neste caso contivesse apenas dois grupos de reivindicações, não é incomum receber exigências de restrição múltiplas que parecem dividir cada palavra de uma reivindicação em um grupo separado. Os requerentes confrontados com tais exigências de restrição devem ponderar os benefícios da salvaguarda da § 121 com os custos de processar e manter múltiplos pedidos direcionados à mesma tecnologia (se não à mesma invenção). Os requerentes podem tentar prosseguir com vários grupos de reivindicações em um ou mais pedidos «divisionais», na esperança de que o examinador não seja tão zeloso com o requisito de restrição. Os requerentes também podem buscar reivindicações de escopo diferente em um ou mais pedidos de “continuação”. Este caso serve como um lembrete de que essas estratégias podem arriscar a perda da consonância necessária para evitar problemas de dupla patente. Às vezes, porém, o preço de um bilhete para o porto seguro pode não valer os benefícios, desde que a validade das patentes possa ser salva com uma Renúncia Terminal.