Questões relacionadas à autoria e propriedade levam à rejeição da ação judicial

Em 22 de julho de 2015, o Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito de Maryland indeferiu uma ação de violação de patente de longa data movida pela StemCells, Inc. contra a Neuralstem, Inc., com base no facto de que todos aqueles com participação acionária nas patentes em questão não se juntaram voluntariamente como demandantes na ação. StemCells, Inc v. Neuralstem, Inc., Processo n.º 06-cv-187-RWT (D. Md. 22 de julho de 2015). A decisão destaca que mesmo acordos informais entre colaboradores podem ser interpretados como cessões de invenções e que muitas vezes há divergências de opinião, mesmo entre especialistas, sobre quem fez uma contribuição inventiva para o registo de uma patente.

As patentes em causa e os acordos

As patentes em questão («patentes») são as patentes norte-americanas n.ºs: 5.851.832; 6.497.872; 7.101.709; 7.115.418 e 7.361.505, todas elas continuações parciais da série norte-americana n.º: 07/726.812 (o «pedido 812»). O pedido 812 foi apresentado em 8 de julho de 1991, nomeando os Drs. Samuel Weiss e Brent Reynolds como co-inventores. Durante o processo de análise do pedido '812, a autoria da invenção foi questionada pelo USPTO, em particular se o Dr. Wolfram Tetzlaff deveria ser nomeado como inventor do pedido. Após uma investigação pelo advogado responsável pelo pedido, foi determinado que o Dr. Tetzlaff não era co-inventor.

Em 3 de julho de 1991, poucos dias antes do registo do pedido '812, os Drs. Weiss, Reynolds e Tetzlaff assinaram um memorando (datado de 2 de julho de 1991), concordando em dividir entre si 50% da propriedade do valor comercial potencial da invenção que levou ao pedido '812 (o «Memorando de 1991»). Os restantes 50% da propriedade foram para o seu empregador, a Universidade de Calgary, através do agente da universidade, University Technologies, Inc. (“UTI”). De acordo com o Memorando de 1991, os 50% de participação de propriedade devidos aos inventores autodenominados deveriam ser distribuídos da seguinte forma: 45% para o Dr. Weiss, 45% para o Dr. Reynolds e 10% para o Dr. Tetzlaff.

Também em 3 de julho de 1991, os Drs. Weiss e Reynolds, mas não o Dr. Tetzlaff, assinaram uma cessão com o objetivo de transferir os seus direitos sobre a invenção do pedido '812 para a UTI, o braço comercial de licenciamento da Universidade de Calgary. O Dr. Tetzlaff não foi identificado como co-inventor e não assinou o documento de cessão.

A Universidade de Calgary acabou por devolver todos os direitos que detinha sobre as invenções e patentes aos Drs. Weiss e Reynolds, que, através de uma série de transações, acabaram por os ceder à NeuroSpheres Holdings Ltd. («NeuroSpheres»). A NeuroSpheres celebrou contratos de licença com a StemCells, que incluíam direitos de patente nos pedidos de patente (todas continuações do pedido original de 1981) que se transformaram nas patentes em questão. A StemCells então os reivindicou contra a Neuralstem nesta ação por violação de patente.

Uma questão de contribuição

Quase cinco anos após o início do processo, a ré Neuralstem apresentou uma moção para indeferir com base na descoberta do Memorando de 1991. A Neuralstem alegou que, caso o Dr. Tetzlaff tivesse um interesse válido na invenção das patentes, a StemCells não teria legitimidade, uma vez que ele nunca cedeu os seus direitos à NeuroSpheres. Como co-proprietário das patentes, ele deveria participar como parte interessada. Para resolver a questão, o tribunal avaliou se o Dr. Tetzlaff adquiriu um interesse de propriedade como co-inventor das patentes ou através do memorando de 1991, que pode ter cedido parte da propriedade das patentes a ele.

Ao decidir inicialmente se o Dr. Tetzlaff é um co-inventor, o tribunal avaliou as suas contribuições para a invenção.

O tribunal determinou inicialmente que a invenção estava relacionada com o crescimento, a proliferação e a utilização de células neurais. Conforme declarado pelo tribunal, o Dr. Reynolds entrou na posse das células que posteriormente colocou em cultura com determinados fatores de crescimento. Ele descobriu que, inesperadamente, a combinação de fatores de crescimento não só resultou na sobrevivência de mais neurónios, como também aumentou a proliferação celular.

Vários fatos foram destacados pelo tribunal como sendo fundamentais na análise da autoria da descoberta do crescimento e proliferação das células. Era indiscutível que os três cientistas se conheciam, tendo trabalhado em estreita proximidade, e que os Drs. Weiss e Tetzlaff apresentaram conjuntamente um pedido de subsídio em 1990 detalhando a pesquisa relacionada à descoberta. O pedido de subsídio de 1990 reconhecia que o Dr. Tetzlaff coordenou todas as fases das experiências de biologia molecular. O tribunal também observou com interesse que os três cientistas foram coautores de várias publicações técnicas relacionadas com a invenção.

Ao analisar os depoimentos dos Drs. Weiss, Reynolds e Tetzlaff sobre as contribuições de todos para a descoberta, o tribunal concentrou-se nos depoimentos supostamente tendenciosos dos Drs. Weiss e Reynolds, que caracterizaram a contribuição do Dr. Tetzlaff para a invenção como financeira e não técnica. Em contrapartida, o tribunal observou que o depoimento do Dr. Tetzlaff era mais convincente e atribuiu a sua contribuição para a colaboração como dupla: ele fez o trabalho necessário para confirmar que os neurónios descobertos funcionariam em animais e realizou a imunocitoquímica para confirmar os tipos de células que estavam a proliferar. Este trabalho foi considerado pelo tribunal como essencial para determinar com precisão os tipos de células que estavam a proliferar. O tribunal também observou que o Dr. Tetzlaff concebeu as experiências em humanos para a utilização das células em seres humanos, o que o tribunal considerou ser uma parte essencial da evolução da descoberta para uma invenção patenteável.

Com base nessas provas e no testemunho dos três cientistas, o tribunal concluiu que o Dr. Tetzlaff era um co-inventor.

Propriedade por contrato

O tribunal passou então à questão da propriedade. O acordo entre os cientistas para partilhar a propriedade da «invenção» foi avaliado ao abrigo do direito contratual canadiano. O tribunal declarou que o Memorando de 1991 era uma prova confirmatória de um acordo verbal prévio para partilhar os direitos de propriedade da descoberta e os lucros. Foi, portanto, determinado que se tratava de uma cessão efetiva de qualquer participação na propriedade das invenções para cada um dos Drs. Weiss, Reynolds e Tetzlaff. O tribunal também determinou que o Memorando de 1991 não foi substituído pela cessão de 3 de julho de 1991 à universidade, porque o Memorando de 1991 foi datado e entrou em vigor um dia antes de sua assinatura e da cessão de 3 de julho de 1991 à universidade.

Um caso curioso para refletir

Este caso apresenta uma situação curiosa por pelo menos duas razões. Primeiro, sobre a questão dos acordos informais e cessões de invenções, dois documentos, assinados no mesmo dia, apresentavam conclusões contraditórias quanto à propriedade intelectual. Ao determinar qual acordo era válido, o tribunal baseou-se fortemente no facto de que o Memorando de 1991 estava datado e considerado válido um dia antes da sua assinatura e um dia antes da execução da cessão à universidade. Como foi o primeiro em termos de tempo (por um dia), o Memorando de 1991 foi considerado válido em relação à cessão da universidade.

Em segundo lugar, sobre a questão da autoria da invenção, o tribunal não pareceu considerar quando a concepção da invenção foi concluída e, mais especificamente, se o Dr. Tetzlaff se juntou ao projeto após a conclusão da concepção pelos Drs. Reynolds e Weiss. Na decisão do circuito federal do caso Univ. of Pittsburgh v. Hedrick, 91 USPQ2d 1423 (Fed. Cir. 2009), o tribunal considerou que um cientista que se juntou a um projeto após a conclusão da concepção da invenção por outros e que gerou dados que confirmavam a concepção anterior não era um coinventor. Nesse caso, o Circuito Federal determinou que o cientista cujo trabalho simplesmente confirmava o isolamento e a cultura de um tipo específico de célula estaminal não era, portanto, um coinventor, uma vez que tal trabalho apenas confirmava a concepção de outros. O tribunal considerou irrelevante o facto de os inventores nomeados não terem conhecimento científico certo das qualidades inventivas das células e de outros os terem ajudado a obter tal certeza científica. Neste caso, embora o Dr. Tetzlaff tenha ajudado a determinar a utilização clínica das células, não é claro na decisão do tribunal se tal confirmou a concepção prévia dos Drs. Weiss e Reynolds.

Este caso está pendente há algum tempo no tribunal distrital e não é improvável que continue em recurso, onde a revisão das questões de invenção, propriedade e legitimidade continuará.