No segundo semestre de 2015, o Circuito Federal nos casos Suprema v. ITC e ClearCorrect v. ITC emitiu duas decisões abordando o âmbito da autoridade da Comissão de Comércio Internacional (“ITC”) para excluir artigos infratores. No caso Suprema v. ITC ( 2012-1170) (en banc), o Circuito Federal decidiu que a autoridade da ITC incluía a autoridade para tratar de infrações induzidas, nas quais o ato subjacente de infração direta ocorreu após a importação. Entretanto, no caso ClearCorrect v. ITC (2014-1527), um painel do Circuito Federal considerou que a ITC não tinha autoridade para proibir transmissões eletrónicas de dados para os Estados Unidos.
Suprema contra ITC
A Secção 337 proíbe «a importação para os Estados Unidos, a venda para importação ou a venda nos Estados Unidos após a importação pelo proprietário, importador ou destinatário de artigos que: (i) infrinjam uma patente válida e aplicável dos Estados Unidos...». 19 U.S.C. § 1337(a)(1)(B)(i). Em questão estava se a ITC tinha autoridade para excluir a importação de mercadorias quando o vendedor induz o importador a infringir diretamente após a importação (ou seja, após as mercadorias terem entrado nos Estados Unidos). A ITC interpretou a Seção 337 como lhe conferindo autoridade para proibir a importação de mercadorias que estão sendo usadas para induzir a infração, mesmo que o ato subjacente de infração direta ocorra após a importação.
O caso aborda um recurso da decisão final da ITC em Certos Dispositivos de Digitalização Biométrica, Componentes dos Mesmos, Software Associado e Produtos que os Contêm (Inv. No. 337-TA-720), que constatou uma violação da Secção 337 pelos requeridos Suprema, Inc. e Mentalix, Inc. Em maio de 2010, a Cross Match Technologies, Inc. apresentou uma queixa à ITC, alegando violação de quatro patentes detidas pela Cross Match. Embora a Cross Match tenha alegado violação de quatro patentes, apenas uma única reivindicação de uma patente, a Patente dos EUA 7.203.344 («a patente '344»), é relevante para a decisão do tribunal pleno de 2015 no caso Suprema v. ITC. A reivindicação em questão é uma reivindicação de método direcionada a um método para capturar e processar uma imagem de impressão digital. Após constatar uma violação, a ITC emitiu uma ordem de exclusão limitada que abrangia os scanners e o software infratores.
Ao constatar uma violação, a ITC concluiu que a Suprema induziu a Mentalix a infringir a patente '344. A Suprema é uma empresa coreana que fabrica dispositivos de leitura de impressões digitais, que vende à Mentalix. Os scanners não são dispositivos autónomos, mas devem ser conectados a um computador e só podem ser usados após a instalação de um software especializado no computador. Esse software é criado pela Mentalix usando um kit de desenvolvimento de software fornecido pela Suprema. É importante ressaltar que as etapas da reivindicação do método só podem ser executadas após a instalação do software no scanner, ou seja, a violação só pode ocorrer após os scanners terem sido vendidos à Mentalix e importados para os Estados Unidos, tornando a Mentalix a única infratora direta. Id. Embora a Suprema não fosse uma infratora direta, na opinião da ITC, era uma infratora indireta, porque «fechou os olhos deliberadamente» à natureza infratora das atividades da Mentalix e tomou medidas deliberadas para evitar tomar conhecimento das atividades infratoras da Mentalix. Após concluir que a Suprema era uma infratora indireta, a ITC emitiu uma ordem de exclusão limitada.
Em dezembro de 2013, um painel dividido do Circuito Federal anulou a conclusão da ITC de uma violação devido a infração induzida, porque «tais importações não estão em estado de infração no momento da importação» Id. em 10-11. Ao fazê-lo, a maioria argumentou que a frase «artigos que infringem» impõe um requisito temporal que limita a autoridade da ITC para avaliar a infração no momento da importação.
O Circuito Federal concedeu revisão pelo tribunal pleno, no entanto, e no parecer do tribunal pleno de 2015, o Tribunal considerou que, de acordo com Chevron, U.S.A., Inc. v. Natural Resources Defense Council, Inc., 467 U.S. 837 (1984), era apropriado deferir à interpretação da ITC da expressão «artigos que infringem». Com relação à primeira parte da investigação da Chevron , o Tribunal concluiu «que o Congresso não respondeu diretamente se os produtos se qualificam como "artigos que infringem" quando a ITC concluiu que um importador utilizou tais produtos, após a importação, para infringir diretamente por indução do vendedor dos produtos». Suprema em 19. O Circuito Federal manteve, assim, a ordem de exclusão da ITC.
ClearCorrect contra ITC
Entretanto, alguns meses depois, no caso ClearCorrect v. ITC, o Circuito Federal, numa decisão dividida, considerou que a ITC não tinha autoridade para emitir ordens de exclusão contra transmissões puramente eletrónicas de dados digitais. A única questão em recurso era se uma imagem digital poderia ser considerada um «artigo», conforme descrito em 19 U.S.C. § 1337(a) (nem a violação nem a invalidade foram objeto da decisão). O Tribunal decidiu que a jurisdição da ITC não se estendia a transmissões puramente eletrónicas de dados digitais.
A tecnologia dizia respeito à «produção de aparelhos ortodônticos, também conhecidos como alinhadores». ClearCorrect em 5. A ClearCorrect US iniciaria o processo de fabrico dos alinhadores através da digitalização de modelos físicos dos dentes dos pacientes nos Estados Unidos. Id. Este modelo seria utilizado para criar uma imagem digital dos dentes do paciente, que seria então enviada para a ClearCorrect Paquistão. A ClearCorrect Paquistão modificaria então a imagem digital para criar as posições finais dos dentes. A ClearCorrect Paquistão enviaria então essa imagem digital modificada de volta para a ClearCorrect EUA. Assim, «o único suposto “artigo” que se verificou ter sido importado eram dados digitais que foram transferidos eletronicamente, ou seja, não eram dados digitais num suporte físico, como um disco compacto ou uma pen USB». Id. na página 11.
Ao abordar esta questão, a opinião majoritária do juiz-presidente Prost, mais uma vez, aplicou a estrutura Chevron de duas partes do Supremo Tribunal. Id. em 12. No que diz respeito à primeira parte da estrutura Chevron , o Tribunal considerou que não havia ambiguidade em que «artigos» incluíam apenas «coisas materiais» e não incluíam transmissões eletrónicas de dados digitais. Id. em 12-13. Apesar de considerar que a intenção do Congresso quanto à definição de «artigos» era «inequívoca», o Tribunal considerou que a definição de «artigos» da ITC também era irrazoável. Id. em 31. Assim, o Tribunal anulou a emissão de uma ordem de exclusão pela ITC.
Implicações das decisões
Embora ainda não se saiba se o Circuito Federal irá rever a decisão ClearCorrect em bancada[1], se a decisão for mantida, parece que o aspeto crítico para determinar se a ITC tem jurisdição sobre um produto acusado é se o produto acusado está ligado a um meio físico importado para os Estados Unidos. No caso Suprema, o Tribunal aprovou a exclusão pela ITC dos scanners da Cross Match, que eram objetos físicos importados através de portos de entrada tradicionais, mesmo que ainda não fossem capazes de realizar todas as etapas de infração. Entretanto, no caso ClearCorrect, as imagens digitais acusadas da ClearCorrect eram ficheiros digitais puros, e o Tribunal chegou a observar que “o único suposto ‘artigo’ considerado importado eram dados digitais transferidos eletronicamente, ou seja, não eram dados digitais em um meio físico, como um disco compacto ou pen drive”. ClearCorrect, p. 11. Consequentemente, em casos envolvendo patentes relativas a dados digitais, pode ser necessário considerar como os dados digitais chegam aos Estados Unidos e se é possível alegar uma teoria de violação indireta que vincule os dados digitais a meios físicos que possam estar sujeitos a uma ordem de exclusão.
[1] Em 27 de janeiro de 2016, a Comissão e a reclamante, Align Technology, Inc., solicitaram uma nova audiência pelo tribunal pleno.