A legislação sobre jurisdição de patentes pode ter um impacto dramático nas jurisdições populares em matéria de patentes
Este mês, três senadores dos Estados Unidos apresentaram a «Lei de Equidade de Foro e Eliminação da Não Uniformidade de 2016». O projeto de lei reduziria drasticamente o estatuto de foro aplicável a casos de patentes e, ao que parece, impediria que a maioria dos casos fosse julgada em foros populares para casos de patentes, como o Distrito Leste do Texas.
De acordo com o projeto de lei proposto, o artigo 28 U.S.C. 1400(b) seria eliminado. Atualmente, o estatuto estabelece que “[qualquer] ação civil por violação de patente pode ser movida no distrito judicial onde o réu reside” e tem sido interpretado como significando que o foro é adequado em qualquer distrito onde o réu esteja sujeito à jurisdição pessoal. (Ver VE Holding Corp. v. Johnson Gas Applicance Co., 917 F.2d 1574 (Fed. Cir. 1990).) Em seu lugar, o projeto de lei proposto determinaria que uma ação por violação de patente só poderia ser movida onde:
- o réu tem a sua sede principal;
- o réu infringiu e possui instalações físicas que dão origem ao ato de violação;
- o réu concordou em ser processado nesse caso;
- o inventor conduziu a investigação e o desenvolvimento que levaram ao pedido da patente em questão; ou
- uma parte opera uma instalação física regular e se envolveu na gestão de pesquisa e desenvolvimento significativos de uma invenção reivindicada numa patente em litígio antes da data de vigência, ou fabricou um produto ou implementou um processo reivindicado numa patente em litígio.
Em outras palavras, de acordo com o projeto de lei proposto, e na ausência de um acordo entre as partes, um processo de patente só poderia ser movido em um distrito onde pelo menos uma das partes (ou o inventor nomeado) realmente operasse. O projeto de lei chega ao ponto de determinar que a residência de um funcionário que trabalha remotamente “não constituirá uma instalação física regular e estabelecida do réu”.
Embora uma disposição semelhante tenha sido introduzida pela Câmara dos Representantes com a «Lei da Inovação» de 2015, o momento em que este projeto de lei específico foi apresentado é interessante, pois o Circuito Federal recentemente ouviu argumentos sobre uma petição para um mandado de segurança apresentado pela Kraft Foods, solicitando a transferência do foro de Delaware para o estado natal da Kraft, Indiana. (Em referência a: TC Heartland, LLC, 16-105 (Fed. Cir.). Nesse caso, a Kraft argumentou ao tribunal de primeira instância que as alterações à lei geral sobre jurisdição (§ 1391(c)) em 2011 tiveram o efeito de alterar o estado da jurisdição em matéria de patentes, uma vez que se relaciona com o § 1400(b). (Ver Kraft Foods Group Brands LLC v. TC Heartland LLC, 14-cv-00028 (D. Del.).)
A questão vem sendo debatida desde 1957, quando a Suprema Corte decidiu, no caso Fourco Glass Co. v. Transmirra Prods. Corp. (353 U.S. 222), que “a residência de uma empresa para os fins da [Seção] 1400(b) é o seu local de constituição”. Então, em 1988, o Congresso alterou a § 1391(c) para começar «para efeitos de foro nos termos deste capítulo». Conforme referido acima, o Circuito Federal no caso VE Holding interpretou essa alteração como significando que a § 1391(c) deve ser interpretada na § 1400(b), o que significa que uma ação por violação de patente pode ser movida em qualquer foro onde o réu esteja sujeito à jurisdição pessoal. Em 2011, o Congresso aprovou a Lei de Esclarecimento da Jurisdição e Foro dos Tribunais Federais de 2011, que substituiu «para efeitos de foro nos termos deste capítulo» por «para todos os efeitos de foro». De acordo com a Kraft, como o Circuito Federal se baseou na redação agora alterada do § 1391(c) para decidir o caso VE Holding, a decisão deve ser considerada nula e o § 1391(c) não deve mais ser interpretado para definir o termo “reside” no § 1400(b).
Ironicamente, durante a argumentação oral no início de março sobre a petição de mandado de segurança da Kraft no Circuito Federal, o juiz Moore ponderou que o pedido da Kraft para anular a VE Holding «parece algo que deveria ser feito pelo legislativo». O Congresso pode agora realmente abordar a questão. Ainda ontem, o juiz Bryson, designado para o Distrito Leste do Texas, negou uma moção de indeferimento na qual a Amazon também tentava argumentar a sua saída do Distrito Leste, atacando igualmente a decisão da VE Holding. Ver Script Security Solutions LLC v. Amazon.com, Inc. et al. (15-cv-01030 (E.D Tex.)).