Patentes de design e direitos autorais para designs em artigos úteis

Dois casos recentes ilustram os potenciais benefícios de proteger os direitos de propriedade intelectual com patentes de design e direitos autorais, especialmente para um artigo que tem utilidade e design, inclusive porque a análise de violação de patente de design pode, às vezes, ser mais simples de aplicar. Num caso de patente de design, Columbia Sportswear North America, Inc. v. Seirus Innovative Accessories, No. 3:15-cv-00064 (D. Or. 10 de agosto de 2016), um tribunal aplicou uma análise clara ao conceder uma sentença sumária de violação de um design utilizado para material respirável e refletor de calor. Em contrapartida, num caso de direitos de autor, Star Athletica, L.L.C. v. Varsity Brands, Inc., 136 S. Ct. 1823, N.º 15-866, 2016 U.S. Lexis 3031 (2016), o Supremo Tribunal concedeu certiorari para examinar o teste de se uma característica de um artigo útil – como uma peça de vestuário ou um móvel – é conceitualmente separável do artigo e, portanto, protegível por direitos de autor, o que os tribunais têm consistentemente debatido.

Na Columbia, o juiz federal Marco A. Hernandez decidiu, como questão de direito, que o equipamento Seirus HeatWave infringe a patente de design da Columbia, Patente dos EUA n.º D657.093, porque «a semelhança visual marcante entre [os] designs é suscetível de confundir um observador comum». Tanto a Columbia como a Seirus fabricam equipamentos que incluem um material respirável e refletor de calor, que a Columbia denomina Omni-Heat e a Seirus denomina HeatWave. A ilustração na decisão mostra os designs Seirus HeatWave e Columbia D'093:

Columbia D'093M	Seirus HeatWave

O juiz Hernandez não interpretou as patentes de design com uma descrição textual detalhada, o que é uma medida discricionária na determinação da violação de uma patente de design. Ele determinou a violação usando o teste não discricionário de que «o produto acusado viola a patente de design se “os designs tiverem a mesma aparência visual geral, de modo que é provável que o comprador (ou o observador comum) seja enganado e confunda” os dois designs», citando Goodyear Tire & Rubber Co. v. Hercules Tire & Rubber Co., 162 F.3d 1113, 1116 (Fed. Cir. 1998).

O juiz Hernandez sustentou que «um réu não pode evitar a violação simplesmente afixando o seu logótipo num desenho que, de outra forma, seria infrator», citando L.A. Gear, Inc. v. Thom McAn Shoe Co., 988 F.2d 1118, 1126 (Fed. Cir. 1993). Além disso, o juiz Hernandez observou que «o âmbito da patente '093 não se limita a uma orientação específica» e, portanto, o facto de a patente '093 refletir um padrão geralmente horizontal e o produto Seirus ser geralmente vertical quando o logótipo é lido, não constitui uma defesa contra a violação. (O juiz Hernandez citou Apple, Inc. v. Samsung Elecs. Co., 932 F. Supp. 2d 1076, 1085 (N.D. Cal. 2013).)

O caso Columbia envolve tanto a patente de design '093 quanto duas patentes de utilidade, já que o produto OmniHeat é protegido por patentes de design e de utilidade. Embora o OmniHeat seja protegido por patentes de utilidade, indicando que possui um «design novo, original e ornamental» e uma utilidade, o tribunal não teve dificuldade em decidir que a patente de design foi infringida, independentemente da utilidade do produto.

Esta análise direta da violação de uma patente de design contrasta com as questões complicadas levantadas quando os direitos autorais protegem o design de um artigo com utilidade. Está pendente no Supremo Tribunal dos Estados Unidos o caso Star Athletica, L.L.C. v. Varsity Brands, Inc. Star Athletica, que considera o design de uniformes de cheerleading, levanta a questão de «como determinar se uma característica de um artigo útil — como uma peça de vestuário ou um móvel — é conceitualmente separável do artigo e, portanto, protegível». Petição para Writ of Certiorari, p. 5.

Em geral, uma patente de design protege um design novo, original e ornamental para um artigo útil de fabricação. Os direitos autorais geralmente protegem qualquer obra original de autoria que tenha sido fixada em um meio tangível de expressão. Os direitos autorais não protegem artigos úteis, mas o design de um artigo útil pode ser protegido por direitos autorais nos termos da Lei de Direitos Autorais, 17 U.S.C. § 102(a) (2012), quando o design é separável dos aspectos úteis do artigo:

O design de um artigo útil... será considerado uma obra pictórica, gráfica ou escultórica [e, portanto, passível de direitos autorais] somente se, e somente na medida em que, tal design incorporar características pictóricas, gráficas ou escultóricas que possam ser identificadas separadamente e sejam capazes de existir independentemente dos aspectos utilitários do artigo. – Um «artigo útil» é... um artigo com uma função utilitária intrínseca que não se limita a retratar a aparência do artigo ou a transmitir informações.

Existe um teste em duas partes para determinar se um artigo útil é protegível como um direito autoral. A primeira questão é se o design para o qual o autor busca proteção de direitos autorais é um «design de um artigo útil». A segunda questão é se o design do artigo útil «incorpora características pictóricas, gráficas ou esculturais que podem ser identificadas separadamente e são capazes de existir independentemente dos aspetos utilitários do artigo [útil]». Varsity Brands, Inc. v. Star Athletica, LLC, 799 F3d 468, 481 (6.º Cir. 2015).

O Sexto Circuito, no caso Varsity Brands, observou a dificuldade de determinar a segunda parte do teste, observando:

Desde que o Congresso aprovou a Lei de Direitos Autorais de 1976, nenhum tribunal se baseou exclusivamente no teste de separabilidade física sem considerar se as características pictóricas, gráficas ou esculturais de um desenho são conceitualmente separáveis dos aspetos utilitários do artigo útil.

Id. em 483. Pelo menos nove abordagens diferentes estavam em vigor quando esta decisão foi emitida. Id. em 484-85.

Muitas pessoas esperam que a decisão da Suprema Corte dos EUA no caso Star Athletica resolva a questão de qual teste usar para determinar se características pictóricas, gráficas ou esculturais “podem ser identificadas separadamente e são capazes de existir independentemente dos aspectos utilitários do artigo”.

Tudo isso levanta a questão: por que a Varsity Brands não obteve uma patente de design em vez de, ou além de, direitos autorais para o design novo, original e ornamental dos seus uniformes de cheerleading? As coisas poderiam ter sido mais fáceis quando chegou a hora de fazer valer os seus direitos.

Algumas empresas de vestuário podem relutar em obter uma patente de design porque, geralmente, é mais caro e demorado do que obter direitos autorais. Além disso, as empresas de vestuário costumam estar mais sintonizadas com marcas registradas, imagem comercial e direitos autorais do que com patentes. No entanto, à luz do caso Columbia Sportswear, as empresas de vestuário devem considerar adicionar patentes de design ao seu arsenal de ferramentas de proteção de design. Embora as patentes de design nem sempre sejam a escolha certa, há momentos em que são a melhor proteção para um produto.