O consenso geral é que a decisão do Supremo Tribunal Federal em junho no caso Halo Electronics v. Pulse Electronics facilitou o caminho para provar a intencionalidade, conforme discutido anteriormente noIP Litigation Current. Muitos especularam que um dos resultados da decisão Halo seria um aumento no valor das patentes, uma vez que a constatação de intencionalidade pode levar à triplicação dos danos.
EmboraHalo tenha eliminado o aspecto objetivo da investigação sobre a intencionalidade e também tenha esclarecido que o padrão de prova exigido para a intencionalidade é a preponderância das provas, em oposição a provas claras e convincentes, a questãopós-Halo tem sido: e agora? Afinal, o Supremo Tribunal instruiu que os tribunais distritais «se orientem pelos princípios jurídicos sólidos desenvolvidos ao longo de quase dois séculos de aplicação e interpretação da lei de patentes». Halo, 136 S. Ct. 1923, 1935 (2016) (citando Martin v. Franklin Capital Corp., 546 U.S. 132, 136 (2005)). Como os tribunais distritais aplicaram essas orientações e princípios jurídicosapós o caso Halo? Vamos dar uma olhada.
Os componentes factuais da intencionalidade ainda são resolvidos pelo júri
Uma das primeiras questõespós-Halo foi se a decisão deixava a questão da intencionalidade inteiramente a critério do tribunal de primeira instância. O Circuito Federal abordou esse argumento quase imediatamente, afirmando:
Não interpretamos Halo como uma alteração da lei estabelecida de que os componentes factuais da questão da intencionalidade devem ser resolvidos pelo júri.
WBIP, LLC v. Kohler Co., N.ºs 15-1038, 15-1044, 2016 U.S. App. LEXIS 13136, em *49-50; n.º 13 (Fed. Cir. 19 de julho de 2016). Os tribunais distritais seguiram o exemplo. Ver Presidio Components, Inc. v. Am. Tech. Ceramics Corp., n.º 14-cv-02061, 2016 U.S. Dist. LEXIS 110212, em *29-30 (S.D. Cal. 17 de agosto de 2016); Trs. of Boston Univ. v. Everlight Elecs. Co., Nos. 12-11935, 12-12326, 12-12330, 2016 U.S. Dist. LEXIS 96045, em *11 (D. Mass. 22 de julho de 2016); Imperium IP Holdings (Cayman), Ltd. v. Samsung Elecs. Co., n.º 4:14-cv-371, 2016 U.S. Dist. LEXIS 113307, em *17-18 (E.D. Tex. 24 de agosto de 2016).
O Tribunal de Primeira Instância não é obrigado a aumentar os danos, apesar da decisão do júri
A decisão do júri quanto aos componentes factuais da intencionalidade não exige, em todos os casos, uma indenização por danos aumentada. O tribunal de primeira instância tem o poder discricionário final de conceder indenização por danos aumentada com base nas conclusões factuais do júri.A Halo previu cenários em que, apesar da conclusão do júri de violação intencional, o tribunal de primeira instância pode recusar-se a conceder indenização por danos aumentada: «Nada disso significa que a indenização por danos aumentada deva seguir-se a uma conclusão de má conduta grave. Tal como em qualquer exercício de poder discricionário, os tribunais devem continuar a ter em conta as circunstâncias específicas de cada caso ao decidir se devem conceder uma indemnização e em que montante.» Halo, 136 S. Ct. em 1933.
O Circuito Federal resolveu ainda mais a questão, afirmando:
É claro que isso não significa que um veredicto do júri de infração intencional deva resultar em indenização por danos maiores. Se a conduta é suficientemente grave para justificar o aumento e qual o valor adequado desse aumento são decididos a critério do tribunal distrital.
WBIP, 2016 U.S. App. LEXIS 13136, em *50 n.13. Os tribunais distritais já exerceram o seu poder discricionário para negar danos agravados, apesar de uma conclusão de intencionalidade por parte do júri. Ver, por exemplo, Everlight, 2016 U.S. Dist. LEXIS 96045, em *11-12 («Supondo, sem decidir, que o veredicto do júri, com base no critério subjetivo do teste Seagate, agora revogado, é suficiente para determinar a intencionalidade subjetiva, o Tribunal ainda considera, a seu critério, que a conduta dos réus não atingiu o nível de gravidade que mereceria uma indenização por danos agravados.»); Presidio 2016 U.S. Dist. LEXIS 110212, em *36-37 (“Além disso, o Tribunal observa que a moção da ATC sobre esta questão é essencialmente irrelevante porque o Tribunal, exercendo o seu bom senso, acaba por recusar a concessão de danos acrescidos à Presidio, apesar da conclusão do júri de violação intencional.”).
O conhecimento é necessário, mas a exceção é fundamental
Talvez a lição mais importante para aqueles que seguem a lei da intencionalidadepós-Halotenha sido o foco dos tribunais na culpabilidade subjetiva da conduta contestada do infrator, ou seja, o quão grave ela realmente foi. Esse foco não é surpreendente, já que o próprio Halo reduziu a adequação da indenização a «casos graves de comportamento culposo». Halo, 136 S. Ct. em 1932. O que constitui comportamento grave depende das circunstâncias específicas, mas requer, no mínimo, o conhecimento da patente. Ver WBIP, 2016 U.S. App. LEXIS 13136, em *49 («O conhecimento da patente alegadamente infringida de forma deliberada continua a ser um pré-requisito para o aumento dos danos.»). Pelo menos um tribunal distrital interpretou a concordância do juiz Breyer em Halo (descrevendo como «são as “circunstâncias” que transformam o simples conhecimento em comportamento flagrante, e isso faz toda a diferença») para sugerir que o conhecimento por si só, no entanto, é categoricamente insuficiente para sustentar danos agravados devido à intencionalidade. Ver Everlight, 2016 U.S. Dist. LEXIS 96045, em *7 («A concordância do juiz Breyer também fornece orientações úteis.»).
Sobre a gravidade, os fatores de leitura podem ser úteis
Para aqueles que procuram orientações (apesar da advertência de Halosobre a rigidez da Seagate), é possível encontrar algum alívio nos fatores Read, que são fatorespré-Halo estabelecidos pelo Circuito Federal para analisar «a gravidade da conduta do réu com base em todos os factos e circunstâncias». Read Corp. v. Portec, Inc., 970 F.2d 816, 826-27 (Fed. Cir. 1992). Os fatores incluem «(1) se o infrator copiou deliberadamente as ideias ou o design de outra pessoa; (2) se o infrator, quando tomou conhecimento da proteção da patente da outra pessoa, investigou o âmbito da patente e formou uma convicção de boa-fé de que era inválida ou que não tinha sido infringida; (3) o comportamento do infrator como parte no litígio; (4) a dimensão e a situação financeira do réu; (5) proximidade do caso; (6) duração da conduta indevida do réu; (7) ação corretiva por parte do réu; e (8) motivação do réu para causar danos.» Liquid Dynamics Corp. v. Vaughn Co., 449 F.3d 1209, 1225 (Fed. Cir. 2006). Os tribunais continuaram a considerar os fatores de Readapós o caso Halo para determinar se os danos devem ou não ser aumentados, e os profissionais da área fariam bem em considerá-los ao abordar a intencionalidade nos seus casos. Ver Finjan, Inc. v. Blue Coat Sys., No. 13-cv-03999, 2016 U.S. Dist. LEXIS 93267, em *48-53 (N.D. Cal. 18 de julho de 2016); Imperium IP Holdings, 2016 U.S. Dist. LEXIS 113307, em *18-23;Everlight, 2016 U.S. Dist. LEXIS 96045 em *7-12;PPC Broadband, Inc. v. Corning Optical Communs. RF, LLC, n.º 5:11-cv-761, 2016 U.S. Dist. LEXIS 78408, em *17 (N.D.N.Y. 16 de junho de 2016).
