Circuito Federal ensina USPTO sobre a interpretação mais ampla e razoável das reivindicações
Em decisões recentes, o Circuito Federal considerou errada a abordagem da Comissão de Julgamento e Recurso de Patentes do USPTO em relação às rejeições por obviedade, incluindo a sua confiança na doutrina da otimização de rotina sem evidência de expectativa de sucesso e a sua confiança na doutrina da inerência quando os registos revelam resultados inesperados. Agora, o Circuito Federal criticou a abordagem da Comissão à interpretação de reivindicações, concluindo no casoIn re Smith International, Inc.quea Comissão aplicou uma interpretação excessivamente ampla que não era consistente com o uso do termo pelo requerente na especificação.
A patente em questão
A patente em questão era a Patente dos EUA 6.732.817, que havia sido rejeitada num processo de reexame ex parte . A invenção refere-se a ferramentas utilizadas para perfuração. A reivindicação 28 é representativa:
28. Uma ferramenta expansível para uso em um conjunto de perfuração posicionado dentro de um poço com um diâmetro original e um diâmetro ampliado, compreendendo:
um corpo; e
pelo menos um braço móvel não pivotável com pelo menos uma almofada de engate no poço ... e com superfícies angulares que se engatam no referido corpo para impedir que o referido braço vibre ...;
em que o referido pelo menos um braço é móvel entre uma primeira posição ... e uma segunda posição ....
Em questão estava o significado do termo «corpo». Smith argumentou que «a especificação refere-se consistentemente e descreve o corpo da ferramenta de perfuração como um componente distinto de outros componentes identificados separadamente, tais como o «mandril» ou «pistão» que residem dentro da ferramenta de perfuração». Em contrapartida, o examinador e a Comissão interpretaram-no «como um termo amplo que pode abranger outros componentes», tratando-o como um «termo genérico, tal como “membro” ou “elemento”, que por si só não fornece nenhuma especificidade estrutural».
A «interpretação mais ampla razoável» deve ser consistente com a especificação
A decisão do Circuito Federal foi redigida pelo juiz Lourie e acompanhada pelos juízes Reyna e Hughes.
De acordo com a decisão do Circuito Federal, na decisão sobre o recurso, a Comissão reconheceu que «a especificação descreve o corpo como um elemento discreto separado de outros elementos», mas justificou a sua interpretação mais ampla porque a especificação não «define» o termo nem «impede a interpretação do examinador». A Comissão também observou que as reivindicações não mencionam quaisquer características do «corpo» e não mencionam separadamente outros componentes (tais como um mandril).
Conforme resumido pelo Circuito Federal, o USPTO solicitou a confirmação com base em:
- a recitação de «um corpo» como um elemento completo na reivindicação 28
- a ausência da menção a «mandril» nas reivindicações
- a falta de definição de «corpo» na especificação e
- a falta de um significado estabelecido para «corpo» na arte
Rejeitando esses argumentos, o tribunal determinou que a interpretação da reivindicação pela Comissão era «excessivamente ampla». O Circuito Federal explicou o padrão de interpretação da reivindicação «mais ampla razoável» aplicável ao USPTO, incluindo a importância da especificação:
A questão correta ao dar a um termo de reivindicação a sua interpretação mais ampla razoável à luz da especificação não é se a especificação proíbe ou impede alguma interpretação ampla do termo de reivindicação adotado pelo examinador. E não é simplesmente uma interpretação que não seja inconsistente com a especificação. É uma interpretação que corresponde ao que e como o inventor descreve a sua invenção na especificação, ou seja, uma interpretação que seja «consistente com a especificação». In re Morris, 127 F.3d 1048, 1054 (Fed. Cir. 1997) (citação e aspas internas omitidas); ver também In re Suitco Surface, 603 F.3d 1255, 1259–60 (Fed. Cir. 2010).
O Circuito Federal criticou a confiança da Comissão na ausência de uma «definição» expressa na especificação. De acordo com o tribunal:
Seguindo a lógica [da Comissão], qualquer descrição que não seja uma definição expressa ou uma isenção de responsabilidade na especificação resultaria na adoção de uma definição mais ampla possível de um termo de reivindicação, independentemente de descrições repetidas e consistentes na especificação que indiquem o contrário. Isso não é dar adequadamente ao termo de reivindicação a sua interpretação razoável mais ampla possível, à luz da especificação.
Como as rejeições com base na técnica anterior se fundamentavam numa interpretação incorreta da reivindicação, as rejeições foram revertidas.
Orientação do USPTO sobre interpretação de reivindicações
A iniciativa de Qualidade de Patentes da UPTO inclui um foco na Clareza do Registo, que, por sua vez, inclui um foco na interpretação das reivindicações. Os slides de formação da USPTO relacionados coma «Interpretação mais ampla razoável e o significado claro dos termos da reivindicação» explicam que as reivindicações devem ser interpretadas à luz da especificação, mas também alertam contra a importação de características da especificação. Alguns dos slides parecem incentivar o uso de um significado geral (não necessariamente baseado na especificação), a menos que a especificação forneça uma definição expressa, conforme ilustrado neste fluxograma dos slides de formação.
Talvez este material deva ser revisto tendo em conta a decisão no caso Smith International.
