Supremo Tribunal Federal mantém a constitucionalidade das revisões inter partes

Em 24 de abril de 2018, o Supremo Tribunal emitiu o seu parecer no caso Oil States Energy Services, LLC v. Greene’s Energy Group, LLC, n.º 16-712, confirmando a constitucionalidade dos processos de revisão inter partes (IPR) do Escritório de Patentes e Marcas Registradas dos Estados Unidos (PTO). O Tribunal concedeu certiorari nas duas questões seguintes: (1) se os IPRs violam o Artigo III ao fazer com que o PTO julgue a validade das patentes emitidas; e (2) se os IPRs violam o direito à julgamento por júri previsto na Sétima Emenda.

Opinião da maioria

Numa decisão de 7 a 2, com o juiz Thomas redigindo a opinião da maioria, o Tribunal considerou que a IPR «não viola nenhuma» parte da Constituição. Slip Op. em 1. O Tribunal começou por explicar que «os processos administrativos que autorizam o PTO a reconsiderar e cancelar reivindicações de patentes que foram indevidamente emitidas», tais como a reavaliação ex parte e inter partes , já existiam antes da Lei de Invenções dos Estados Unidos (AIA). Id. em 2. O Tribunal explicou ainda que a AIA apenas «substituiu a reavaliação inter partes pela revisão inter partes». Id.

No que diz respeito à questão de saber se os direitos de propriedade intelectual violam o Artigo III da Constituição, o Tribunal começou por comparar os direitos de propriedade intelectual à concessão de direitos de patente. O Tribunal declarou que «a decisão de conceder uma patente é uma questão que envolve direitos públicos — especificamente, a concessão de uma franquia pública». Id. em 7. Com base nisso, o Tribunal concluiu que os direitos de propriedade intelectual «se enquadram perfeitamente na doutrina dos direitos públicos» e que o PTO pode reconsiderar a concessão de uma patente sem violar o Artigo III. Id. em 7. O Tribunal explicou que «a concessão de uma patente é uma questão entre o público, que são os concedentes, e o titular da patente» e que os direitos de patente são uma «criação da lei estatutária».» Id. (citações omitidas). Assim, de acordo com o Tribunal, «a decisão de conceder uma patente é uma questão que envolve direitos públicos» e «não precisa de ser julgada num tribunal do Artigo III.» Id.em 8.

O Tribunal explicou então que, uma vez que «a revisão inter partes envolve a mesma questão básica que a concessão de uma patente, [...] também se enquadra no lado dos direitos públicos». Id. Ao fazê-lo, o Tribunal considerou que uma IPR é meramente «uma segunda análise de uma concessão administrativa anterior de uma patente» e o facto de as IPRs envolverem patentes emitidas «não faz diferença neste caso», uma vez que «as reivindicações de patentes são concedidas sujeitas à qualificação de que o PTO tem autoridade para reexaminar — e talvez cancelar — uma reivindicação de patente» numa IPR. Id. em 9 (citações omitidas). O Tribunal salientou que o IPR «protege o interesse primordial do público em garantir que os monopólios de patentes sejam mantidos dentro do seu âmbito legítimo». Id. O Tribunal salientou ainda que as patentes «conferem apenas uma forma específica de direito de propriedade — uma concessão pública». Id. em 10.

Entretanto, no que diz respeito à questão de saber se os direitos de propriedade intelectual violam a Sétima Emenda, o Tribunal considerou que, uma vez que os direitos de propriedade intelectual são devidamente atribuídos a um tribunal não abrangido pelo Artigo III, a Sétima Emenda não levanta uma questão constitucional independente. Id. em 17.

O Tribunal enfatizou que a sua decisão é restrita. O Tribunal deixou claro que estava «abordando apenas a constitucionalidade da revisão inter partes». Id. em 16. Por exemplo, o Tribunal afirmou que a sua decisão não deve ser interpretada erroneamente como sugerindo que as patentes não são propriedade para os fins da Cláusula do Devido Processo Legal ou da Cláusula de Expropriação. Id. em 17.

Concordância e discordância

O juiz Breyer redigiu uma breve opinião concordante, à qual os juízes Ginsburg e Sotomayor aderiram. A opinião concordante concordou com a maioria, mas explicou que «a opinião do Tribunal não deve ser interpretada como significando que as questões envolvendo direitos privados nunca podem ser julgadas por outros tribunais que não os tribunais do Artigo III, por exemplo, por vezes por agências». Opinião concordante, p. 1.

O juiz Gorsuch redigiu o parecer dissidente, ao qual o presidente do Supremo Tribunal, Roberts, aderiu. O parecer dissidente argumentava que o processo de IPR confere demasiado poder ao poder executivo e que, historicamente, os direitos de patente têm sido julgados pelos tribunais e não pelas agências executivas.

Conclusão

O parecer elimina qualquer dúvida de que o PTO tem autoridade constitucional para conduzir IPRs. A decisão provavelmente se aplica também a outros tipos de processos pós-concessão, como revisões pós-concessão e revisões de patentes de métodos comerciais cobertos.

A Foley & Lardner LLP representou a recorrida Greene’s Energy Group, LLC.