Circuito Federal invalida dedução PTA sem atraso do requerente
Numa decisão muito aguardada no caso Supernus Pharmaceuticals, Inc. v. Iancu (argumentada em dezembro de 2017), o Circuito Federal decidiu que o USPTO impôs indevidamente uma dedução de Ajuste do Prazo da Patente (PTA) por «atraso do requerente» durante um período em que o requerente «não poderia ter feito nada para avançar com o processo». A dedução PTA em questão foi cobrada nos termos do 37 CFR § 1.703(c)(8) por uma Declaração de Divulgação de Informações (IDS) apresentada após um Pedido de Continuação do Exame (RCE) ter sido apresentado, mas a decisão pode ter implicações mais amplas.
Escrevi pela primeira vez sobre as deduções PTA no período pós-RCE neste artigo, depois que o USPTO começou a cobrar deduções PTA para submissões pós-RCE.
A Lei de Ajuste do Prazo de Patentes
O estatuto PTA em questão é o 35 USC § 154(b)(2)(C), que prevê uma dedução de qualquer concessão PTA «igual ao período de tempo durante o qual o requerente não envidou esforços razoáveis para concluir o processo de solicitação». O estatuto também delega expressamente ao USPTO a autoridade para «prescrever regulamentos que estabeleçam as circunstâncias que constituem uma falha do requerente em envidar esforços razoáveis para concluir o processamento ou exame de um pedido».
As regras de ajuste do prazo da patente
O USPTO exerceu a sua autoridade delegada no 37 CFR § 1.704(c), que estabelece uma série de circunstâncias consideradas como constituindo «atraso do requerente» ao abrigo do estatuto PTA. Desde algum tempo após a decisão do Circuito Federal no Novartis v. Lee, o USPTO invocou o 37 CFR § 1.704(c)(8) para cobrar atraso do requerente quando este apresenta um IDS após ter apresentado um RCE, mas antes da próxima ação administrativa ou notificação de concessão:
(8) Apresentação de uma resposta complementar ou outro documento, que não seja uma resposta complementar ou outro documento expressamente solicitado pelo examinador, após o envio de uma resposta, caso em que o prazo de ajuste estabelecido em § 1.703 será reduzido pelo número de dias, se houver, a partir do dia seguinte à data em que a resposta inicial foi apresentada e terminando na data em que a resposta suplementar ou outro documento foi apresentado.
A dedução PTA em questão
A dedução PTA em questão foi cobrada por um IDS apresentado em 29 de novembro de 2012, após um RCE apresentado em 22 de fevereiro de 2011. O IDS apresentou informações citadas numa oposição apresentada em 21 de agosto de 2012 num pedido europeu relacionado.
Conforme ilustrado pela barra preta nesta imagem da decisão do Circuito Federal, o USPTO cobrou um período de atraso do requerente que decorreu desde a data em que o RCE foi apresentado até a data em que o IDS foi apresentado. A barra vermelha ilustra o atraso do USPTO em levar mais de quatro meses para emitir uma Ação Oficial após o RCE ter sido apresentado. A barra verde ilustra o período de tempo que mais preocupa o Circuito Federal.
A Supernus contestou a dedução PTA no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Leste da Virgínia. O tribunal distrital manteve a dedução PTA com base na decisão do Circuito Federal no caso Gilead v. Lee, que manteve a aplicação do USPTO do 37 CFR § 1.704(c)(8) a um IDS apresentado após uma resposta a um requisito de restrição.
A decisão do Circuito Federal
A decisão do Circuito Federal foi redigida pelo juiz Reyna e acompanhada pelos juízes Dyk e Schall.
O Circuito Federal explicou primeiro por que a Gilead não rejeitou os argumentos da Supernus:
Em Gilead, este tribunal considerou que o regulamento «é uma interpretação razoável da lei [PTA]», na medida em que inclui «não só a conduta ou o comportamento do requerente que resultam num atraso efetivo, mas também aqueles que têm o potencial de resultar num atraso, independentemente de tal atraso ter realmente ocorrido».
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A questão precisa neste caso é se o USPTO pode reduzir o PTA por um período que exceda o «tempo durante o qual o requerente não envidou esforços razoáveis para concluir o processo». 35 U.S.C. § 154(b)(2)(C)(i). Gilead não decidiu essa questão.
O Circuito Federal aplicou então o quadro Chevron para analisar a interpretação de uma agência sobre uma lei que administra. Ao contrário da questão apresentada no caso Gilead, o Circuito Federal determinou que a lei abordava diretamente a questão em causa:
A linguagem pertinente do estatuto da PTA é simples, clara e conclusiva.
O tribunal explicou:
Uma leitura simples da lei mostra que o Congresso impôs duas limitações ao tempo que o USPTO pode usar como atraso do requerente para fins de redução do PTA. Em primeiro lugar, a lei exige expressamente que qualquer redução do PTA seja igual ao período de tempo durante o qual o requerente não envidou esforços razoáveis. Em segundo lugar, a lei vincula expressamente a redução do PTA ao período de tempo específico durante o qual o requerente não envidou esforços razoáveis.
O Circuito Federal argumentou:
O PTA não pode ser reduzido por um período de tempo durante o qual não há esforço identificável que o requerente pudesse ter empreendido para concluir o processo, porque esse tempo não seria «igual a» e, em vez disso, excederia o tempo durante o qual o requerente não empreendeu esforços razoáveis.
Analisando os factos apresentados, o Tribunal Federal de Circuito observou que «não havia nenhuma medida que a Supernus pudesse ter tomado para avançar com o processo» durante o período de 546 dias ilustrado pela barra verde acima, porque a oposição europeia ainda não tinha sido apresentada.
De acordo com o Circuito Federal:
Neste caso, a interpretação da lei pela USPTO penalizaria injustamente os requerentes, não os incentivaria a não atrasar o processo e não protegeria os prazos completos das patentes dos requerentes. A avaliação adicional de 546 dias pela USPTO como atraso do requerente é contrária ao significado claro da lei porque... [ela] não é igual ao período durante o qual a Supernus não envidou esforços razoáveis para concluir o processo.
O Circuito Federal, portanto, reverteu a decisão do tribunal distrital e remeteu o caso para novos procedimentos, de acordo com o seu parecer.
Como tratar envios de IDS pós-RCE/pós-resposta
Embora o Circuito Federal tenha decidido que não poderia haver atraso por parte do requerente antes da apresentação da oposição europeia, não abordou em que momento se poderia determinar que o requerente «não envidou esforços razoáveis para concluir o processo» em conformidade com o estatuto da PTA. Embora não invocado neste caso, o 37 CFR § 1.704(d) poderia servir de referência. Conforme caracterizado na decisão do Circuito Federal, essa regra oferece um «porto seguro» de 30 dias para a apresentação de um IDS citando informações de um pedido equivalente sem incorrer em uma dedução de PTA.
Veja este artigo sobre como o USPTO está a lidar com a sua incapacidade de aplicar corretamente esta regra ao calcular o PTA.
Tendo em vista o 37 CFR § 1.704(d), se e quando o USPTO exercer a sua autoridade para «prescrever regulamentos que estabeleçam as circunstâncias que constituem uma falha do requerente em envidar esforços razoáveis...» em conformidade com esta decisão, os requerentes devem dispor de pelo menos 30 dias antes de serem sujeitos a uma dedução PTA.
Além disso, embora o «atraso» em questão neste caso tenha surgido durante o período pós-RCE, questões semelhantes poderiam surgir para IDSs apresentadas após uma resposta a uma ação do escritório ter sido apresentada.
