A decisão do Supremo Tribunal no caso Mission Product Holdings, Inc. contra Tempnology, LLC tem amplas implicações para licenças e outros acordos em processos de falência: análise

Em 20 de maio de 2019, a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu o caso Mission Product Holdings, Inc. v. Tempnology, LLC. Os fatos do caso e suas possíveis implicações foram discutidos anteriormente neste blog aqui. Na decisão 8-1 redigida pela juíza Kagan, o tribunal determinou que os acordos rejeitados por um devedor em falência não serão considerados rescindidos ou anulados.  Em vez disso, a parte não devedora manterá todos os direitos que teria sob a lei não falimentar aplicável após a violação do acordo. Embora a decisão tenha tratado de uma licença de marca registada rejeitada, o tribunal deixou claro que a decisão se aplicava amplamente a todos os tipos de acordos rejeitados por um devedor nos termos da seção 365 do Código de Falências.  A rejeição de acordos muitas vezes serve como uma ferramenta crítica no Capítulo 11, permitindo que um devedor se livre de obrigações onerosas. O facto de as partes não devedoras manterem certos direitos após a rejeição exigirá que os devedores — e potenciais devedores — considerem como a rejeição afetará seus objetivos de reorganização. As partes não devedoras, por outro lado, devem considerar a melhor forma de usar a vantagem de negociação concedida a elas pela Suprema Corte.

O caso Mission Products envolveu a Tempnology, LLC, uma empresa que fabricava roupas desportivas e licenciou o direito de usar a sua marca registada COOLCORE e direitos relacionados a um licenciado chamado Mission Product Holdings, Inc. Em resumo, a Tempnology tentou usar o seu pedido de falência nos termos do Capítulo 11 como um meio de rejeitar uma licença de marca registada com a Mission e, assim, rescindir os direitos da Mission sob a licença.  Muitos tribunais têm decidido que, após a rejeição de um acordo como uma licença num processo de falência, as partes não devedoras estão limitadas a apresentar uma reclamação geral sem garantia.  Dependendo do caso, os credores sem garantia podem receber muito menos do que o valor nominal das suas reclamações. No entanto, alguns tribunais — incluindo o Tribunal de Apelação do Sétimo Circuito num caso de 2012 chamado Sunbeam Products, Inc. v. Chicago American Manufacturing, LLC — consideraram que a rejeição não extingue os direitos do licenciado e que o licenciado não devedor mantém certos direitos de execução após a rejeição.  Nesse sentido, fora do contexto da falência, a violação de um contrato de licença de marca registada por parte do licenciante não significa que o licenciado deixe de ter quaisquer direitos sobre a licença. Na verdade, a legislação estadual prevê uma série de recursos para o licenciado, que não chegam a implicar a rescisão.

No caso Mission Products, o tribunal de falências decidiu que a rescisão do contrato de licença revogava o direito da Mission de usar as marcas COOLCORE. O Painel de Apelação de Falências reverteu a decisão, baseando-se na fundamentação do tribunal Sunbeam. Em recurso para o Primeiro Circuito, o tribunal restabeleceu a decisão do tribunal de falências de que a rejeição efetivamente rescindia o contrato de licença. O Supremo Tribunal concedeu certiorari para resolver a divergência entre o Sétimo e o Primeiro Circuitos.

A juíza Kagan iniciou a análise do tribunal descartando qualquer argumento de que a questão era irrelevante. A Tempnology argumentou que não havia controvérsia viva porque o contrato de licença havia sido rescindido nos termos do mesmo e todos os ativos haviam sido distribuídos no processo de falência. O tribunal considerou que a questão não era irrelevante por várias razões, incluindo o facto de a Mission poder «solicitar a reversão das distribuições anteriores para obter a sua parte justa do património».  No entanto, embora oito juízes tenham considerado que a questão não era irrelevante, o juiz Gorsuch redigiu uma breve dissidência, afirmando que a incapacidade dos advogados da Mission de articular uma teoria que realmente resultasse numa reclamação por danos tornava a questão irrelevante.

Quanto ao mérito do caso, o tribunal abordou diretamente o significado e o efeito da rejeição nos termos da lei de falências. O tribunal observou que surgiram duas visões concorrentes. Por um lado — articulado na decisão Sunbeam — a rejeição atua meramente como uma violação e a parte não devedora não só tem direito a uma indenização por danos contra o devedor, mas também mantém os direitos pós-violação que a parte não devedora teria fora da falência.  Por outro lado — articulado pelo Primeiro Circuito — a rejeição atua como uma rescisão do contrato, deixando à parte não devedora o único recurso de apresentar uma reclamação no processo de falência.  O tribunal decidiu firmemente a favor da Sunbeam na disputa, baseando-se principalmente na constatação de que a seção 365(g) do Código de Falências afirma inequivocamente que a rejeição de uma licença ou outro “contrato executório” constitui uma violação de tal acordo, que é considerada como tendo ocorrido imediatamente antes da apresentação do processo de falência.

Fundamental para a decisão do tribunal foi a conclusão de que uma parte – incluindo um devedor em falência – não deveria ter permissão para usar sua violação para negar à outra parte os seus direitos previstos em contrato. O tribunal apresentou uma hipótese envolvendo o aluguel de uma copiadora para ilustrar o seu argumento.  Suponha, afirmou o tribunal, que um escritório de advocacia alugou uma fotocopiadora de um revendedor e o contrato exigia que o revendedor prestasse serviços mensais em troca de uma taxa. Suponha ainda que o revendedor posteriormente violou o contrato ao se recusar a prestar os serviços. O escritório de advocacia se depara, então, com uma escolha.  O escritório poderia ficar com a fotocopiadora, continuar a pagar os serviços e processar o revendedor por danos. Alternativamente, o escritório poderia deixar de efetuar os pagamentos, devolver a fotocopiadora ao revendedor e processá-lo por danos. A questão principal, salientou o tribunal, é que a decisão de rescindir o contrato e devolver a fotocopiadora cabe ao escritório de advocacia.  O revendedor não pode, com base na sua própria violação, rescindir o contrato e reclamar a fotocopiadora. Da mesma forma, argumentou o tribunal, se o revendedor tivesse entrado com um pedido de falência nos termos do Capítulo 11, ele não poderia usar a rejeição — considerada uma violação nos termos da seção 365(g) — para rescindir o contrato de locação e reclamar a fotocopiadora.  O tribunal argumentou que determinar o contrário seria conceder ao devedor poderes de anulação não previstos no Código de Falências. O tribunal observou que poderes como o de anular uma transferência fraudulenta só podem ser invocados em circunstâncias restritas e que interpretar a secção 365 de forma a prever um novo poder de anulação – muito amplo – «subverteria tudo o que o Código faz para manter as anulações restritas». 

O tribunal também rejeitou os argumentos da Tempnology de que havia uma «implicação negativa» criada por outras disposições da secção 365 do Código de Falências, tais como as secções 365(h) e 365(n).  Essas secções fornecem proteções específicas pós-rejeição a determinadas partes, incluindo inquilinos de imóveis não residenciais no caso da 365(h) e licenciados de propriedade intelectual no caso da secção 365(n). A Tempnology argumentou que, como o Congresso forneceu proteções pós-rejeição a essas partes especificamente identificadas, todas as outras partes não tinham direitos pós-rejeição.  O tribunal analisou o histórico legislativo das subseções da seção 365 e não encontrou nenhum grande plano do Congresso para proteger certas partes, deixando outras para trás. Em vez disso, as promulgações ocorreram “ao longo de meio século” como resultado de uma “mistura de intervenções legislativas”.  O tribunal também deixou claro que, embora a secção 365(n) se aplique a certas licenças de propriedade intelectual, ela não se aplica a licenças de marcas registadas. Assim, numa reviravolta um tanto irónica, o facto de o Congresso ter deixado os licenciados de marcas registadas fora da «proteção» da secção 365(n) significa que os licenciados de marcas registadas podem ficar em melhor situação após a rejeição, pois não são obrigados a se enquadrar nos limites dos termos da 365(n).

Por fim, o tribunal abordou a preocupação da Tempnology de que permitir que os licenciados de marcas registadas mantenham os direitos após a rejeição é contrário às políticas de reorganização do Capítulo 11, pois exigirá que o devedor/licenciante «escolha entre gastar recursos escassos no controlo de qualidade e arriscar a perda de um ativo valioso», ou seja, a marca.  O tribunal rejeitou este argumento por várias razões, incluindo o facto de a secção 365 envolver todos os tipos de arrendamentos e contratos executórios e, portanto, permitir que uma preocupação específica relacionada com licenças de marcas registadas defina o significado de rejeição «permitiria que a cauda balançasse o cão». De forma mais ampla, o tribunal observou que, embora o Código de Falências favoreça as reorganizações, «não permite tudo e qualquer coisa que possa promover esse objetivo».

Assim, o tribunal reverteu a decisão do Primeiro Circuito e remeteu o caso ao tribunal de falências. Além disso, a juíza Sotomayor redigiu uma opinião concordante «para destacar duas características potencialmente significativas» da decisão. Em primeiro lugar, a juíza Sotomayor observou que a decisão não deve ser interpretada como concedendo a todos os licenciados de marcas registadas o direito irrestrito de continuar a usar a marca após a rejeição.  Em vez disso, deve ser feita uma análise caso a caso para determinar se, de facto, os direitos do licenciado sobreviveriam a uma violação ao abrigo da legislação aplicável em matéria de falências. Em segundo lugar, a decisão do tribunal estabelece efeitos pós-rejeição distintos para licenciados de marcas registadas e licenciados de outros tipos de propriedade intelectual. A juíza Sotomayor sugeriu que, dado esse resultado, o Congresso poderia querer adaptar as medidas corretivas pós-rejeição que se aplicam especificamente aos licenciados de marcas registadas. 

Embora o caso Mission Products responda à questão de se uma rejeição deve ser tratada como uma rescisão ou uma rescisão, o caso certamente levantará outras questões em casos futuros. Como a juíza Sotomayor afirmou em sua concordância, será necessário realizar uma análise da lei não falimentar para determinar o âmbito dos direitos pós-rejeição da parte não devedora.  Isso provavelmente irá introduzir um certo grau de incerteza no planeamento e na estratégia de muitos potenciais casos de falência ao abrigo do Capítulo 11. Além disso, as disputas sobre esses direitos pós-rejeição podem levar a custos mais elevados ao abrigo do Capítulo 11. Isto pode exacerbar as preocupações existentes entre muitos de que o Capítulo 11 é demasiado caro.  Dito isto, embora a Mission Products possa limitar as opções de alguns devedores, certas ferramentas poderosas (a suspensão automática, a anulação de penhoras, as modificações contratuais não consensuais «cram down») existem apenas na falência. Sem dúvida, os advogados criativos dos devedores determinarão como continuar a fazer uso dessas poderosas ferramentas de falência, mesmo que o conceito de rejeição não seja tão poderoso quanto alguns tribunais inferiores interpretaram.