Decisão precedente da PTAB sobre 35 U.S.C. § 315(a)(1) mostra que ações civis indeferidas ainda impedem a instituição de IPR

O PTAB designou recentemente uma decisão que interpreta 35 U.S.C. § 315(a)(1) como precedente.  Cisco Systems Inc. v. Chrimar Systems, Inc. (IPR2018-01511, Documento n.º 11) aborda a proibição 35 U.S.C. § 315(a)(1) à luz da interpretação do Circuito Federal de 35 U.S.C. § 315(b)(1) de Click-to-Call. O Conselho concluiu que, uma vez que a Cisco intentou uma ação civil contra a Chrimar contestando a validade de uma reivindicação antes da data em que a petição foi apresentada, a petição deve ser negada e nenhuma revisão inter partes (IPR) deve ser instituída.  Esta decisão ilustra a importância de uma parte acusada de infração desenvolver a sua estratégia geral para o caso — incluindo uma decisão sobre a apresentação de uma IPR — logo após a reivindicação de uma patente contra ela e, certamente, antes de tomar qualquer medida no tribunal distrital.

Nos termos do artigo 315(a)(1) do título 35 do Código dos Estados Unidos, um IPR «não pode ser instaurado se, antes da data em que o pedido de revisão for apresentado, o requerente ou a parte interessada tiver intentado uma ação civil contestando a validade de uma reivindicação da patente».  A Cisco argumentou que o § 315(a)(1) não impede a instituição de um IPR no seu caso, porque desistiu voluntariamente da sua ação civil anterior sem prejuízo.A Comissão discordou.Em primeiro lugar , a Comissão observou que o § 315(a)(1) não inclui uma exceção para uma ação civil que seja desistida sem prejuízo.  Citando Click-to-Call, a Comissão contrastou o § 315(a)(1) com o § 315(b), que inclui uma exceção ao prazo para um pedido de junção. 

O Conselho também considerou o significado comum dos termos «processo» e «ação civil» e concluiu que a expressão «processo civil instaurado» abrange uma ação civil que foi indeferida sem prejuízo.Ou seja, o prazo prescricional previsto no § 315(a)(1) é aplicável quando a ação civil é instaurada, independentemente de eventos subsequentes.  A Cisco argumentou que o termo «ação civil» no § 315(a)(1) requer um litígio substantivo.O Conselho discordou, concluindo que o termo «ação civil» não pode ser separado do termo «interposto» para exigir um litígio substantivo.Em vez disso , a frase «interpôs uma ação civil» requer apenas início da ação. 

A Cisco apontou para o histórico legislativo para demonstrar que «o objetivo do § 315(a)(1) é a coordenação dos direitos de propriedade intelectual com o litígio» e «impedir que um contestante tenha duas oportunidades de invalidar a patente».  No entanto, o Conselho considerou que esses comentários indicam, ao contrário, que «o § 315(a)(1) exige apenas que o requerente «busque» uma sentença declaratória, e não que litigue substantivamente a ação civil».  A Cisco argumentou ainda que o objetivo de uma rejeição sem prejuízo «é preservar, em vez de eliminar, a capacidade do requerente de processar novamente o requerido com base na mesma alegação» e que, apesar da conclusão no caso Click-to-Call relativamente ao § 315(b), este princípio anti-preclusão se aplica ao § 315(a)(1).  O Conselho não considerou isso convincente, observando que a Cisco não estava impedida de entrar com outra ação civil contestando a validade.

A decisão da Cisco Systems indica claramente que não haverá exceções ao prazo previsto no § 315(a)(1).As partes acusadas de violação devem considerar cuidadosamente as implicações em termos de direitos de propriedade intelectual de interpor uma ação civil no início do processo de desenvolvimento de uma estratégia de invalidação de patente.