O Departamento de Justiça e o USPTO revisam a declaração de política de 2013 sobre recursos para patentes essenciais padrão

Em dezembro de 2019, o Escritório de Patentes e Marcas Registradas dos Estados Unidos (USPTO), o Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia (NIST) e o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, Divisão Antitruste (DOJ) emitiram uma declaração de política oferecendo suas opiniões sobre a adequação de uma medida cautelar para violação de^patentesessenciais padrão1 sujeitas a compromissos de licenciamento RAND ou^FRAND2. Ao fazer isso, o USPTO e o DOJ retiraram sua declaração de política conjunta de 2013. A nova política estabelece que o compromisso FRAND do proprietário da patente é um fator relevante para um tribunal ou tribunal considerar as medidas corretivas por violação, mas não é um impedimento para uma medida cautelar. A declaração de política de 2019 rejeita quaisquer regras especiais que limitem as medidas corretivas disponíveis em caso de violação de patente devido ao fato de as patentes violadas serem patentes essenciais sujeitas a um compromisso FRAND.³

A declaração política de 2013, agora revogada, centrava-se em ordens de exclusão em investigações ao abrigo da Secção 337 da Lei Tarifária de 1930, mas sugeria que princípios semelhantes deveriam ser aplicados aos pedidos de medidas cautelares nos tribunais federais. Em 2013, o DOJ e o USPTO reconheceram os direitos do detentor de uma patente de excluir terceiros da prática da invenção patenteada, mas expressaram a opinião de que algumas limitações às medidas cautelares deveriam ser aplicadas quando o detentor da patente essencial padrão se comprometesse voluntariamente a licenciar a patente em termos FRAND ou RAND. Em particular, o DOJ e o USPTO consideraram que uma medida cautelar ou ordem de exclusão poderia ser inconsistente com o interesse público se o proprietário da patente essencial tentasse obter mais do que uma royalty FRAND. O DOJ e o USPTO propuseram, assim, limitar a medida cautelar a circunstâncias invulgares, tais como quando o suposto licenciado se recusasse a pagar a royalty FRAND estabelecida ou se recusasse a participar numa negociação para determinar essa royalty.

A declaração de política de 2019 reverteu qualquer presunção contra medidas cautelares e deixou claro que o DOJ e o USPTO não endossam um conjunto único de regras de reparação para disputas envolvendo patentes essenciais sujeitas a um compromisso FRAND. O DOJ e o USPTO, juntamente com o NIST, opinaram que a Comissão de Comércio Internacional dos EUA, os tribunais e outros tomadores de decisão devem considerar todos os fatores relevantes, incluindo quaisquer compromissos FRAND assumidos pelo detentor da patente, ao determinar as medidas corretivas para a violação de uma patente essencial padrão. As agências sugeriram que o tribunal ou tomador de decisão deve aplicar um padrão de liminar flexível, aplicando padrões equitativos, conforme defendido pela Suprema Corte no caso eBay v. MercExchange.⁴

Esta nova política é consistente com discursos anteriores do procurador-geral adjunto (AAG) Makan Delrahim e com a decisão do Circuito Federal de 2014 no caso Apple, Inc. v. Motorola, Inc.⁵Na sua descrição de uma abordagem «New Madison» à legislação antitrust e de propriedade intelectual, o AAG Delrahim criticou a posição de que um detentor de patente essencial padrão enfrenta dificuldades significativas para estabelecer o direito a uma injunção, em vez de a uma indemnização.⁶No caso Apple, o tribunal distrital aplicou uma regra per se, considerando que as injunções não estavam disponíveis para uma patente essencial padrão. O Circuito Federal reverteu a decisão, sustentando que os compromissos FRAND do titular da patente são relevantes para a análise da liminar pelo tribunal de primeira instância, mas que não existe nenhuma regra específica para patentes comprometidas com FRAND no que diz respeito a medidas cautelares.⁷Curiosamente, o Circuito Federal citou a declaração de política de 2013 do USPTO/DOJ para a proposição de que uma liminar poderia ser apropriada se o proprietário da patente essencial à norma se recusasse a licenciar a patente nos termos FRAND.

Embora a declaração de política do DOJ e do USPTO tenha mudado, não está claro, na prática, se o resultado do litígio federal mudaria. Conforme observado pelo Circuito Federal na sua decisão sobre a Apple, a estrutura descrita pela Suprema Corte no caso eBay fornece um padrão flexível de liminar para lidar com os aspectos únicos das patentes essenciais padrão que estão sujeitas a um compromisso FRAND. Em primeiro lugar, o acordo do titular da patente com o FRAND no processo de definição de normas pode afetar a capacidade desse titular de satisfazer o padrão de dano irreparável necessário para uma injunção. Também é relevante se o titular da patente licenciou outros terceiros. Além disso, aplicando os fatores padrão^{Georgia-Pacific8}para danos de patentes, a taxa FRAND nessas outras licenças provavelmente terá peso quando o tribunal definir os royalties apropriados para a infração em curso. Se o proprietário de uma patente essencial à norma renegar o seu compromisso FRAND, a organização de definição de normas poderá ter reivindicações contratuais diretas e o potencial licenciado poderá apresentar uma reivindicação de terceiro beneficiário. Mas nenhum dos resultados requer necessariamente uma reparação antitrust com base numa reivindicação da Lei Sherman. No fundo, uma questão política é se um potencial licenciado pode usar (infringir) uma patente essencial com confiança de que nenhuma liminar será emitida para impedir o uso/infração futura. Seja sob a decisão do Circuito Federal no caso Apple ou a declaração política de 2019 do DOJ, USPTO e NIST, a resposta é não; uma liminar continua sendo possível, mas sua emissão depende de fatos específicos.

¹ Como resultado da necessidade de a tecnologia funcionar corretamente e de vários componentes interagirem, as organizações de desenvolvimento de normas adotam certas normas tecnológicas que permitem a interoperabilidade de produtos fabricados por diferentes fabricantes. As patentes para tecnologias necessárias para cumprir uma norma são conhecidas como patentes essenciais à norma.

² Um detentor de patente que participe em atividades de definição de normas numa organização de desenvolvimento de normas pode concordar em licenciar a patente em termos razoáveis e não discriminatórios (RAND) ou em termos justos, razoáveis e não discriminatórios (FRAND).

³ O texto completo da declaração de política de 2019 está disponível em https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/SEP%20policy%20statement%20signed.pdf.

⁴ 547 U.S. 388, 390-93 (2006).

⁵ 757 F.3d 1286, 1332 (Fed. Cir. 2014), anulado por outros motivos por Williamson v. Citrix Online, LLC, 792 F.3d 1339 (Fed. Cir. 2015).

⁶ M. Delrahim, “A ‘Nova Abordagem Madison’ à Legislação Antitruste e à Propriedade Intelectual”, 13 (16 de março de 2018), disponível em https://www.justice.gov/opa/speech/file/1044316/download.

⁷ 757 F.3d em 1331-32.

⁸ Os fatores comumente considerados na avaliação do valor de uma royalty razoável em processos por violação de patente são derivados do caso Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp., 318 F. Supp. 1116 (S.D.N.Y. 1970).