Um dos aspetos mais confusos — e frustrantes — das regras de Ajuste do Prazo de Patente (PTA) do USPTO é a incompatibilidade entre as regras de PTA e as regras de Declaração de Divulgação de Informações (IDS). Em Gilead Sciences, Inc. v. Lee, o Circuito Federal manteve uma dessas regras PTA incompatíveis, mas o parecer do tribunal não abordou a inconsistência com a regra IDS aplicável. As partes interessadas apanhadas nas lacunas entre as regras PTA e as regras IDS podem conseguir salvar alguma PTA ao abrigo da Supernus.
Incompatibilidades PTA-IDS
Em Supernus v. Iancu, o Circuito Federal decidiu que o USPTO não pode cobrar uma dedução PTA por «atraso do requerente» durante um período em que o requerente «não poderia ter feito nada para avançar com o processo». Embora a decisão não se limite a deduções PTA baseadas em IDS, a dedução em questão decorreu de um IDS que foi oportuno de acordo com as regras IDS, mas que, mesmo assim, incorreu numa dedução PTA de acordo com as regras PTA.
O USPTO ajustou algumasdas suas regras de PTA tendo em vista o caso Supernus, mas não alterou a regra em questão no caso Supernus (37 CFR § 1.704(c)(8)) nem a regra de 30 dias de IDS-PTA da 37 CFR § 1.704(d). Esta última é a fonte de dois tipos de incompatibilidades entre PTA e IDS, uma baseada no tempo e outra baseada no assunto.
À primeira vista, a regra 704(d) da PTA parece semelhante à regra 97(e) da IDS, mas a regra da PTA tem um prazo de 30 dias para apresentar um IDS sem incorrer numa dedução PTA, enquanto a regra IDS tem um prazo de três meses para apresentar um IDS atempado.
À primeira vista, a certificação exigida para invocar a regra 704(d) da PTA parece semelhante à certificação da regra 97(e) da IDS, mas a regra da PTA aplica-se em circunstâncias muito mais limitadas. Para evitar uma dedução da PTA que, de outra forma, seria aplicável, a IDS deve citar apenas itens que sejam, ou tenham sido citados pela primeira vez, numa «comunicação de um instituto de patentes numa aplicação estrangeira ou internacional equivalente ou do [USPTO]». Por outro lado, a certificação IDS abrange quaisquer itens anteriormente desconhecidos por um indivíduo abrangido pela regra de divulgação, 37 CFR § 1.56(c), independentemente de como foram identificados. Assim, mesmo um IDS apresentado prontamente pode levar a uma dedução PTA se o item citado tiver chegado ao conhecimento do requerente em circunstâncias não abrangidas pelo âmbito limitado da 37 CFR § 1.704(d).
Recuperação do ajuste do prazo da patente sob a Supernus
Embora algumas deduções de PTA baseadas em IDS não possam ser evitadas, pode ser possível recuperar algumas deduções de PTA sob a Supernus. Conforme explicado neste artigo, um requerente pode solicitar a reconsideração de uma dedução por «atraso do requerente» que abrange um período em que o requerente não poderia ter feito nada para avançar com o processo. Por exemplo, se um IDS foi apresentado logo após um indivíduo abrangido pela regra de divulgação ter tomado conhecimento dos itens citados, mas incorreu numa dedução PTA, a dedução pode ser reduzida para excluir o período durante o qual «não houve esforço identificável» que pudesse ter sido feito, ou seja, o período que decorreu desde o início do período de atraso cobrado até o indivíduo ter tomado conhecimento dos itens em questão. De acordo com a prática atual do USPTO, tal pedido de reconsideração requer uma taxa, e uma dedução PTA ainda será cobrada pelo período de tempo decorrido desde que o indivíduo tomou conhecimento do(s) item(ns) até que o IDS foi apresentado, mas pelo menos parte do PTA poderá ser recuperada.
