Circuito Federal ordena rejeição parcial das reivindicações contestadas pela Voip-Pal em matéria de direitos de propriedade intelectual

Numa opinião sucinta, o Circuito Federal ordenou uma reparação que levanta questões que se pensava terem sido resolvidas no caso SAS Institute Inc. v. Iancu, nomeadamente se a Comissão de Julgamento e Recurso de Patentes pode abordar apenas algumas das reivindicações contestadas num processo de IPR. Com base na confirmação de um processo judicial distrital relacionado que invalidou algumas reivindicações, o tribunal anulou uma parte da decisão da Comissão e remeteu à Comissão para indeferir como irrelevante a petição de IPR relativamente a algumas das reivindicações contestadas.  Em suma, o Circuito Federal ordenou efetivamente que a Comissão emitisse uma decisão apenas sobre algumas das reivindicações contestadas no processo de IPR.

Irrelevância

Para compreender a questão da irrelevância, é importante conhecer o histórico processual do caso. No início de 2016, a Voip-Pal processou a Apple por violação das patentes norte-americanas n.º 8.542.815 e n.º 9.179.005 («patentes reivindicadas») no Tribunal Distrital Federal dos Estados Unidos para o Distrito de Nevada.  Ver Apple Inc. v. Voip-Pal, Inc., n.ºs 2018-1456, 2018-1457, slip op. em 2-3 (Fed. Cir. 25 de setembro de 2020).  Posteriormente, a Apple solicitou uma revisão inter partes (“IPR”) e o processo no tribunal distrital foi suspenso, aguardando a resolução da IPR. Ver id. em 3. A Comissão concluiu, por fim, que todas as reivindicações nas patentes reivindicadas não eram inválidas por serem óbvias.  Ver id. em 4. Pouco tempo depois, a suspensão do tribunal distrital foi levantada e o processo foi transferido para o Tribunal Distrital Federal dos Estados Unidos para o Distrito Norte da Califórnia e combinado com processos relacionados que alegavam violação das mesmas patentes. Ver id. em 6. O tribunal distrital então deferiu uma moção de indeferimento, sustentando que as reivindicações representativas eram inelegíveis para patente. Este resultado foi confirmado pelo Circuito Federal em uma opinião separada em Apple Inc. v. Twitter, Inc. (“Twitter”). Ver id.

Num documento pós-briefing intitulado «Sugestão de irrelevância», apresentado neste caso após a confirmação no Twitter, a Apple alegou que a confirmação tornou os recursos imediatos irrelevantes, justificando a anulação das decisões finais por escrito da Comissão e das sanções associadas. Ver Apple Inc. v. Voip-Pal.com, Inc., Nos. 18-1456 (Fed. Cir. 8 de junho de 2020), ECF No. 79. Durante a argumentação oral no Circuito Federal, o argumento incontestado da Apple foi que todas as reivindicações contestadas no IPR que se sobrepunham às reivindicações invalidadas pelo tribunal distrital deveriam ser indeferidas por irrelevância.  Ver Apple Inc., n.ºs 2018-1456, 2018-1457, slip op. em 6. O Circuito Federal concordou, sustentando que, uma vez que as reivindicações «não cumpriam o limiar da Secção 101 no Twitter, a Apple «já não tem potencial para causar danos, tornando assim irrelevante a investigação [de obviedade]» em questão no presente recurso».  Id. na página 7. O Circuito Federal então anulou parcialmente e remeteu para a Comissão indeferir as petições de IPR da Apple quanto às reivindicações sobrepostas — o tribunal confirmando a determinação de não obviedade da Comissão quanto às reivindicações restantes não sobrepostas.

Na sequência deste parecer sobre a irrelevância, duas questões permanecem em grande parte sem resposta.  Primeiro, se o tribunal tinha realmente autoridade para ordenar a rejeição por irrelevância num contexto administrativo. E, segundo, como esta decisão interage com o caso SAS Institute Inc. v. Iancu, que determina que um requerente tem direito a uma decisão por escrito que aborde todas as alegações contestadas. 138 S. Ct. 1348, 1359-60 (2018). 

No que diz respeito à primeira questão, que se refere à justiciabilidade e à irrelevância, geralmente um processo pendente num tribunal federal pode, em algum momento durante a sua pendência, tornar-se não justiciável, tornando assim o processo irrelevante. O Circuito Federal no presente recurso cita o caso United States v. Munsingwear, Inc., que afirma que é «prática estabelecida» e “dever do tribunal de recurso” “reverter ou anular a sentença inferior e remeter com uma orientação para indeferir” quando “um caso civil de um tribunal do sistema federal [se torna] irrelevante enquanto está a caminho [para lá] ou pendente [da sua] decisão sobre o mérito”. 340 U.S. 36, 39-40 (1950).  Numa nota de rodapé, o Circuito Federal reconhece que o recurso em questão não surgiu de um tribunal federal, como no caso Munsingwear, mas sim de uma agência administrativa, e afirma que «esta diferença no histórico processual não merece uma solução diferente». Ver Apple Inc., N.ºs 2018-1456, 2018-1457, slip op. em 7 n.º 3 (citando PNC Bank Nat’l Ass’n v. Secure Axcess, LLC, 138 S. Ct. 1982, 1982 (2018) (mem.) (ordenando o reenvio para que o Conselho anule a ordem por irrelevância)).

No entanto, o que o Supremo Tribunal evidentemente fez no caso PNC Bank não apoia diretamente a anulação parcial nesta situação. No caso PNC Bank, o Supremo Tribunal não instruiu o Circuito Federal a exigir que a Comissão anulasse parcialmente o parecer da Comissão; em vez disso, a instrução do Supremo Tribunal exigia que todo o parecer fosse anulado. Ver PNC Bank, 138 S. Ct. em 1982.  No mínimo, o que o Circuito Federal fez no presente recurso foi estender o que a Suprema Corte fez nos casos PNC Bank e Munsingwear, Inc. sem reconhecer que está se afastando da “prática estabelecida” de anular toda a decisão subjacente. Ver Apple Inc., Nos. 2018-1456, 2018-1457, slip op. em 7 n.3.

No que diz respeito à segunda questão, que procura compreender como este parecer interage com o caso SAS Institute Inc. v. Iancu, é sabido que o Supremo Tribunal, no caso SAS, afirma «que é a petição do requerente, e não o poder discricionário do diretor, que deve orientar o andamento do litígio». 138 S. Ct. em 1351.  Isto significa que um requerente tem direito a uma decisão final por escrito que aborde todas as alegações e contestações contidas na petição. Como o Supremo Tribunal escreveu no início deste ano, «uma vez que a agência instaura a revisão inter partes, deve “resolver todas as alegações do caso”».  Thryv Inc. v. Click-to-Call Inc., 140 S. Ct. 1367, 1376 (2020) (citando SAS Inst., 138 S. Ct. em 1353).

Aqui, o Circuito Federal exigiu que a Comissão apenas anulasse parcialmente, permitindo que o restante da decisão permanecesse válido. Assim que a Comissão indeferir essas reivindicações sobrepostas como irrelevantes, a Apple não terá mais uma decisão por escrito sobre elas. A decisão do Circuito Federal de anular e remeter parece autorizar a Comissão a emitir uma decisão parcial, apesar da determinação da SAS de que é a petição que orienta o litígio.  Embora o próprio Circuito Federal não aborde esta questão, talvez a resposta possa ser encontrada no reconhecimento da SAS de que «as reivindicações contestadas "na petição" nem sempre sobreviverão até ao final do caso». SAS Inst., 138 S. Ct. em 1357. Especificamente, o Supremo Tribunal expressa que a própria linguagem da lei estabelece que as reivindicações em uma patente contestada podem ser filtradas durante o litígio quando, por exemplo, o titular da patente decide cancelar uma reivindicação contestada durante o curso de um IPR. Id. Embora não expresso aqui, talvez a opinião do Circuito Federal seja que as reivindicações sobrepostas foram, na verdade, eliminadas da patente, permitindo, consequentemente, que a Comissão emitisse uma decisão apenas sobre algumas das reivindicações contestadas no IPR.

Numa secção quase igualmente sucinta, o Circuito Federal rejeitou os argumentos da Apple de que as reivindicações não invalidadas no processo do tribunal distrital também deveriam ser rejeitadas como irrelevantes. Apple, slip op. em 8. No entanto, conforme explicado pelo tribunal, quaisquer efeitos da preclusão de reivindicações do processo do tribunal distrital só podem ser decididos numa ação futura movida pela Voip-Pal. Ver id. (citando In re Katz Interactive Call Processing Pat. Litig., 639 F.3d 1303, 1310 n.5 (Fed. Cir. 2011) (afirmando que «o efeito preciso da sentença[] no [primeiro] caso terá necessariamente de ser decidido em quaisquer ações posteriores que possam ser intentadas.»)) (alterações e ênfase na opinião da Apple ).  Qualquer parecer emitido nesta fase seria meramente consultivo e uma violação da jurisdição do tribunal nos termos do Artigo III. Ver id. em 9.

Sanções e nova audiência

Durante o processo inicial de IPR, o ex-CEO da Voip-Pal enviou várias cartas a várias pessoas, incluindo membros do Congresso, o presidente, juízes federais e juízes administrativos de patentes («APJs») que trabalham no PTAB. Ver id. na página 3.  Essas cartas não foram enviadas à Apple e criticavam o sistema de IPR, reclamavam dos resultados da Comissão e solicitavam uma decisão favorável à Voip-Pal ou, em alternativa, a rejeição das petições da Apple. Ver id. Após a emissão da decisão por escrito, que considerou nenhuma das reivindicações contestadas inválidas por serem óbvias, a Apple solicitou sanções com base nas comunicações ex parte e recorreu da decisão final por escrito relativa à validade para o Circuito Federal. Ver id. na página 4. O Circuito Federal emitiu uma suspensão limitada, permitindo que a Comissão decidisse sobre os pedidos de sanções. Ver id. Um novo painel de APJs deferiu o pedido de sanções da Apple e elaborou uma solução inovadora, optando por presidir o pedido de nova audiência da Apple. Ver id. em 4-5. No entanto, este pedido foi finalmente indeferido com base no mérito, uma vez que a Apple não provou que o painel anterior tivesse interpretado mal ou ignorado qualquer questão ao emitir a decisão final por escrito.  Ver id. na página 5. O Circuito Federal então suspendeu a suspensão, dando origem ao recurso imediato no qual a Apple contesta este resultado com base em dois fundamentos: primeiro, alegando uma violação da Lei de Procedimento Administrativo (“APA”) e do devido processo legal quando o segundo painel impôs sanções inovadoras e, segundo, alegando que a Comissão estava incorreta ao concluir que as reivindicações contestadas não eram óbvias. Ver id. na página 9. 

A Apple argumentou que a Comissão só estava autorizada a aplicar uma das oito sanções enumeradas no artigo 37 C.F.R. § 42.12(b). Ver id. na página 10. No entanto, o tribunal salienta que o artigo § 42.12(b) diz «As sanções incluem...», provando que a lista não é exaustiva.  Ver id. na página 11. Uma vez que o regulamento apoiava a Comissão na elaboração da sua própria sanção e que a sanção escolhida era razoável, não se tratou de um abuso de poder discricionário nem de uma violação da APA.

Em seguida, a Apple alegou uma violação do devido processo legal decorrente da recusa da Comissão em emitir a sanção específica solicitada pela Apple. Ver id. na página 12. Este argumento foi indeferido, uma vez que a Apple não identificou qualquer interesse patrimonial quando levantou pela primeira vez a questão do devido processo legal. Ver id. Uma vez que uma violação do devido processo legal requer a privação de um interesse patrimonial e não podem ser apresentados novos argumentos em recurso, o tribunal rejeitou o argumento da Apple. Ver id. nas páginas 12-13.

Por fim, a Apple argumentou que a Comissão cometeu um erro jurídico e factual ao considerar que a Apple não conseguiu estabelecer uma motivação para combinar a sua técnica anterior reivindicada. Ver id. na página 13. Mais uma vez, o argumento da Apple foi infrutífero. Ver id. nas páginas 13-15. Além disso, o tribunal confirmou a decisão da Comissão de que o perito da Apple apresentou apenas razões «conclusivas e insuficientes» para combinar as referências.  Ver id. na página 14. Conforme observado, uma conclusão de não obviedade não pode ser sustentada por meras declarações conclusivas. Ver id. (citando In re Kahn, 441 F.3d 977, 988 (Fed. Cir. 2006)).  Além disso, a Comissão não cometeu erro ao dar crédito ao testemunho do perito da Voip-Pal em detrimento do da Apple. Ver id. na página 15.

Embora seja curta, a opinião do tribunal deixa questões em aberto. Por exemplo, a Comissão deve aguardar uma ordem do Circuito Federal antes de indeferir parcialmente um pedido de IPR? Uma vez que a irrelevância do Artigo III normalmente não se aplica à Comissão, existem outros motivos além da irrelevância que possam justificar o indeferimento parcial de um pedido de IPR? E em relação às sanções, uma vez que a Comissão não está limitada às oito sanções enumeradas nos regulamentos, poderia a Comissão impor sanções monetárias? Embora as circunstâncias factuais que levaram a este caso possam não ser comuns, parece provável que mais recursos sejam apresentados para abordar questões não resolvidas.