A técnica anterior admitida pelo requerente não pode ser uma «base para» uma contestação de IPR

Numa decisão datada de 1 de fevereiro de 2022, o Circuito Federal confirmou que a arte anterior admitida pelo requerente (AAPA) não pode constituir a base de uma contestação de validade numa revisão inter partes (IPR).¹A decisão surgiu de duas IPRs apresentadas pela Apple contestando a validade de uma patente da Qualcomm direcionada a dispositivos de circuitos integrados, incluindo «level shifters» que comunicam entre dispositivos de entrada/saída e dispositivos centrais^.2O fundamento para a invalidade sobre o qual a Apple prevaleceu perante a Comissão baseou-se na AAPA (Fig. 1 da patente e sua descrição acompanhante) tendo em vista uma referência de arte anterior chamada Majcherczak.³

Nos IPRs, a Qualcomm não contestou que a combinação da AAPA e da técnica anterior invocada ensinava todos os elementos das reivindicações contestadas. A Qualcomm argumentou apenas que a contestação da validade da Apple era falha porque as admissões do titular da patente não podiam ser invocadas num IPR.  A Comissão discordou, argumentando que, nos termos do artigo 35 U.S.C. § 311(b), «a técnica anterior que consiste em patentes ou publicações impressas» inclui a AAPA, porque a AAPA é uma técnica anterior contida numa patente (ou seja, a patente que está a ser contestada).⁴A Qualcomm recorreu para o Circuito Federal.

Um painel do Circuito Federal rejeitou a conclusão da Comissão de que a AAPA se qualifica como «arte anterior consistindo em patentes ou publicações impressas» porque é arte anterior contida numa patente. Em vez disso, o painel argumentou que as «patentes ou publicações impressas» referidas na lei devem ser, elas próprias, arte anterior à patente contestada. O tribunal explicou que este entendimento de «arte anterior que consiste em patentes ou publicações impressas» está em consonância com interpretações judiciais anteriores de linguagem idêntica em 35 U.S.C. § 301(a), e observou que o Supremo Tribunal e o Circuito Federal já haviam entendido anteriormente que as «patentes e publicações impressas» referidas em § 311(b) são, elas próprias, arte anterior.⁵

No entanto, o painel teve o cuidado de explicar que a AAPA não está categoricamente excluída de uma revisão inter partes .⁶Por exemplo, a AAPA pode ser usada para fornecer uma base factual sobre o que um técnico qualificado saberia no momento da invenção. Também pode ser usada para fornecer uma limitação de reivindicação ausente. No entanto, não pode ser usada como «base para» uma contestação de validade.

Portanto, o resultado final do caso dependerá de as petições da Apple levantarem uma contestação § 103 «com base» na AAPA citada nas suas petições, e o Circuito Federal remeteu ao Conselho para resolução dessa questão em primeira instância. Portanto, a Comissão terá que decidir se a petição da Apple se baseia apenas na AAPA para fornecer uma limitação ausente (um uso permitido nos termos da U.S.C. § 311(b)), ou se a AAPA é tão fortemente invocada que constitui, de forma inadmissível, a base da contestação de validade da Apple. No entanto, a decisão do painel oferece pouca ajuda para determinar onde exatamente fica essa linha divisória. 

Nessa questão, pode ser importante que o fundamento para a não patenteabilidade nas petições da Apple seja descrito como a AAPA em vista da arte anterior de Majcherczak, em oposição à referência da arte anterior em vista da AAPA. Isso porque o principal precedente citado pelo painel para a proposição de que a AAPA pode ser invocada em um IPR para fornecer uma limitação de reivindicação ausente — Koninklijke Philips N.V. v. Google, LLC et al., 948 F.3d 1330 (Fed. Cir. 2020) — tratava do argumento de que teria sido óbvio modificar uma referência da arte anterior tendo em vista o conhecimento geral de um técnico especializado. Portanto, a análise (pelo menos neste caso) pode depender se o contestante está a argumentar que teria sido óbvio modificar a AAPA tendo em vista a arte anterior, ou o contrário. Mas, independentemente do resultado do caso, a decisão serve como um lembrete útil de que os profissionais da PTAB precisam de concentrar os seus argumentos de não patenteabilidade na arte anterior à patente contestada e devem, no máximo, basear-se na AAPA para fornecer uma limitação que, de outra forma, estaria ausente da arte anterior.

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¹Qualcomm Inc. contra Apple Inc., N.ºs 2020-1558 – 2020-1559, ECF N.º 82, p. 3 Fed. Appx. 610 (Fed. Cir. 2022).

²Id.

³Página 6

⁴Página 8

⁵Página 11

⁶Página 13