Utilizar o licenciamento antecipado de IP para reduzir futuras interrupções na cadeia de abastecimento

As empresas frequentemente celebram contratos de fornecimento de componentes que são cobertos ou produzidos utilizando os direitos de propriedade intelectual (PI) de um fornecedor, mas não dão a devida atenção ao licenciamento de PI. Diante das interrupções na cadeia de abastecimento e da necessidade associada de investigar opções de segundo fornecimento e internalização, os fornecedores podem estar interessados em capitalizar esses direitos para impedir a produção de suas peças proprietárias. Por exemplo, o fornecedor pode afirmar que a peça componente está protegida por uma patente ou que a segunda fonte ou a internalização pelo cliente utilizaria o «know-how» do fornecedor. Como resultado, os direitos de PI do fornecedor, geralmente uma consideração secundária no contexto de acordos de fornecimento comuns, passaram agora para o primeiro plano em muitas indústrias.

Especialmente durante e como resultado da pandemia da COVID-19, ocorreram interrupções e atrasos inesperados na cadeia de abastecimento, impedindo que certos fornecedores pudessem fornecer componentes ou materiais aos clientes em tempo hábil, na quantidade necessária ou a um preço acordado. Em alguns casos, as interrupções impedem substancialmente a capacidade do próprio cliente de entregar os seus produtos dentro do prazo, do orçamento e em quantidades suficientes, causando perda de receita e boa vontade do cliente.

Para lidar com esses riscos na cadeia de abastecimento, os clientes devem negociar, como parte do contrato de fornecimento ou mesmo como um documento independente, a possibilidade de utilizar a propriedade intelectual do seu fornecedor em certos casos em que o fornecedor alega que não pode fornecer a quantidade necessária do componente em questão em tempo hábil ou a um preço acordado. Seja através da terceirização da fabricação do componente a um terceiro ou da internalização da produção, o cliente deve garantir a si mesmo a opção de utilizar a PI do fornecedor, de modo a minimizar as interrupções na produção. O cliente pode garantir essa opção através de negociações com o fornecedor para estabelecer, por exemplo, uma licença condicional ou um depósito de propriedade intelectual que permita ao cliente utilizar a PI do fornecedor em caso de determinadas condições acordadas.

Patentes e know-how comuns na cadeia de abastecimento

Um fornecedor pode ter vários direitos de propriedade intelectual que abrangem um componente que fornece a um cliente, incluindo direitos de patente e direitos que protegem o «know-how» do fornecedor. Geralmente, uma patente confere ao seu titular (o fornecedor, neste caso) o direito exclusivo de impedir que outros (um cliente, terceiros contratados pelo cliente ou qualquer outra pessoa) fabriquem, utilizem, vendam, ofereçam para venda ou importem o produto abrangido pela patente, salvo acordo em contrário. Independentemente de o componente ser patenteado ou não, o fornecedor também pode ter interesse em proteger o seu know-how em relação ao componente. O know-how pode ser tangível ou intangível, pode ou não ser patenteável e pode ou não ser protegido por estatutos de segredos comerciais da legislação estadual.¹O know-how pode incluir, por exemplo: informações científicas ou técnicas, resultados e dados de qualquer tipo; segredos comerciais; práticas, protocolos, métodos, processos (incluindo processos de fabrico) ou técnicas; especificações de componentes (por exemplo, dimensões, seleção de materiais, lista de materiais (BOM), etc.); e desenhos de engenharia e modelos tridimensionais de desenho assistido por computador (CAD). Um fornecedor pode tentar não partilhar e manter em segredo grande parte do seu know-how sobre um componente. Mas, em alguns casos, o fornecedor pode precisar de partilhar pelo menos parte do seu know-how com o seu cliente para que este possa projetar e produzir o produto final, de modo que o componente possa ser integrado como parte da montagem, para gerar desenhos e modelos do produto para fins de produção e instruções de montagem, etc.

Dilema: Disposições típicas de PI incluídas em contratos de fornecimento

Os contratos de fornecimento normalmente tratam a propriedade intelectual como algo secundário, por exemplo, quando definem os direitos de propriedade intelectual do fornecedor e incluem apenas um direito limitado para o cliente usar essa propriedade intelectual. Os contratos de fornecimento tradicionais também podem definir e incluir apenas um direito limitado de usar o know-how do fornecedor (por exemplo, o know-how que é partilhado com o cliente pode ser usado apenas para fins específicos e enumerados pelo cliente, o know-how que é partilhado com o cliente não pode ser amplamente divulgado, etc.). No entanto, caso ocorra uma interrupção na cadeia de fornecimento ou um atraso na entrega dos componentes nos termos dos contratos de fornecimento tradicionais, o cliente pode enfrentar uma situação de perda mútua: (a) perder receita e boa vontade do cliente por não conseguir atender às demandas do produto ou (b) infringir os direitos de propriedade intelectual do fornecedor ao fabricar o componente fora dos limites do contrato de fornecimento.

Resposta: Incluir licença condicional para patentes e propriedade intelectual relacionada em contratos de fornecimento

Embora os termos de PI nos contratos de fornecimento fossem historicamente limitados e esporádicos, o ambiente atual de fornecimento exige que os clientes levem a sério a PI dos fornecedores. Os contratos de fornecimento devem incluir várias declarações e garantias do fornecedor sobre se o componente fornecido é patenteado. O contrato de fornecimento também pode exigir um acordo de que o fornecedor notificará o cliente se alguma coisa sobre o status de patente do componente mudar durante a vigência do contrato de fornecimento (por exemplo, uma patente expira, uma nova patente é emitida que cobre o componente, novos recursos patenteados são introduzidos nas futuras gerações do componente, etc.). Da mesma forma, devem ser incluídas disposições relativas a know-how, informações confidenciais, direitos autorais e segredos comerciais, tais como um reconhecimento do fornecedor de que as informações não são confidenciais ou know-how, a menos que sejam marcadas pelo fornecedor como tal. Estas disposições têm como objetivo promover a certeza, evitando a circunstância em que o cliente deseja posteriormente obter uma segunda fonte para o componente, mas fica frustrado ao descobrir que os direitos de propriedade intelectual do fornecedor o impedem de o fazer.

Conhecer as patentes ou outros direitos de propriedade intelectual de um fornecedor é apenas metade da solução – para evitar interrupções, os clientes devem fazer todos os esforços para negociar com o fornecedor uma licença antecipada e condicional que defina quando o cliente pode, sob certas condições, fabricar o componente por conta própria (internamente) ou mandar fabricá-lo por terceiros (segunda fonte). Isso normalmente se dará na forma de uma licença que permite ao cliente produzir o componente sem infringir os direitos de patente do fornecedor ou usar indevidamente o know-how do fornecedor. A licença também pode permitir o uso dos desenhos do fornecedor, evitando os custos associados ao redesenho de componentes posteriormente. Essa licença permitirá que o fornecedor e o cliente especifiquem claramente quando a licença condicional é ativada, por quanto tempo e quais informações o cliente pode usar, para que ele possa agir rapidamente e mitigar quaisquer impactos adversos na fabricação do seu produto.

Muitas condições podem desencadear a ativação dessas licenças:

Os clientes que exigem licenças condicionais dos fornecedores precisam entender que isso terá um custo. Por exemplo, o fornecedor pode exigir o pagamento de royalties do cliente por cada componente que não seja produzido por ele. Nos casos em que o cliente concordou em comprar um componente de um fornecedor e o fornecedor está impedido de fornecer o componente a outros clientes (por exemplo, devido a um desenvolvimento conjunto entre o fornecedor e o cliente, pelo qual o fornecedor só pode fornecer o componente ao parceiro/cliente, etc.), o fornecedor pode desejar que tais restrições sejam levantadas se o cliente for autorizado a adquirir o componente de um segundo fornecedor ou a produzi-lo internamente. Em alternativa, os fornecedores podem desejar levar os seus produtos (de custo mais elevado) para o mercado aberto em troca da possibilidade de o cliente adquirir o componente de um segundo fornecedor ou internamente. No entanto, um acordo mútuo prévio reduzirá a incerteza para ambas as partes e evitará discussões apressadas e controversas mais tarde, quando, por definição, a entrega do produto estiver em risco.

Exequibilidade

Tal como muitos termos num contrato de fornecimento, uma licença condicional que permite a uma empresa utilizar a propriedade intelectual de um fornecedor deve ser clara. O contrato deve mencionar expressamente os termos da licença, incluindo, no mínimo, o seguinte: (a) como a licença é ativada (por exemplo, por conveniência, apenas mediante determinados gatilhos, etc.), (b) exatamente qual propriedade intelectual a empresa pode usar, (c) por quanto tempo a licença é permitida e (d) os custos associados ao uso. Os termos também devem indicar expressamente quais informações, se houver, o fornecedor precisa fornecer como parte de uma transferência de tecnologia para permitir que o cliente fabrique o produto.

A falta de especificidade no contrato pode tornar pouco claro o que exatamente o fornecedor precisa fornecer como parte da transferência de PI.²Sem termos contratuais suficientes, os tribunais podem hesitar em forçar transferências de PI que possam prejudicar os direitos de PI do fornecedor (por exemplo, a divulgação de segredos comerciais, como processos de fabricação proprietários).³Na maioria dos casos, a solução preferida para fazer cumprir a transferência de tecnologia prevista por uma licença condicional num contrato de fornecimento será uma liminar obrigatória. Entre as soluções judiciais, apenas essa liminar pode proporcionar a transferência oportuna necessária para evitar uma interrupção significativa na linha de abastecimento. Mas uma medida cautelar obrigatória (que exige atos afirmativos de execução), em oposição a uma medida cautelar proibitiva (que proíbe certas condutas), é particularmente difícil de obter numa base preliminar.⁴Por esta razão, é especialmente importante que os termos de uma licença condicional num contrato de fornecimento sejam estabelecidos em detalhes explícitos. A título de exemplo, tal disposição poderia estabelecer que «o fornecedor licencia as patentes A e B, o desenho técnico C, o modelo CAD D e a lista de materiais E por um período de X [dias/meses/anos] a uma taxa de royalties de Y para cada componente Z fabricado ou que venha a ser fabricado pelo cliente». Para aumentar a clareza e a especificidade, uma opção poderia ser incluir cada documento que seria considerado parte da transferência de PI num pacote de transferência como anexo ao contrato de fornecimento.

Uma abordagem alternativa que poderia permitir às partes evitar o atraso e a incerteza associados a uma ação judicial seria estabelecer um depósito de propriedade intelectual. Tal depósito exigiria um acordo que estabelecesse claramente o material e as informações a serem depositados, e uma linguagem muito específica que definisse as circunstâncias e a documentação necessária para autorizar um agente depositário a liberar o material depositado ao cliente. O acordo de caução também poderia incluir linguagem obrigando o fornecedor a fornecer ao agente de caução qualquer nova PI necessária para executar o contrato de fornecimento à medida que ele é colocado em prática. Seria difícil fiscalizar o cumprimento dessa obrigação de atualização por parte do fornecedor; o cliente pode ter que confiar, em certa medida, na boa-fé do fornecedor em divulgar novos desenvolvimentos de PI à medida que eles ocorrem. Como resultado, mesmo um acordo de caução cuidadosamente redigido pode não substituir completamente a necessidade de recursos judiciais.

Conclusão

Independentemente dos termos, estabelecer o direito de acesso à propriedade intelectual do fornecedor no início de uma relação comercial traz clareza para ambas as partes. Quando utilizado corretamente, pode eliminar discussões tensas no caso de surgirem interrupções inesperadas na cadeia de abastecimento.

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