O ajuste do prazo da patente do tipo C requer um recurso totalmente bem-sucedido

Em Sawstop Holding LLC v. Vidal, o Circuito Federal manteve a interpretação do USPTO da lei de Ajuste do Prazo de Patente (PTA), que limita a disponibilidade do PTA para o tempo gasto a recorrer da rejeição de um examinador. A decisão pode levar a um maior escrutínio das decisões da Comissão de Julgamento e Recurso de Patentes que «confirmam» uma rejeição recorrida com base em «um novo motivo de rejeição». A decisão também pode incentivar os requerentes a estruturar os seus recursos de forma que uma decisão favorável resulte na determinação da patenteabilidade de pelo menos algumas reivindicações.

O Estatuto da PTA

A parte do estatuto da PTA em questão era 35 U.S.C. § 154(b)(1)(C):

Se a emissão de uma patente original for adiada devido a...

(iii) revisão em recurso pela Comissão de Julgamento e Recurso de Patentes ou por um tribunal federal num caso em que a patente foi emitida ao abrigo de uma decisão na revisão que revogou uma determinação adversa de patenteabilidade,

o prazo da patente será prorrogado por um dia por cada dia de pendência do processo, ordem ou revisão, conforme o caso.

O PTA para este tipo de atraso é referido como PTA «Tipo C».

O Tribunal Distrital considerou que «a linguagem inequívoca impõe dois requisitos: que uma determinação adversa de patenteabilidade seja revertida e que o pedido analisado nesse recurso seja concedido como patente em resultado dessa reversão». Aplicando esta interpretação ao histórico de processo das patentes em questão, o tribunal distrital considerou que não era devido nenhum PTA do tipo C.

O histórico do processo em questão

A Sawstop contestou a concessão de duas patentes, cada uma com um histórico complicado de processos judiciais.

Para a patente norte-americana n.º 9.522.476, a Sawstop recorreu da rejeição do examinador da reivindicação 11 por ser óbvia em relação às figuras 7-9 de Lokey e às figuras 1-5 de Lokey em combinação com Fergle. A Comissão concordou que o examinador «não tinha feito as conclusões factuais iniciais necessárias para demonstrar um caso prima facie de obviedade da reivindicação 11» para a rejeição tal como formulada, mas considerou que «as Figuras 7-9 de Lokey eram suficientes por si só para... tornar a reivindicação 11 óbvia em combinação com Fergle». Em vez de reverter a rejeição, «confirmou» com base num «novo fundamento de rejeição». A Sawstop reabriu o processo para abordar a nova rejeição, apresentando um pedido de continuação do exame («RCE») e novas alterações antes de o examinador permitir a reivindicação 11 (concedida como reivindicação 1 da patente '476).

O USPTO não concedeu qualquer PTA à patente '476 pelo tempo gasto no recurso. Em resposta ao pedido de reconsideração da Sawstop, o USPTO explicou que não havia PTA devido porque “a reivindicação não foi emitida sob uma decisão na revisão que revertia uma determinação adversa de patenteabilidade”, pois “a reivindicação permaneceu rejeitada após a decisão da Comissão” e “a patente só foi emitida após novo processo”. Conforme mencionado acima, a Sawstop contestou a decisão sobre o PTA num processo no tribunal distrital, mas o Tribunal Distrital concordou com o USPTO na sentença sumária.

Para a patente norte-americana n.º 9.927.796, a Sawstop recorreu da rejeição do examinador da reivindicação 1 por antecipação e dupla patente provisória do tipo óbvio, e da reivindicação 2 por antecipação. A Comissão confirmou ambas as rejeições da reivindicação 1 e reverteu a rejeição da reivindicação 2. A Sawstop contestou apenas a rejeição por antecipação da reivindicação 1 num processo no tribunal distrital, e o tribunal distrital reverteu essa rejeição. Conforme explicado na decisão do Circuito Federal:

Em recurso, a Comissão observou a rejeição provisória pendente por dupla patente e deu à Sawstop duas opções para aprovação: a Sawstop poderia apresentar uma renúncia terminal ou cancelar a reivindicação 1 e reescrever a reivindicação 2 como uma reivindicação independente. ... A Sawstop escolheu a segunda opção.

A reivindicação 2 foi deferida na comunicação seguinte do USPTO, mas a Sawstop apresentou um RCE para processar uma versão alterada da reivindicação 2, que foi deferida na comunicação seguinte do USPTO.

O USPTO concedeu PTA à patente '796 pelo tempo gasto a recorrer da rejeição da reivindicação 2, mas não concedeu PTA pelo tempo gasto a recorrer da rejeição da reivindicação 1. Conforme mencionado acima, a Sawstop contestou a decisão de PTA num processo no tribunal distrital, mas o Tribunal Distrital concordou com a concessão de PTA do USPTO em julgamento sumário. Embora o Tribunal Distrital tenha revertido a rejeição por antecipação rejeição por antecipação da reivindicação 1, devido à não contestada rejeição por duplicação de patente do tipo obviedade, a reivindicação era «não patenteável tanto antes como depois do recurso».

A decisão do PTA do Circuito Federal

A decisão do Circuito Federal foi redigida pelo juiz Linn e acompanhada pelos juízes Newman e Chen.

A análise do tribunal começou com uma referência à decisão do Circuito Federal de 2021 no caso Chudik v. Hirshfeld, que determinou que a lei PTA em questão exige que «a questão da patente seja decidida por uma decisão da Comissão que revogue a decisão de não patenteabilidade do examinador ou por uma decisão do tribunal que revogue uma decisão de não patenteabilidade da Comissão sobre o assunto». O tribunal também observou que «"revogação" normalmente significa a anulação por um tribunal de apelação de uma decisão sob revisão. O tribunal também citou a linguagem em Supernus Pharms., Inc. v. Iancu ( Fed. Cir. 2019) para a proposição de que “os ajustes do tipo C são para atrasos que são . . . devido a . . . apelações .”

(No caso Chudik, as rejeições nunca chegaram ao Conselho, porque o examinador reabriu o processo cada vez que o requerente apresentava um recurso.)

O Circuito Federal concordou, em geral, com a interpretação do Tribunal Distrital da lei PTA como estando de acordo com a sua «linguagem inequívoca». Assim, o Circuito Federal apenas analisou o processo para avaliar se os «dois requisitos» para o atraso do Tipo C foram cumpridos:

• A decisão adversa sobre a patenteabilidade foi revertida?
• O pedido foi concedido como patente como resultado dessa reversão?

A patente 476 falha em ambos os critérios do teste PTA tipo C

No que diz respeito à patente 476, o tribunal reconheceu que «a Comissão rejeitou a base do examinador para rejeitar a reivindicação 11», mas concentrou-se na conclusão da Comissão de que a reivindicação 11 não era patenteável, «embora por uma razão diferente». De acordo com o Circuito Federal, o que importa para o PTA Tipo C é que «a determinação adversa de não patenteabilidade permaneceu antes e depois do recurso». Em apoio a esta interpretação estatutária, o parecer do Circuito Federal cita outras decisões de PTA que não abordaram o direito ao PTA do tipo C, mas comentaram sobre a disponibilidade do atraso do tipo C nas suas explicações sobre o estatuto do PTA como um todo (ou seja, dicta).

O Circuito Federal também endossou a segunda razão do Tribunal Distrital para negar o PTA — devido às alterações nas reivindicações feitas para abordar o novo motivo de rejeição, a patente não foi «emitida como patente como resultado» da reversão da rejeição do examinador. O Circuito Federal rejeitou os argumentos da Sawstop de que «a reivindicação não teria sido emitida se não fosse pelo recurso bem-sucedido». Em vez disso, o Circuito Federal interpretou a lei do PTA como exigindo que «pelo menos uma reivindicação que tenha sido "emitida" deve ter sido analisada pela Comissão ou pelo Tribunal Distrital que emitiu a "decisão na revisão"». Referindo-se à patente '476, o tribunal declarou:

O requisito legal não é cumprido se a reivindicação que acaba por ser emitida diferir substancialmente da reivindicação em análise.

A patente 796 falha em ambos os critérios do teste PTA tipo C

Passando para a patente 796, o Circuito Federal rejeitou novamente os argumentos individuais da Sawstop baseados na rejeição e reiterou que a lei PTA exige a reversão de «uma determinação adversa de patenteabilidade», não apenas a reversão de rejeições individuais. Embora o Tribunal Distrital tenha revertido a rejeição por antecipação da reivindicação 1, a reivindicação permaneceu não patenteável após o recurso devido à rejeição pendente por duplo patenteamento do tipo óbvio. Assim, o primeiro critério do teste PTA Tipo C não foi cumprido.

O Circuito Federal também considerou que a patente '796 não cumpria o segundo critério do teste PTA Tipo C, porque «a patente '796, tal como emitida, não incluía a reivindicação 1 tal como apelada». Em vez disso, conforme mencionado acima, a Sawstop cancelou a reivindicação 1 e obteve reivindicações com base na reivindicação 2.

O remédio incompleto do PTA tipo C

Nesta decisão, o Circuito Federal não se preocupou com o facto de a sua interpretação da lei PTA não compensar os requerentes por todas as perdas do prazo da patente devido ao tempo gasto a recorrer de rejeições erradas. Em vez de considerar o histórico legislativo ou a intenção do Congresso, o tribunal rejeitou os argumentos equitativos da Sawstop como «ignorando a linguagem clara da lei». Mas uma rejeição específica não poderia ser considerada «uma determinação adversa de patenteabilidade”? É claro e inequívoco que o Congresso não pretendia conceder PTA para um recurso bem-sucedido de uma rejeição errônea, a menos que todas as outras rejeições de uma determinada reivindicação fossem superadas pelo recurso?

Em apoio à sua desconsideração das equidades, o Circuito Federal citou a decisão no caso Chudik, em que o PTA Tipo C não estava disponível porque o examinador impediu a revisão de apelação pela Comissão. Mas será que uma decisão injusta realmente justifica outra?

De acordo com esta decisão, para que o PTA Tipo C esteja disponível, não é suficiente obter a reversão de rejeições específicas; uma reivindicação que era não patenteável antes do recurso deve ser patenteável após o recurso, e a reivindicação que acaba por ser concedida não deve diferir substancialmente da reivindicação em recurso. Isto sugere que os requerentes devem considerar estruturar os seus recursos de forma a que a reversão das rejeições recorrida resulte na admissibilidade de, pelo menos, algumas reivindicações.