Ideias da USPTO para reforçar a robustez e a fiabilidade das patentes exigem atenção e contribuição das partes interessadas

O USPTO publicou um aviso no Federal Register solicitando comentários sobre «iniciativas propostas destinadas a reforçar a robustez e a fiabilidade das patentes, a fim de incentivar e proteger invenções novas e não óbvias, facilitando simultaneamente uma divulgação mais ampla do conhecimento público para promover a inovação e a concorrência». As iniciativas parecem responder às preocupações sobre patentes farmacêuticas em particular, mas, se implementadas, terão um impacto de longo alcance nos custos e no âmbito das patentes em todas as áreas tecnológicas. As partes interessadas devem analisar as propostas do USPTO e considerar a possibilidade de enviar comentários ao USPTO e aos representantes do Congresso.

A história por trás

O ímpeto por trás das iniciativas incluia «Ordem Executiva sobre a Promoção da Concorrência na Economia Americana»do presidente Biden,de julho de 2021,que se concentrou principalmente na redução dos custos dos medicamentos para os consumidores americanos, e uma carta de 8 de junho de 2022 dos senadores Leahy, Blumenthal, Klobuchar, Cornyn, Collins e Braun ao USPTO, levantando preocupações sobre «um grande número de patentes que abrangem um único produto ou pequenas variações de um único produto, comumente conhecidas como emaranhados de patentes».

A Ordem Executiva instruiu, de forma geral, o Departamento de Saúde e Serviços Humanos a coordenar com outras autoridades federais para garantir que o sistema de patentes não atrase injustificadamente a concorrência de genéricos e biossimilares. O USPTO criou uma página na Internet destacando as iniciativas de colaboração entre o USPTO e a FDA.

A carta dos senadores solicita ao USPTO que considere as seguintes alterações à prática atual de patentes nos EUA para resolver o «problema» dos «emaranhados de patentes»:

1. Como a eliminação das renúncias terminais [e] a proibição de patentes que são variações óbvias umas das outras afetariam as estratégias de processo de patentes e a qualidade geral das patentes?
   [O Canadá tem rejeições de patentes duplas sem a prática de renúncia terminal, portanto, podemos olhar para os nossos vizinhos do norte para obter insights sobre esse tópico.]
2. A apresentação de uma renúncia terminal deve ser considerada uma admissão de obviedade [entre as duas patentes]? E, em caso afirmativo, essas patentes, quando a sua validade for contestada após a emissão, permanecerão válidas ou serão invalidadas em conjunto?
3. O USPTO deve exigir uma segunda análise, por uma equipa de especialistas em qualidade de patentes, antes de emitir uma patente de continuação numa primeira ação oficial, com ênfase especial em se as reivindicações satisfazem os requisitos de descrição escrita, viabilidade e precisão da 35 U.S.C. § 112, e se as reivindicações não abrangem a mesma invenção que um pedido relacionado?
4. Deve haver requisitos de exame mais rigorosos para patentes de continuação, a fim de garantir que modificações menores não recebam uma segunda patente ou patentes subsequentes?
5. O USPTO pode implementar uma alteração nas regras que exija que qualquer pedido de continuação seja apresentado dentro de um prazo definido a partir do pedido principal? ... Seria preferível um prazo de referência (por exemplo, dentro de seis meses após a primeira ação oficial sobre o primeiro pedido de uma família) a um prazo específico (por exemplo, um ano após o primeiro pedido de uma família)?[Quem se lembra da decisão de 31 de outubro de 2007 no caso Tafas v. Dudas? Nunca esquecerei estar no tribunal quando o juiz Cacheris decidiu que as regras propostas que limitavam o número de pedidos de continuação eram inválidas.]
6. Se as taxas iniciais [de pedido de patente] refletissem o custo real da obtenção de uma patente, isso aumentaria a qualidade das patentes, desencorajando o registo de patentes com poucas hipóteses de sucesso? Da mesma forma, se as taxas para pedidos de continuação fossem aumentadas acima das taxas iniciais de registo, a análise seria mais minuciosa e os requerentes estariam menos propensos a usar continuações para cobrir, por exemplo, invenções que são variações óbvias umas das outras?

Esses tópicos são apresentados como perguntas 6 a 11 do Aviso do Registro Federal do USPTO.

As iniciativas propostas pela USPTO

O Aviso do Registo Federal proclama um objetivo nobre para as iniciativas propostas:

O USPTO está a solicitar a opinião e orientação do público sobre iniciativas propostas destinadas a reforçar a robustez e a fiabilidade das patentes. Estas iniciativas têm como objetivo garantir que os direitos de patente concedidos pelo USPTO cumpram o seu objetivo de promover o bem comum, incentivar a inovação e promover a prosperidade económica.

Como sempre, o diabo está nos detalhes.

O Aviso do Registo Federal descreve várias iniciativas que o USPTO já está a implementar ou a considerar:

1. Conceder aos examinadores mais tempo para a análise, especialmente em casos com várias continuações (casos de famílias numerosas) e casos com provas apresentadas em apoio à patenteabilidade.
2. Oferecer mais formação e recursos aos examinadores.
3. Melhorar a comunicação entre os examinadores de patentes e a Comissão de Julgamento e Recurso de Patentes (PTAB), incluindo facilitar aos examinadores a identificação da técnica anterior invocada nas decisões da PTAB.
4. Explorar mudanças nas práticas de divulgação de informações para proporcionar eficiência aos requerentes e permitir que os examinadores identifiquem mais facilmente as principais técnicas anteriores através do desenvolvimento de ferramentas automatizadas que importam técnicas anteriores relevantes e outras informações pertinentes para pedidos de patentes pendentes nos EUA.
5. Considerar a aplicação de um maior escrutínio aos pedidos de continuação em famílias numerosas e/ou o uso de provas declarativas para superar rejeições, tais como fornecer orientações adicionais aos examinadores e revisão de qualidade.
6. Revisitando a prática de dupla patenteação do tipo óbvio, reconhecendo que “múltiplas patentes direcionadas a variantes óbvias de uma invenção poderiam potencialmente impedir a concorrência se o número de patentes fosse proibitivamente caro para contestar em processos pós-concessão perante o PTAB e no tribunal distrital”.
7. Revisão dos procedimentos para contribuições de terceiros, incluindo a solicitação de «contribuições do público sobre se aspectos do procedimento atual poderiam ser alterados para torná-lo mais útil».
8. Realizar uma análise comparativa do exame e da emissão de patentes farmacêuticas e biológicas nos EUA em comparação com outros países e quaisquer lições fundamentais aprendidas com isso.
9. Fornecer contributos técnicos sobre as iniciativas legislativas propostas.

Além das perguntas baseadas na carta dos senadores descrita acima, o USPTO solicita a opinião do público sobre outras quatro perguntas, descritas abaixo:

1. Identifique quaisquer fontes específicas de arte prévia que não estejam atualmente disponíveis através do sistema Patents End-to-End Search (Pesquisa completa de patentes) e que, na sua opinião, os examinadores deveriam pesquisar. Como o USPTO deveria facilitar o envio, por parte do requerente, de arte prévia que não está acessível no sistema Patents End-to-End Search ( por exemplo, «à venda» ou uso público prévio)?
2. Como, se for o caso, o USPTO deve alterar o apoio às reivindicações e/ou a prática de continuação para alcançar os objetivos de promover a inovação, a concorrência e o acesso à informação por meio de patentes robustas e confiáveis?Sob esta questão, o USPTO descreve cinco tipos possíveis de «explicações» que os requerentes teriam de fornecer para apoiar novas reivindicações, reivindicações Markush e/ou pedidos de continuação em geral.
3. Como, se for o caso, o USPTO deveria alterar a prática de RCE...? Especificamente, o USPTO deveria implementar alterações nos processos internos quando o número de RCEs apresentados em um pedido atingisse um determinado limite, como transferir o pedido para um novo examinador ou aumentar o rigor na análise do pedido?
4. Como, se for o caso, o USPTO deve limitar ou alterar a prática de restrição, divisão, réplica e/ou dupla patente não estatutária...?Sob esta questão, o USPTO descreve oito possíveis alterações, desde permitir a análise de mais de uma invenção numa candidatura até adotar um padrão de unidade de invenção.

   O aviso do Federal Register também inclui uma quinta pergunta abrangente:

5. Por favor, forneça quaisquer outras observações sobre qualquer uma das propostas listadas nas iniciativas 2(a)-2(i) da Carta do USPTO, ou quaisquer outras sugestões para alcançar os objetivos de promover a inovação, a concorrência e o acesso à informação por meio de patentes robustas e confiáveis.

Ajude o USPTO a reforçar as patentes sem comprometer o sistema de patentes dos EUA

Entre a ordem executiva do presidente Biden e as cartas do Congresso, o USPTO está sob pressão para resolver os problemas percebidos no sistema de patentes dos EUA, portanto, as partes interessadas não devem presumir que nenhuma dessas propostas será aprovada. Agora é a nossa oportunidade de ajudar o USPTO a identificar mudanças que possam «reforçar a robustez e a fiabilidade das patentes» sem comprometer o seu forte histórico de promoção da inovação e da concorrência.

O prazo atual para enviar comentários sobre essas questões é 3 de janeiro de 2023, embora esse prazo possa ser prorrogado. Os comentários devem ser enviados através do Portal Federal eRulemaking em www.regulations.gov sob o número de processo PTO-P-2022-0025.

As partes interessadas que discordam das premissas subjacentes a algumas das iniciativas propostas também podem considerar entrar em contacto com os seus representantes no Congresso.