Proteção de segredos comerciais em estados que desfavorecem acordos de não concorrência

Este artigo foi originalmente publicado na Law360 em 20 de dezembro de 2022 e é republicado aqui com permissão.

As leis federais e estaduais estão a tornar-se cada vez mais desfavoráveis aos esforços dos empregadores para impor restrições pós-emprego aos trabalhadores por meio de acordos de não solicitação e não concorrência.

No entanto, mesmo nos estados que historicamente desaprovam quaisquer restrições pós-emprego impostas aos trabalhadores que deixam a empresa, os funcionários estão proibidos de roubar informações confidenciais e segredos comerciais dos empregadores. Portanto, é imperativo que os empregadores protejam essas informações.

Uma recente decisão do tribunal federal destaca as obrigações pós-emprego na Califórnia.

Os tribunais da Califórnia normalmente não são favoráveis às restrições pós-emprego. Em novembro, no caso Genasys Inc. v. Vector Acoustics LLC, o Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul da Califórnia rejeitou recentemente uma ação por quebra de contrato movida pela Genasys Inc., fornecedora de sistemas e soluções de comunicação, contra dois ex-funcionários que deixaram a empresa e supostamente iniciaram um negócio concorrente.

Em questão neste caso estava uma cláusula de cessão de invenções incluída num acordo de informações e invenções proprietárias. Essa cláusula exigia que os funcionários divulgassem as invenções desenvolvidas durante o período de seu emprego na Genasys, até um ano após o término do contrato, relacionadas à Genasys, ou à pesquisa ou desenvolvimento da Genasys, ou resultantes de qualquer trabalho realizado para a Genasys.

Na sua decisão de 1 de novembro, que indeferiu a alegação de violação de contrato da Genasys sem^prejuízo1, o tribunal considerou que a linguagem da cessão da invenção era desnecessariamente ampla e, portanto, violava o Código Comercial e Profissional da Califórnia, Seção 16600, que estabelece que «todo contrato pelo qual alguém seja impedido de exercer uma profissão, comércio ou negócio legal de qualquer tipo é, nessa medida, nulo^».2

O tribunal considerou que, ao incluir uma obrigação contínua de ceder à Genasys quaisquer invenções relacionadas com o trabalho dos funcionários na Genasys durante um ano após o término da relação de trabalho, o acordo constituía uma restrição pós-emprego ilegal.

Citando considerações políticas de uma decisão anterior do tribunal federal, o tribunal observou que «contratos de trabalho amplos, como os que estão em questão aqui, “abrangem não só o funcionário desonesto com quem o requerente está preocupado, mas também o funcionário honesto que concebe legitimamente uma ideia ou melhoria após a sua^{rescisão”».3}

A decisão do tribunal no caso Genasys serve como um lembrete de que a maioria das obrigações pós-emprego impostas aos funcionários que deixam a empresa — mesmo quando a obrigação não decorre especificamente de uma cláusula de não concorrência ou não solicitação — correm o risco de infringir a Secção 16600 e estatutos semelhantes noutros estados.

Mas nem tudo está perdido. Existem muitas medidas que os empregadores podem tomar para proteger as suas informações confidenciais e proprietárias, incluindo as melhores práticas abaixo, que podem muito bem render dividendos em litígios envolvendo concorrência desleal por parte de ex-funcionários, independentemente da jurisdição.

Use as melhores práticas para proteger os clientes da concorrência desleal por parte de ex-funcionários.

Tome medidas para demonstrar esforços razoáveis para proteger segredos comerciais e informações proprietárias.

Nesta época em que o trabalho remoto se tornou uma norma aceitável para muitos empregadores, é mais importante do que nunca garantir que os empregadores apliquem — e os funcionários revisem e compreendam — as políticas e procedimentos relativos ao acesso a informações confidenciais fora do escritório.

De facto, as medidas que os empregadores tomam para proteger as suas informações proprietárias são frequentemente determinantes no resultado de litígios envolvendo reclamações por apropriação indevida de segredos comerciais ou violação de um acordo ou cláusula de confidencialidade.

A Lei Uniforme de Segredos Comerciais da Califórnia, que é praticamente idêntica à Lei Uniforme de Segredos Comerciais federal, define um segredo comercial como

Informação, incluindo uma fórmula, padrão, compilação, programa, dispositivo, método, técnica ou processo, que: (1) Derive valor económico independente, real ou potencial, do facto de não ser geralmente conhecida pelo público ou por outras pessoas que possam obter valor económico da sua divulgação ou utilização; e (2) Seja objeto de esforços razoáveis, dadas as circunstâncias, para manter o seu sigilo.⁴

Ao litigar uma reclamação por apropriação indevida de um segredo comercial, uma das primeiras tarefas é definir o segredo comercial. Para esse fim, é fundamental estabelecer políticas e procedimentos rigorosos relativos ao acesso ao segredo comercial com base na necessidade de conhecimento.

Exemplos incluem bloquear com senha todos os dispositivos eletrónicos que contenham o segredo comercial em formato digital e bloquear quaisquer locais físicos onde o segredo comercial esteja em formato físico. Os empregadores também devem realizar treinamentos regulares sobre como manter o sigilo e limitar o acesso ao segredo comercial.

Muitas jurisdições, incluindo a Califórnia, reconhecem que as listas de clientes podem constituir segredos comerciais protegíveis em determinadas circunstâncias, incluindo quando a lista de clientes foi obtida com tempo, esforço e despesas substanciais por parte do empregador. Isso é verdade na Califórnia, mesmo que as informações de contacto dos clientes possam ser de conhecimento público, de acordo com a definição de segredo comercial da Lei Uniforme de Segredos Comerciais da Califórnia.⁵

A mesma lógica aplica-se a informações proprietárias que podem não necessariamente atingir o nível de segredo comercial de acordo com as leis aplicáveis. Quanto mais medidas o empregador tomar para demonstrar a um investigador que as informações proprietárias foram protegidas pela empresa, mais fácil será demonstrar que o uso indevido das informações pelo ex-funcionário prejudicou a empresa de maneira quantificável.

Certifique-se de que os funcionários assinem acordos de confidencialidade com informações confidenciais adequadamente definidas.

Em jurisdições como a Califórnia, onde as cláusulas de não concorrência contidas em contratos de trabalho são proibidas, salvo exceções limitadas, um acordo de confidencialidade é uma ferramenta útil e juridicamente aplicável para uma empresa proteger as suas informações proprietárias em situações em que a empresa tem motivos para acreditar que o ex-funcionário está a usar as informações proprietárias da empresa para competir.

Note-se, no entanto, que em 2020, no caso Brown v. TGS Management Co. LLC, o Tribunal de Apelação da Califórnia considerou que o acordo de confidencialidade de um empregador era excessivamente abrangente e equivalia essencialmente a um acordo de não concorrência anulável, uma vez que definia «informação confidencial» como incluindo «toda a informação que seja "utilizável em" ou que "se relacione com" o setor [aplicável]», o que o tribunal considerou que, na prática, impedia o empregado de exercer qualquer atividade na sua área de trabalho para sempre.⁶

Certifique-se de que os funcionários leiam, confirmem o recebimento e compreendam o manual do funcionário.

Além de exigir que os funcionários assinem acordos de confidencialidade padrão, os empregadores devem manter um manual do funcionário atualizado que inclua linguagem relativa à proteção de informações proprietárias e exigir que os funcionários confirmem que leram e compreenderam os termos do manual.

Esta é uma camada adicional de proteção que demonstra esforços razoáveis para proteger os segredos comerciais e as informações proprietárias da empresa. É uma boa prática que os empregadores atualizem periodicamente os manuais dos funcionários para garantir a conformidade com novas leis ou jurisprudências.

Quando isso ocorrer, os funcionários devem ser solicitados a rever e reconhecer quaisquer manuais atualizados como condição para a continuidade do seu emprego na empresa.

Realize uma entrevista de saída e conduza uma análise forense dos equipamentos eletrónicos fornecidos pela empresa, caso haja motivos para acreditar que um funcionário demitido tenha fugido com informações confidenciais.

Quando os funcionários rescindem o seu contrato de trabalho, seja voluntariamente ou não, os empregadores devem adotar como prática regular a realização de uma entrevista de saída e solicitar que o funcionário que está a sair assine uma declaração em que reconhece não ter levado consigo nenhuma informação confidencial pertencente à empresa.

Os principais tópicos a incluir em qualquer entrevista de saída são: (1) para onde o funcionário está indo; (2) por que está saindo; (3) quais funções desempenhará na nova empresa; e (4) com quem conversou sobre a sua saída antes de se despedir.

Os empregadores também devem realizar uma análise forense dos equipamentos eletrónicos fornecidos pela empresa ao funcionário que está a sair, para garantir que ele não levou nenhuma informação confidencial da empresa. Existem muitas empresas terceirizadas que realizam análises forenses de equipamentos eletrónicos rotineiramente por esse motivo, e os custos para fazer isso valem bem a pena pelos benefícios potenciais de realizar essa análise logo no início.

Se houver motivos para acreditar que um funcionário está a utilizar indevidamente informações confidenciais, conduza uma investigação e faça uma cópia de segurança dos dispositivos eletrónicos fornecidos pela empresa ao funcionário antes de o despedir.

Quando um empregador descobre que um funcionário atual pode estar a usar indevidamente informações confidenciais, a reação instintiva do empregador pode ser abordar imediatamente as suas preocupações com o funcionário ou despedir o funcionário.

Embora possa haver motivos válidos para fazê-lo quando as provas são contundentes, o empregador deve primeiro conduzir uma investigação interna sobre a suposta má conduta do funcionário e trabalhar com o pessoal de tecnologia da informação para fazer um backup dos dispositivos eletrónicos fornecidos pela empresa ao funcionário.

Se o funcionário descobrir que a empresa está a investigá-lo, provavelmente tentará apagar qualquer informação incriminatória, incluindo e-mails, mensagens de texto, históricos de sites e pesquisas e transferências de ficheiros. Embora algumas informações possam ser recuperadas através de serviços de análise forense, o processo de recuperação pode ser demorado e caro, e não há garantia de que as informações apagadas possam ser recuperadas.

¹ Genasys Inc. contra Vector Acoustics, LLC et al , N.º 3:2022cv00152 – Documento 21 (S.D. Cal. 2022); https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/california/casdce/3:2022cv00152/726106/21/(Aplicação da lei de patentes dos EUA: a lei de patentes dos EUA e a lei de patentes

² https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?lawCode=BPC§ionNum=16600.

³ https://casetext.com/case/armorlite-lens-company-v-campbell.

⁴ https://law.justia.com/codes/california/2010/civ/3426-3426.11.html.

⁵ Ver Morlife, Inc. v. Perry, 56 Cal. App. 4th 1514 (1997); https://law.justia.com/cases/california/court-of-appeal/4th/56/1514.html.

^{6 Ver} Brown v. TGS Mgmt. Co., LLC, 57 Cal. App. 5th 303 (2020); https://casetext.com/case/brown-v-tgs-mgmt-co-1.