USPTO fornece orientações atualizadas sobre o uso de arte prévia admitida pelo requerente

A diretora do Escritório de Patentes e Marcas Registradas dos Estados Unidos (USPTO), Kathi Vidal, alterou recentemente uma decisão da Comissão de Julgamento e Apelação de Patentes (PTAB) para abordar o uso de arte prévia admitida pelo requerente (AAPA) em petições de revisão inter partes (IPR). AAPA é a arte citada ou descrita por um requerente no pedido de patente, por exemplo, descrevendo uma tecnologia como «convencional» ou «bem conhecida». O uso de AAPA por um contestador de patente em petições de IPR evoluiu nos últimos anos, à luz das decisões do Circuito Federal e das próprias orientações do USPTO sobre o tema. A decisão de revisão da diretora Vidal fornece esclarecimentos úteis sobre quando a AAPA pode ser incluída em uma petição de IPR e como ela pode ser considerada pela PTAB.

Evolução da utilização da AAPA em petições de direitos de propriedade intelectual

Nos termos do artigo 35 U.S.C. § 311, a «base» de uma contestação de IPR só pode ser «arte prévia que consista em patentes ou publicações impressas». No entanto, permaneciam em aberto as questões de saber se a AAPA poderia ser incluída numa petição de IPR e em que medida a Comissão poderia considerar e basear-se na AAPA.

Em 2020, o USPTO, então liderado pelo ex-diretor Iancu, divulgou orientações afirmando que a AAPA não é arte prévia nos termos da § 311 e, portanto, não poderia servir de base para uma contestação de invalidade.¹No entanto, A AAPA poderia ser considerada pela PTAB como prova do conhecimento geral de uma pessoa com conhecimentos médios na área técnica na altura da invenção^.2Assim, embora a AAPA não pudesse ser invocada por si só como base para um pedido de IPR, era admissível que um pedido incluísse a AAPA em combinação com outras patentes ou publicações impressas.³

A orientação do USPTO foi amplamente adotada pelo Circuito Federal na decisão Qualcomm v. Apple.⁴O PTAB concluiu que a AAPA se qualificava como uma «patente ou publicação impressa» para os fins da § 311, uma vez que a AAPA aparece numa especificação de patente (ou seja, a patente contestada). Em recurso, o Circuito Federal discordou, sustentando que a AAPA não é uma patente ou publicação impressa e, portanto, não pode constituir a base de uma contestação de validade numa petição de IPR. No entanto, o Circuito Federal também considerou que «como as admissões do titular da patente sobre o âmbito e o conteúdo da técnica anterior fornecem uma base factual sobre o que um técnico especializado teria conhecimento no momento da invenção... segue-se que a AAPA pode ser utilizada de forma semelhante numa revisão inter partes^».5

Em junho de 2022, o diretor do USPTO, Vidal, emitiu orientações atualizadas estipulando que, quando uma petição de IPR se baseia na AAPA «em combinação com uma ou mais patentes ou publicações impressas anteriores, essas admissões não constituem «a base» do fundamento e devem ser consideradas pela Comissão na sua análise de patenteabilidade^».6

Primeira e segunda decisões finais escritas em Solaredge e revisão subsequente

No caso subjacente que desencadeou a revisão do diretor Vidal, várias patentes relacionadas com tecnologias de energia solar foram contestadas numa petição de IPR pela Solaredge Technologies Ltd. (requerente). O requerente baseou-se, em parte, na AAPA descrita na especificação pelo titular da patente. Em 2021, de acordo com as orientações da USPTO de 2020, o PTAB emitiu a sua primeira decisão final por escrito, sustentando que a AAPA constituía indevidamente a «base» ou «fundamento» da petição. Notavelmente, o PTAB também sustentou que o requerente não tinha demonstrado que a AAPA em questão era realmente bem conhecida na técnica, desqualificando-a ainda mais para consideração pelo PTAB.

O requerente solicitou uma nova audiência e, em 2022, o PTAB emitiu uma segunda decisão final por escrito. Com base na decisão intermediária na Qualcomm e na orientação atualizada do USPTO de 2022, o PTAB reverteu a sua decisão anterior, concluindo que a AAPA poderia fazer parte do argumento de invalidade, desde que não fosse «a base» do argumento.⁷O PTAB concluiu que, quando incluída na análise de invalidade, a AAPA preenchia lacunas na outra arte anterior citada e levou o PTAB a considerar inválidas todas as reivindicações contestadas.⁸O titular da patente tentou argumentar que, como o PTAB havia anteriormente decidido que o requerente não havia demonstrado que a AAPA era de facto «bem conhecida» na arte, a AAPA estava desqualificada para consideração. No entanto, o PTAB considerou que, como o titular da patente não havia apresentado esse argumento e, em vez disso, procurou basear-se na decisão anterior do PTAB, o argumento havia sido efetivamente renunciado.⁹

O titular da patente solicitou uma revisão do painel de opinião precedente da segunda decisão final por escrito, mas a diretora Vidal executou uma revisão sua sponte. Na decisão, ela manteve a aplicação da PTAB da orientação atual de 2022 como consistente com a decisão do Circuito Federal no caso Qualcomm.

No entanto, a decisão do diretor Vidal também revoga a decisão do PTAB sobre a questão de saber se o titular da patente perdeu o direito de contestar o facto de a AAPA ser bem conhecida. Como a questão tinha sido abordada pelo PTAB sua sponte na primeira decisão escrita, o titular da patente não precisava apresentar o argumento em resposta ao pedido de nova audiência do requerente. O titular da patente deveria ter tido a oportunidade de apresentar o argumento durante a nova audiência.

Conclusões

De acordo com as orientações atuais do USPTO, parece que os potenciais contestadores de patentes podem recorrer à AAPA para complementar os pedidos de IPR. No entanto, os potenciais contestadores devem exercer moderação na medida em que recorrem à AAPA para contestar uma patente, certificando-se de identificar e basear-se em patentes ou publicações anteriores impressas como base principal para cada contestação num pedido. Os titulares de patentes que enfrentam uma petição de IPR baseada na AAPA devem considerar argumentos potenciais para desqualificar a AAPA com base no facto de que ela não era realmente bem conhecida, contrariamente a quaisquer afirmações nesse sentido na própria patente, além de questionar se a AAPA é de facto utilizada como base principal para uma determinada contestação.