Federal Circuit Puts Patent Term Adjustment On The Chopping Block

No caso In re Cellect, o Circuito Federal efetivamente determinou que o Ajuste do Prazo da Patente (PTA) concedido nos termos da seção 154 do título 35 do Código dos Estados Unidos (USC) não está protegido contra a dupla patenteação do tipo óbvia (OTDP), tendo em vista uma patente com o mesmo prazo de 20 anos, como pode ocorrer entre uma patente principal e uma patente derivada. Ao fazê-lo, o tribunal traçou uma linha divisória entre outras decisões do Circuito Federal que sustentavam que a Extensão do Prazo da Patente (PTE) concedida nos termos do artigo 35 USC § 156 está protegida contra OTDP. Esta decisão pode levar as partes interessadas a reconsiderar estratégias de patentes que incluem a obtenção rotineira de patentes de continuação, especialmente após uma patente principal ter recebido uma quantidade significativa de PTA.

As questões do OTDP

A decisão surgiu de quatro processos de reexame ex parte nos quais a Comissão de Julgamento e Apelação de Patentes do USPTO considerou inválidas determinadas reivindicações das patentes norte-americanas 6.982.742, 6.424.369, 6.452.626 e 7.002.621 por OTDP. Todas as patentes derivaram do mesmo pedido de prioridade, mas tinham datas de expiração diferentes devido a diferentes concessões de PTA.

Este diagrama da decisão do Circuito Federal explica as relações entre as patentes:

(Conforme indicado noutra parte da decisão, a «Expiração sem PTA» ocorreu em 6 de outubro de 2017)

Note-se que, na altura do processo de reexame, as patentes já tinham expirado. No entanto, o titular da patente estava interessado em pedir uma indemnização por danos por violação passada.

Este gráfico da decisão do Circuito Federal explica as conclusões do OTDP:

Note-se que a patente '036 não obteve PTA e a patente '369 obteve menos PTA do que as outras patentes.

A Cellect não contestou os aspetos de «obviedade» das conclusões da OTDP, baseando-se, em vez disso, em argumentos jurídicos e equitativos para justificar que as diferenças no prazo da patente devido às diferentes concessões de PTA não deveriam dar origem à OTDP.

A decisão do Circuito Federal

A decisão do Circuito Federal foi redigida pelo juiz Lourie e acompanhada pelos juízes Dyk e Reyna.

A maior parte da decisão explica por que as decisões nos processos Merck & Co. v. Hi-Tech Pharmacal Co. (Fed. Cir. 2007) e Novartis AG v. Ezra Ventures LLC (Fed. Cir. 2018), que abordaram a interação entre a Extensão do Prazo da Patente (“PTE”) concedida nos termos da 35 USC § 156 e a OTDP não se aplicam à PTA concedida nos termos do artigo 35 USC § 154. Por exemplo, o tribunal considerou que o próprio artigo 154 indica que a PTA está subordinada à OTDP, ao estabelecer que a PTA não pode prorrogar uma patente para além da data de expiração especificada por uma renúncia terminal (que pode ser apresentada para superar uma rejeição da OTDP ou resolver uma questão relacionada com a OTDP após a concessão).

O tribunal também abordou os argumentos da Cellect de que, como a PTA é uma indenização legal destinada a compensar os atrasos na análise do USPTO, ela não pode dar origem a "uma prorrogação injustificada prorrogação injustificada do prazo da patente" nem suscitar as preocupações de manipulação que a doutrina OTDP criada judicialmente visa abordar. O tribunal explicou que, se a OTDP não se aplicasse, as patentes com prazo de validade posterior confeririam, na prática, PTA à patente com prazo de validade mais curto que não a merecia — ou seja, resultando numa prorrogação injustificada do prazo da patente com prazo de validade mais curto.

Estratégias Cellect

Algumas partes interessadas esperavam uma decisão como a do caso Cellect desde que o Circuito Federal decidiu pela primeira vez que uma patente concedida posteriormente pode levantar questões de OTDP para uma patente concedida anteriormente, na sua decisão de 2014 no caso Gilead Sciences, Inc. v. Natco Pharma Limited. Outros pensavam que o caso Novartis v. Ezra levantasse a possibilidade de o Circuito Federal proteger o PTA do OTDP. Agora que o Circuito Federal proferiu esta decisão, as partes interessadas podem querer reconsiderar as estratégias de patentes que incluem a obtenção rotineira de patentes de continuação. Por exemplo, as partes interessadas poderiam considerar, caso a caso, se o âmbito adicional de proteção oferecido por uma patente de continuação vale a pena sacrificar qualquer PTA concedido a uma patente principal, ou considerar se um âmbito semelhante de proteção poderia ser fornecido por um pedido divisional. Para as partes interessadas com patentes concedidas retroativamente afetadas pela Cellect, a decisão observa que as renúncias terminais “podem ser apresentadas para superar uma rejeição ODP, assumindo que a primeira patente ainda não expirou”. Assim, pode ser possível sanar as questões de invalidade levantadas por esta decisão apresentando uma renúncia terminal. Por outro lado, uma vez que a OTDP surge numa base de reivindicação por reivindicação, as partes interessadas podem querer proceder com cautela se apenas algumas reivindicações forem vulneráveis a uma contestação OTDP.

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