Conclusões das orientações sobre invenções assistidas por IA da USPTO
Este artigo foi publicado originalmente na Law360 em 8 de março de 2024. Republicado com permissão.
Em conformidade com os esforços do governo federal para desenvolver inteligência artificial de maneira segura e confiável,[1] o Escritório de Patentes e Marcas Registradas dos Estados Unidos publicou, em fevereiro,orientações sobreinvenções desenvolvidas com a ajuda da IA.[2]
A orientação esclarece como a autoria deve ser determinada para fins de patente quando a IA está envolvida no processo de inovação. Ela também mostra o compromisso do USPTO em adaptar as práticas de exame para acompanhar o ritmo do campo tecnológico em rápida evolução.
Antecedentes
A emissão da orientação é motivada, em parte, pelas recentes tentativas de nomear um agente de IA como inventor de uma patente.
A partir de 2019, o Projeto de Inteligência Artificial[3] tentou obter uma patente listando um agente de IA chamado “Dispositivo para Bootstrapping Autónomo de Sentience Unificada” como inventor em várias jurisdições, incluindo os EUA.
O USPTO rejeitou o pedido de patente, declarando que um inventor deve ser um ser humano natural.
Stephen Thaler — na sua função de representante do Projeto de Inteligência Artificial — contestou a decisão no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Leste da Virgínia e no Tribunal de Apelações dos Estados Unidos para o Circuito Federal, ambos os quais mantiveram a decisão de recusa do USPTO.[4]
Em cada etapa dessa provação, Thaler argumentou que o agente de IA deveria ser reconhecido como inventor para promover a inovação e que a Lei de Patentes não impede que um agente de IA seja listado como inventor.
Nem o USPTO nem os tribunais se deixaram convencer por esses argumentos. O Circuito Federal, em particular, apontou várias seções da Lei de Patentes enfatizando que o inventor deve ser uma pessoa física.
Confirmando a decisão do tribunal distrital, o Circuito Federal concluiu que a Lei de Patentes especificava que o estatuto utiliza consistentemente o termo «indivíduo» quando se refere a inventores e co-inventores no Título 35 do Código dos EUA, Secções 100(f), 100(g) e 115.[5]
O Circuito Federal, no entanto, também deixou em aberto a questão de «se as invenções feitas por seres humanos com a assistência da IA são elegíveis para proteção por patente».
Orientação da USPTO
Em consonância com essas decisões, o USPTO reafirmou que entidades de IA não podem ser nomeadas como inventoras.
Com base na jurisprudência anterior sobre coautoria de invenções, a orientação especifica que um indivíduo associado a uma invenção assistida por IA pode ser considerado inventor quando tiver dado uma contribuição significativa para a invenção reivindicada.[6]
A orientação baseia-se nos fatores Pannu — um teste de três partes articulado em Pannu v. Iolab Corp. no Circuito Federal em 1998 — para determinar o que constitui uma contribuição significativa:[7]
(1) Contribuir de forma significativa para a conceção ou redução à prática da invenção.
(2) Contribuir para a invenção reivindicada de forma que não seja insignificante em termos de qualidade, quando essa contribuição for avaliada em relação à dimensão da invenção completa.
(3) Fazer mais do que apenas explicar aos verdadeiros inventores conceitos bem conhecidos e/ou o estado atual da técnica. [8]
A orientação aplica os fatores Pannu ao contexto das invenções assistidas por IA e fornece uma lista de princípios para ajudar os requerentes e examinadores a determinar se uma pessoa física que utiliza um sistema de IA deve ser listada como inventor para fins de patente com base nas contribuições dessa pessoa.
De acordo com as orientações, uma pessoa física pode ser listada como inventora mesmo que tenha confiado ou utilizado um sistema de IA, desde que a sua contribuição seja considerada significativa.
Em segundo lugar, uma pessoa que apenas apresenta um problema a um sistema de IA e identifica o resultado do sistema de IA não pode ser considerada um inventor; por outro lado, se a pessoa construiu o prompt de entrada para o sistema de IA de uma maneira específica para obter uma solução específica, a contribuição dessa pessoa poderia atingir o nível de importância para a autoria da invenção.
Em terceiro lugar, uma pessoa que apenas coloca uma invenção em prática não está a contribuir de forma a ser considerada inventor. Por exemplo, alguém que aprecia o resultado de um sistema de IA, especialmente quando as «propriedades e utilidades são evidentes para aqueles com conhecimentos técnicos comuns», não é necessariamente um inventor.
Em quarto lugar, uma pessoa que concebe um elemento essencial, como construir ou treinar o sistema de IA tendo em vista um problema específico para obter uma solução particular, pode ser considerada como tendo dado uma contribuição significativa.
Em quinto lugar, um indivíduo que mantém domínio intelectual sobre o sistema de IA não se torna, por si só, inventor de nenhuma das invenções criadas em conjunto com o sistema de IA.
A orientação observa que, se nenhuma pessoa física tiver feito qualquer contribuição significativa para a invenção reivindicada, nenhum inventor poderá ser nomeado, e o pedido deverá ser rejeitado com base no Título 35 do Código dos Estados Unidos, Seções 101 e 115.[9]
Exemplos fornecidos pela USPTO
Para complementar as orientações, o USPTO também forneceu dois exemplos que ilustram como a autoria da invenção deve ser determinada para reivindicações relacionadas a invenções assistidas por IA.[10]
O primeiro exemplo fornece uma narração de como foi criado um transaxle para um carro de brinquedo com controlo remoto.[11] Aqui, duas pessoas físicas confiam num sistema de IA para criar um projeto preliminar para um transaxle e reconhecem que o projeto final pode ser usado no carro com controlo remoto.
Este exemplo apresenta cinco cenários, cada um com diferentes níveis de envolvimento humano na concepção do projeto do transaxle:
1. Pessoas físicas utilizam os resultados de um sistema de IA sem qualquer alteração.
2. As pessoas físicas fazem alterações mínimas na saída do sistema de IA, reduzindo o transaxle à prática.
3. Pessoas físicas realizam experiências com os resultados da IA para criar um projeto modificado.
4. Pessoas físicas utilizam um sistema de IA para fazer pequenas alterações em um novo design que criaram.
5. O proprietário de um sistema de IA tenta patentear um projeto de caixa de velocidades.
De acordo com as orientações da própria USPTO, o exemplo explica que os indivíduos nos primeiro e segundo cenários não podem ser considerados inventores propriamente ditos, de acordo com os princípios orientadores primeiro a terceiro acima expostos, porque não fizeram qualquer contribuição inventiva significativa além de reconhecerem que o projeto funcionaria e de o colocarem em prática.
Por outro lado, o exemplo mostra que os indivíduos nos terceiro e quarto cenários podem ser considerados inventores legítimos para efeitos de patente.
No terceiro cenário, o exemplo destaca que essas pessoas físicas fizeram contribuições significativas ao realizar experiências para ver como modificar o projeto original e que essas modificações foram essenciais para a invenção reivindicada.
No quarto cenário, o exemplo observa que o uso do sistema de IA para modificar um novo projeto não nega as contribuições dos indivíduos como inventores.
Quanto ao quinto cenário, o exemplo observa que o proprietário do sistema de IA, utilizado pelos dois indivíduos, não pode ser considerado inventor da patente apenas com base na propriedade.
Este exemplo apresenta um caso concreto e real sobre o que se deve considerar ao decidir se uma pessoa deve ser nomeada como inventor numa patente.
Conclusão
A nova orientação da USPTO sobre IA e invenção deve causar uma grande mudança para os profissionais da área de patentes.
Os profissionais da área de patentes precisarão se atualizar sobre os detalhes da orientação e como ela se aplica às invenções de seus clientes.
Isso inclui aconselhar os clientes sobre como documentar o processo inventivo de forma a atender aos novos requisitos do USPTO. Por exemplo, simplesmente apresentar um problema a uma IA e reconhecer o seu resultado inicial não qualifica alguém como inventor.
Em vez disso, a autoria exigirá a realização de experiências, a modificação dos resultados da IA ou o fornecimento de elementos essenciais para a invenção reivindicada, entre outras ações, para que haja uma contribuição significativa.
A orientação do USPTO também enfatiza a importância do dever de divulgação e do dever de investigação razoável. Nesse sentido, os profissionais da área de patentes precisarão ajustar as suas práticas para se adequarem à nova orientação.
Por exemplo, sob o dever de investigação razoável, os profissionais de patentes devem tomar notas detalhadas sobre os factos e circunstâncias que envolvem o processo que conduziu à concepção de uma invenção, especialmente quando um sistema de IA está envolvido em parte desse processo.
Os profissionais devem estar cientes de que:
- O simples uso de um sistema de IA não invalida a contribuição inventiva de um indivíduo.
- A apresentação do problema ao sistema de IA e o reconhecimento da utilização dos resultados do sistema de IA não constituem, por si só, uma contribuição significativa.
- A redução da invenção à prática não é suficiente para a autoria da invenção.
- O desenvolvimento de um elemento essencial para a invenção reivindicada pode constituir uma contribuição significativa.
- A propriedade ou o domínio intelectual sobre um sistema de IA por si só não confere à pessoa o título de inventor.
A nova orientação deve ser vista como um passo positivo para impulsionar o campo emergente e em expansão da IA, com um mercado global para IA que deverá atingir a impressionante marca de US$ 1,8 trilhão até 2030.[12]
A orientação relativa à utilização de sistemas de IA para auxiliar na prestação de soluções técnicas para problemas técnicos está em consonância com o princípio de longa data de que os inventores devem ser pessoas singulares.
Os princípios estabelecidos nas orientações não são um desvio dos precedentes legais, mas sim um esclarecimento aplicado ao campo em rápido crescimento da inovação assistida por IA. As orientações do USPTO trazem clareza à questão da autoria de invenções na era das invenções assistidas por IA.
Essa clareza deve ajudar a garantir que as patentes sejam concedidas aos inventores legítimos, aqueles que fazem contribuições significativas para o processo inventivo.
No entanto, navegar neste terreno traz os seus próprios obstáculos. Nem sempre é fácil determinar o que exatamente conta como uma contribuição significativa quando a IA faz parte do processo de invenção.
Por exemplo, a nova orientação pode gerar controvérsias sobre quem merece o crédito por uma invenção, especialmente nos casos em que os sistemas de IA desempenham um papel fundamental.
Embora existam algumas incertezas, o risco imediato de processo judicial por não cumprimento das novas normas de invenção parece baixo. Ainda não se sabe até que ponto os examinadores irão analisar o envolvimento da IA nas invenções.
Em suma, embora a IA vá acelerar significativamente o ritmo da inovação, beneficiando a todos, é a engenhosidade e a criatividade humanas que continuarão a impulsionar as invenções e as atividades de patenteamento num futuro previsível.
[3]https://artificialinventor.com/.
[4] Thaler contra Hirshfield 
, 558 F. Supp.3d 238 (E.D. Va 2021); Thaler contra Vidal , 43 F.4th 1207, 1213 (Fed. Cir. 2022), cert negado, 143 S. Ct. 1783 (2023).
[5] Thaler contra Vidal, p. 1211.
[6] 89 Fed. Reg. em 10047.
[7] Pannu contra Iolab Corp. , 155 F.3d 1344, 1351 (Fed. Cir. 1998).
[8] 89 Fed. Reg. em 10047 (citando HIP Inc. contra Hormel Foods Corp. , 66 F.4th 1346, 1353 (Fed. Cir. 2023)).
[9]https://www.law.cornell.edu/uscode/text/35/115(sobre o juramento ou declaração do inventor).
[10]https://www.uspto.gov/initiatives/artificial-intelligence/artificial-intelligence-resources.
[11]https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/ai-inventorship-guidance-mechanical.pdf.
[12] https://www.statista.com/outlook/tmo/artificial-intelligence/worldwide.
