Divergência na análise de elegibilidade de patentes Alice perante o USPTO e o Tribunal Distrital

A estrutura Mayo/Alice[1] para determinar a elegibilidade do objeto das patentes nos termos da lei 35 U.S.C. §101 há muito tempo antagoniza tanto os procuradores de patentes quanto os litigantes, causando uma incerteza significativa no campo da tecnologia e inovação baseadas em software. Para aumentar essa incerteza, o Instituto de Patentes aplica a análise Alice em duas etapas de maneira diferente dos tribunais distritais, o que às vezes leva a determinações conflitantes por parte dos examinadores de patentes e juízes que analisam as mesmas reivindicações. De fato, embora o Manual de Procedimentos de Exame de Patentes (“MPEP”) e outras orientações do Instituto de Patentes e Marcas dos Estados Unidos (“USPTO”) sobre a aplicação da análise Alice interpretem e apliquem ostensivamente a Alice e seus descendentes, a abordagem adotada pelos examinadores de patentes sob as diretrizes atuais permite que as reivindicações sejam consideradas direcionadas a assuntos elegíveis, desde que a exceção judicial seja “integrada a uma aplicação prática”, momento em que as reivindicações são consideradas não direcionadas a uma exceção judicial.

Os profissionais devem compreender as nuances entre a análise Alice na acusação e no litígio, a fim de obter patentes emitidas que também resistam ao escrutínio quando uma parte contrária contestar rigorosamente as reivindicações sob a estrutura Alice no tribunal distrital.

Alice perante os tribunais

A análise Mayo/Alice em duas etapas, articulada pela primeira vez pela Suprema Corte dos Estados Unidos, é bem conhecida pelos advogados especializados em litígios de patentes. O tribunal deve primeiro «determinar se as reivindicações em questão se referem a um conceito não elegível para patente» relacionado às exceções judiciais de uma lei da natureza, fenômeno natural ou ideia abstrata (ou seja, «Etapa Um»).[2] Se a Etapa Um for satisfeita, o tribunal deve “considerar os elementos de cada reivindicação individualmente e ‘como uma combinação ordenada’ para determinar se os elementos adicionais ‘transformam a natureza da reivindicação’ numa aplicação elegível para patente” (ou seja, Etapa Dois).[3] O Passo Dois da análise Alice constitui uma busca por um “conceito inventivo” que seja um elemento ou combinação de elementos na reivindicação “suficiente para garantir que a patente, na prática, seja significativamente mais do que uma patente sobre o próprio [conceito inelegível]”.[4]

Em suma, os tribunais aplicam apenas as duas etapas acima: (1) determinar se as reivindicações se referem a um conceito não elegível para patente; em caso afirmativo, (2) determinar se os elementos da reivindicação, em combinação, descrevem um conceito inventivo que equivale a significativamente mais do que uma patente sobre o próprio conceito não elegível. Essas duas etapas compõem a investigação da elegibilidade do objeto perante os tribunais. Deve-se observar que os tribunais raramente consideram conceitos inventivos como parte da sua análise da Etapa Dois, portanto, a determinação da Etapa Um controla em grande parte a investigação.

Alice perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial

O MPEP §2106 fornece orientações do Instituto de Patentes sobre como os examinadores devem abordar a análise de elegibilidade do objeto da patente Alice durante o processo. O fluxograma a seguir tem como objetivo auxiliar os examinadores a lidar com essas questões.

Como se pode observar, a Etapa 2A corresponde à Etapa Um da Alice aplicada pelos tribunais distritais, e a Etapa 2B corresponde à Etapa Dois. No entanto, ao contrário da análise da Alice realizada pelos juízes dos tribunais distritais, o USPTO subdividiu ainda mais a etapa um da Alice ( por exemplo, Etapa 2A) em duas investigações distintas, conforme mostrado abaixo[5]:

A segunda vertente da Etapa 2A solicita aos examinadores que determinem se as reivindicações que citam uma exceção judicial, mesmo assim, citam elementos adicionais que integram a exceção judicial numa «aplicação prática». Além disso, o USPTO publicou a sua Orientação Revisada de 2019 sobre Elegibilidade de Matéria-Objeto de Patentes no Federal Register («Orientação de 2019»), que inclui a seguinte orientação com relação à Parte Dois da Etapa 2A do processo do Escritório de Patentes:

Os examinadores avaliam a integração numa aplicação prática: (a) Identificando se existem elementos adicionais mencionados na reivindicação além das exceções judiciais; e (b) avaliando esses elementos adicionais individualmente e em combinação para determinar se eles integram a exceção numa aplicação prática, usando uma ou mais das considerações estabelecidas pela Suprema Corte e pelo Circuito Federal, por exemplo, as listadas abaixo. Embora algumas das considerações listadas abaixo tenham sido discutidas em orientações anteriores no contexto da Etapa 2B, avaliá-las na Etapa 2A revisada promove a resolução precoce e eficiente da elegibilidade da patente e aumenta a certeza e a confiabilidade. Os examinadores devem observar, no entanto, que a Etapa 2A revisada exclui especificamente a consideração de se os elementos adicionais representam uma atividade bem compreendida, rotineira e convencional. Em vez disso, a análise de atividades bem compreendidas, rotineiras e convencionais é feita na Etapa 2B. Assim, na Etapa 2A revisada, os examinadores devem garantir que dão peso a todos os elementos adicionais, sejam eles convencionais ou não, ao avaliar se uma exceção judicial foi integrada a uma aplicação prática.[6]

Análise comparativa da Alice

Quando colocadas lado a lado, fica claro que a abordagem de “integração em uma aplicação prática” do MPEP na Segunda Parte da Etapa 2A vai além da abordagem adotada pelos tribunais distritais, incorporando aspectos da Etapa Dois da Alice na Etapa Um.

“Integrado numa aplicação prática”

Fundamentalmente, na segunda parte da etapa 2A, os examinadores analisam se as reivindicações integram uma exceção judicial numa aplicação prática e não podem determinar estritamente se os elementos adicionais específicos representam uma atividade bem compreendida, rotineira e convencional. Por exemplo, a Orientação de 2019 instrui especificamente que “na Etapa 2A revisada, os examinadores devem garantir que dão peso a todos os elementos adicionais, sejam eles convencionais ou não, ao avaliar se uma exceção judicial foi integrada a uma aplicação prática”.[7] Mas, uma vez que um examinador decide que as reivindicações integram a exceção judicial numa aplicação prática, as reivindicações são consideradas elegíveis para patente sem a necessidade de prosseguir para a Etapa 2B, o que, segundo alguns, desconsideraria os elementos adicionais convencionais (semelhante à aplicação da Etapa Dois de Alice pelo Tribunal).

Essa abordagem pode levar a cenários em que um examinador determine que as reivindicações de patente são elegíveis nos termos da decisão Alice porque as reivindicações integram uma aplicação prática por meio de elementos que, de outra forma, poderiam ser convencionais, e então essas mesmas reivindicações são posteriormente consideradas inelegíveis por um tribunal distrital que leva em conta separadamente os aspectos convencionais na segunda etapa da decisão Alice e não considera a etapa de “integração” aplicada durante o exame no Escritório de Patentes.

No que diz respeito à jurisprudência sobre esta questão específica, o caso Aviation Capital Partners, LLC v. SH Advisors, LLC[8] é ilustrativo. Esse caso envolveu uma ação por violação de patente, alegando três reivindicações da Patente dos EUA n.º 10.956.988, emitida em 23 de março de 2021, relacionada com a determinação do estatuto tributável de aeronaves. Durante o processo de patente, houve uma rejeição com base na elegibilidade do assunto nos termos da Alice, mas após uma alteração da reivindicação, o examinador determinou que as reivindicações eram elegíveis para patente porque integravam a ideia abstrata numa aplicação prática.[9]

O examinador de patentes do USPTO abordou a análise Alice durante o processo. No litígio, um juiz do tribunal distrital, na fase inicial da moção de indeferimento, afirmou que não estava a dar deferência à abordagem do examinador: «a determinação do estatuto de tributação também é uma ideia abstrata — como reconhecido pelo Instituto de Patentes... Não dou qualquer peso à determinação geral do Instituto de Patentes de que a patente era elegível.»[10] Não houve discussão pelo tribunal sobre a «aplicação prática» na análise da Primeira Etapa de Alice . Em vez disso, o tribunal abordou os argumentos do requerente, proprietário da patente, sobre as declarações do examinador relativas à «aplicação prática» na Segunda Etapa de Alice , afirmando que «apesar de ter uma aplicação prática, as reivindicações da patente não oferecem novas ideias ou melhorias para a implementação da sua ideia abstrata... Mais uma vez, não dou qualquer peso às conclusões do PTO.»[11]

Embora essa decisão esteja atualmente em recurso, ela demonstra que um juiz de tribunal distrital pode não concordar com a justificativa do USPTO para retirar as rejeições da §101 com base na abordagem de “aplicação prática”. Além disso, mesmo quando há uma aplicação prática, alguns tribunais distritais podem esperar mais da «aplicação prática» na segunda parte da etapa 2A do que um determinado examinador do USPTO num determinado caso. Dito isto, outras decisões judiciais têm demonstrado mais deferência às determinações dos examinadores §101 de que as reivindicações integram uma exceção judicial numa aplicação prática na fase de moção para indeferimento.[12]

USPTO reforça orientações de 2024 sobre elegibilidade de patentes para invenções de IA

A partir de 17 de julho de 2024, o USPTO emitiu novas orientações sobre a elegibilidade de assuntos relacionados à IA. Embora destinadas a abordar especificamente invenções relacionadas à tecnologia de IA, o USPTO reforçou a investigação na Etapa 2A, Parte Dois, relacionada à pergunta “se a invenção reivindicada como um todo integra a exceção judicial recitada em uma aplicação prática”. Além disso, as Orientações atualizadas de 2024 para invenções de IA reiteram que «na Etapa 2A, Parte 2, ou na Etapa 2B, não há exigência de provas para apoiar a conclusão de que a exceção não está integrada numa aplicação prática ou que os elementos adicionais não representam significativamente mais do que a exceção, a menos que o examinador afirme que as limitações adicionais são atividades bem compreendidas, rotineiras e convencionais na Etapa 2B». Estas novas diretrizes não comentam as diversas aplicações de Alice e seus descendentes perante os examinadores do USPTO e os juízes dos tribunais distritais.

Preenchendo a lacuna

Embora as Orientações de 2019 e as Orientações atualizadas de 2024 para invenções de IA incluam citações de jurisprudência para o segundo critério da Etapa 2A, nenhum dos casos citados discute explicitamente a primeira etapa da análise Alice com a abordagem de “integração de uma aplicação prática” — ou seja, os casos citados não utilizaram diretamente essa linguagem. Na verdade, os casos fornecidos pelas Orientações de 2019 chegaram a essa linguagem a partir de jurisprudência §101 díspar, incluindo casos que abordaram a análise da aplicação prática na Etapa Dois de Alice relacionada à pesquisa do conceito inventivo.[14]

É certo que o MPEP indica que a análise da integração numa aplicação prática é apropriada na Etapa 2B. Por exemplo, o MPEP afirma que, para que «uma reivindicação que recita uma exceção judicial seja elegível, os elementos adicionais (se houver) na reivindicação devem "transformar a natureza da reivindicação" numa aplicação elegível para patente da exceção judicial, seja na Parte Dois ou na Etapa 2B.»[15]

No entanto, o MPEP incentiva a resolução das questões relacionadas ao §101 mais cedo na análise de elegibilidade, de modo que a determinação de se uma reivindicação está integrada a uma aplicação prática geralmente ocorra antes de chegar à Etapa 2B. Por exemplo, o MPEP § 2106.06(b) permite que os examinadores utilizem uma análise de “elegibilidade simplificada”. A análise simplificada de elegibilidade é utilizada quando a elegibilidade da reivindicação é evidente, por exemplo, porque a reivindicação melhora claramente uma tecnologia ou funcionalidade informática. Se houver tal melhoria, a reivindicação qualifica-se como matéria elegível ao abrigo do § 101, sem necessidade de análise adicional. A segunda vertente da Etapa 2A incentiva os examinadores a abordar a integração numa aplicação prática na Etapa Um de Alice, em vez da Etapa Dois, mas, conforme discutido, faz isso sem levar em consideração se os elementos adicionais da reivindicação são convencionais.

Algumas decisões judiciais não parecem necessariamente subdividir a primeira etapa da análise de Alice da mesma forma. Embora haja alguma sobreposição entre as duas etapas em Alice, os juízes não decidiram expressamente que uma reivindicação de patente não se dirigia a uma exceção judicial porque estava «integrada numa aplicação prática» na Primeira Etapa de Alice .

Embora se espere que os examinadores de patentes sigam o MPEP e outras orientações emitidas pelo USPTO em relação às decisões do Circuito Federal, nenhum deles é vinculativo para os tribunais, e algumas decisões dos tribunais distritais não demonstram deferência à análise § 101 do examinador do USPTO. Além disso, o Circuito Federal declarou que a jurisprudência §101 prevalece sobre a Orientação de 2019.[16] As Orientações de 2024 para invenções de IA, recentemente atualizadas, não se pronunciam sobre esta tensão. É perfeitamente possível que o Circuito Federal aproveite a oportunidade do recurso da Aviation Capital Partners para se pronunciar mais diretamente sobre o que pode ser considerado uma divisão entre o USPTO e os tribunais distritais sobre a análise de elegibilidade da §101.

Alternativamente, a nova legislação proposta na Lei de Restauração da Elegibilidade de Patentes pode eliminar as incertezas na aplicação da §101 perante o USPTO e os tribunais distritais.

Conclusão

Os requerentes de patentes que enfrentam rejeições ao abrigo do §101 podem querer considerar estratégias para estabelecer a elegibilidade que levem em consideração não apenas o MPEP e outras orientações do USPTO, mas também a forma como os tribunais distritais estão a abordar questões semelhantes. Isso pode significar fornecer algumas análises além da análise da Etapa 2A, Prong Two do USPTO. Dependendo das circunstâncias, tais estratégias podem incluir a criação de um registo que indique como quaisquer «elementos adicionais» não são rotineiros e convencionais e a busca de reivindicações de âmbito variável dentro da mesma patente ou em toda uma família. Tal registo pode ser útil em litígios posteriores.

[1] Mayo Collaborative Servs. v. Prometheus Labs., Inc., 566 U.S. 66 (2012); Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank Int’l, 573 U.S. 208 (2014).

[2] Alice, 573 U.S. em 217-18; Mayo, 566 U.S. em 72, 77-79.

[3] Id.

[4] Id.

[5] MPEP §2106.04.

[6] Orientação revisada sobre elegibilidade de matéria patenteável de 2019, 84 Fed. Reg. 50 (7 de janeiro de 2019).

[7] 84 Fed. Reg. 50 (7 de janeiro de 2019).

[8] Ação Civil n.º 22-1556-RGA, 2023 U.S. Dist. LEXIS 145104 (D. Del. 18 de agosto de 2023).

[9] Histórico do processo da patente norte-americana n.º 10.956.988, 18 de fevereiro de 2021, Notificação de concessão, p. 5.

[10] 2023 U.S. Dist. LEXIS 145104 em *11.

[11] Id., em *13.

[12] Ver, por exemplo, Rich Media Club LLC v. Duration Media LLC, N.º CV-22-02086-PHX-JJT, 2023 U.S. Dist. LEXIS 120102, em *13-14 (D. Ariz. 11 de julho de 2023) (negando provimento ao pedido de indeferimento com base no §101, em parte porque, na Notificação de Concessão da patente reivindicada, o examinador concluiu que «a alteração, em combinação com outras limitações, forma uma combinação ordenada e uma aplicação prática integrada. 101 retirado.»).

[13] Atualização das orientações de 2024 sobre a elegibilidade do objeto da patente, incluindo a inteligência artificial, 89 Fed. Reg. 137 (julho de 2024).

[14] Ver, por exemplo, 84 Fed. Reg. 50 (7 de janeiro de 2019) (citando BASCOM Glob. Internet Servs., Inc. v. AT&T Mobility LLC, 827 F.3d 1341, 1352 (Fed. Cir. 2016) (concluindo que as reivindicações poderiam ser elegíveis nos termos da Segunda Etapa de Alice se um suposto conceito inventivo pudesse ser encontrado na combinação ordenada de limitações que “transformam a ideia abstrata... numa aplicação prática específica dessa ideia abstrata”); CLS Bank Int’l v. Alice Corp. Pty. Ltd., 717 F.3d 1269, 1315 (Fed. Cir. 2013) (Moore, J., acompanhado por Rader, C.J., e Linn e O’Malley, JJ., discordando em parte) (“A questão fundamental é, portanto, se uma reivindicação descreve uma aplicação suficientemente concreta e prática de uma ideia abstrata para se qualificar como elegível para patente. A Prometheus instrui-nos a responder a esta questão determinando se um processo que envolve uma lei natural ou uma ideia abstrata também contém um «conceito inventivo».), confirmado, 573 U.S. 208 (2014).

[15] MPEP §2106.04 (ênfase acrescentada) (citações omitidas).

[16] Ver, por exemplo, cxLoyalty, Inc. v. Maritz Holdings Inc., 986 F.3d 1367, 1375 n.1 (Fed. Cir. 2021) («Ao longo da sua decisão final por escrito, a Comissão referiu-se repetidamente ao Guia de Elegibilidade de Objeto de Patente Revisto de 2019 do Instituto de Marcas e Patentes dos Estados Unidos, 84 Fed. Reg. 50 (7 de janeiro de 2019). Observamos que esta orientação não é, por si só, a lei de elegibilidade de patentes, não tem força de lei e não é vinculativa para a nossa análise de elegibilidade de patentes. E, na medida em que a orientação contradiz ou não está totalmente de acordo com a nossa jurisprudência, é a nossa jurisprudência e o precedente do Supremo Tribunal em que se baseia que devem prevalecer.») (citações omitidas).