Divergência na análise de elegibilidade de patentes Alice perante o USPTO e o Tribunal Distrital

A estrutura Mayo/Alice[1] para determinar a elegibilidade do objeto das patentes ao abrigo do 35 U.S.C. §101 há muito que antagoniza tanto os promotores de patentes como os litigantes, causando uma incerteza significativa no domínio da tecnologia e inovação baseadas em software. Para além desta incerteza, o Gabinete de Patentes aplica a análise Alice em duas fases de forma diferente dos tribunais distritais, levando por vezes a determinações contraditórias por parte dos examinadores de patentes e juízes que analisam as mesmas reivindicações. De facto, embora o Manual of Patent Examining Procedure ("MPEP") e outras orientações do Instituto de Patentes e Marcas dos Estados Unidos ("USPTO") sobre a aplicação da análise Alice interpretem e apliquem ostensivamente a Alice e os seus descendentes, a abordagem feita pelos examinadores de patentes ao abrigo das orientações actuais permite que as reivindicações sejam consideradas como dirigidas a matérias elegíveis, desde que a exceção judicial seja "integrada numa aplicação prática", altura em que as reivindicações são consideradas como não dirigidas a uma exceção judicial.

Os profissionais devem apreciar as nuances entre a análise Alice no processo e no litígio, a fim de obter patentes emitidas que também resistirão ao escrutínio quando uma parte contrária contestar rigorosamente as reivindicações ao abrigo da estrutura Alice no tribunal distrital.

Alice perante os tribunais

A análise Mayo/Alice em duas etapas, articulada pela primeira vez pelo Supremo Tribunal dos EUA, é bem conhecida dos litigantes de patentes. O tribunal deve, em primeiro lugar, "determinar se as reivindicações em causa se referem a um conceito inelegível em matéria de patentes" relacionado com as excepções judiciais de uma lei da natureza, um fenómeno natural ou uma ideia abstrata (ou seja, o "Primeiro Passo").[2] Se o Primeiro Passo for cumprido, o tribunal deve "considerar os elementos de cada reivindicação tanto individualmente como "como uma combinação ordenada" para determinar se os elementos adicionais "transformam a natureza da reivindicação" numa aplicação elegível em matéria de patentes" (ou seja, o Segundo Passo), O segundo passo da análise Alice consiste na procura de um "conceito inventivo", que é um elemento ou combinação de elementos na reivindicação "suficiente para garantir que a patente, na prática, equivale a muito mais do que uma patente sobre o próprio [conceito inelegível]."[4]

Em suma, os tribunais aplicam apenas os dois passos acima referidos: (1) determinar se as reivindicações são dirigidas a um conceito não elegível para patente; em caso afirmativo, (2) determinar se os elementos da reivindicação, em combinação, recitam um conceito inventivo que seja significativamente mais do que uma patente sobre o próprio conceito não elegível. Estas duas etapas compreendem o inquérito sobre a elegibilidade do objeto perante os tribunais. É de notar que os tribunais raramente encontraram conceitos inventivos como parte da sua análise da Segunda Fase, pelo que a determinação da Primeira Fase controla em grande medida o inquérito.

Alice perante o Instituto de Patentes

O MPEP §2106 fornece orientações ao Gabinete de Patentes sobre a forma como os examinadores abordam a análise de elegibilidade do objeto Alice durante o processo. O seguinte fluxograma destina-se a ajudar os examinadores a abordar estas questões.

Como se pode ver, o Passo 2A corresponde ao Passo Um de Alice aplicado pelos tribunais distritais, e o Passo 2B corresponde ao Passo Dois. No entanto, ao contrário da análise da Alice efectuada pelos juízes dos tribunais distritais, o USPTO subdividiu o primeiro passo da Alice (por exemplo, o Passo 2A) em dois inquéritos distintos, como se mostra abaixo[5]:

O segundo pino da Etapa 2A pede aos examinadores que determinem se as reivindicações que recitam uma exceção judicial, no entanto, recitam elementos adicionais que integram a exceção judicial em uma "aplicação prática". Além disso, o USPTO emitiu seu 2019 Revised Patent Subject Matter Eligibility Guidance no Federal Register ("2019 Guidance"), que inclui a seguinte orientação com relação ao Prong Two da Etapa 2A do processo do Patent Office:

Os examinadores avaliam a integração numa aplicação prática ao: (a) Identificando se existem quaisquer elementos adicionais recitados na reivindicação para além da(s) exceção(ões) judicial(ais); e (b) avaliando esses elementos adicionais individualmente e em combinação para determinar se integram a exceção numa aplicação prática, utilizando uma ou mais das considerações estabelecidas pelo Supremo Tribunal e pelo Circuito Federal, por exemplo, as enumeradas abaixo. Embora algumas das considerações listadas abaixo tenham sido discutidas em orientações anteriores no contexto da Etapa 2B, a sua avaliação na Etapa 2A revista promove uma resolução rápida e eficiente da elegibilidade da patente e aumenta a certeza e a fiabilidade. Os examinadores devem notar, no entanto, que a Etapa 2A revista exclui especificamente a consideração de se os elementos adicionais representam uma atividade convencional, rotineira e bem compreendida. Em vez disso, a análise da atividade bem compreendida, rotineira e convencional é feita na Etapa 2B. Por conseguinte, na Etapa 2A revista, os examinadores devem certificar-se de que dão peso a todos os elementos adicionais, quer sejam ou não convencionais, ao avaliarem se uma exceção judicial foi integrada numa aplicação prática[6].

Análise Alice lado a lado

Quando apresentadas lado a lado, é evidente que a abordagem de "integração numa aplicação prática" do MPEP na segunda parte da etapa 2A vai além da abordagem adoptada pelos tribunais distritais, incorporando aspectos da segunda etapa da Alice na primeira etapa.

"Integrado numa aplicação prática"

De forma crítica, na segunda fase da Etapa 2A, os examinadores analisam se as reivindicações integram uma exceção judicial numa aplicação prática e não podem determinar estritamente se os elementos adicionais específicos representam uma atividade bem compreendida, rotineira e convencional. Por exemplo, o Guia de 2019 instrui especificamente "na Etapa 2A revisada, os examinadores devem garantir que eles dêem peso a todos os elementos adicionais, sejam eles convencionais ou não, ao avaliar se uma exceção judicial foi integrada a uma aplicação prática."[7] Mas uma vez que um examinador decide que as reivindicações integram a exceção judicial em uma aplicação prática, as reivindicações são consideradas elegíveis para patente sem a necessidade de prosseguir para a Etapa 2B, que alguns argumentam que, de outra forma, descontaria os elementos adicionais convencionais (semelhante à aplicação do Tribunal de Alice Etapa Dois).

Esta abordagem pode levar a cenários em que um examinador determina que as reivindicações de patentes são elegíveis ao abrigo da Alice porque as reivindicações integram uma aplicação prática através de elementos que, de outra forma, poderiam ser convencionais e, posteriormente, essas mesmas reivindicações são consideradas inelegíveis por um tribunal distrital que considera separadamente os aspectos convencionais no segundo passo da Alice e não considera o passo de "integração" que é aplicado durante o exame no Instituto de Patentes.

Relativamente à jurisprudência sobre esta mesma questão, o caso Aviation Capital Partners, LLC v. SH Advisors, LLC[8] é ilustrativo. Esse caso envolveu uma ação por infração de patentes que reivindicava três reivindicações da Patente dos EUA n.º 10.956.988, emitida em 23 de março de 2021, relacionada com a determinação do estatuto de tributação das aeronaves. Durante o processo da patente, houve uma rejeição com base na elegibilidade do assunto sob Alice, mas após uma emenda de reivindicação, o examinador determinou que as reivindicações eram elegíveis para patente porque integraram a ideia abstrata em uma aplicação prática.[9]

O examinador de patentes do USPTO abordou a análise da Alice durante o processo. Em litígio, um juiz do tribunal distrital, na fase inicial da moção de indeferimento, declarou que não estava a conceder deferência à abordagem do examinador: "a determinação do estatuto de tributabilidade é também uma ideia abstrata - como o Instituto de Patentes reconheceu... Não dou qualquer peso à determinação geral do Instituto de Patentes de que a patente era elegível."[10] O tribunal não discutiu a "aplicação prática" na análise da Alice Step One. Em vez disso, o tribunal abordou os argumentos do queixoso proprietário da patente sobre as declarações do examinador acerca da "aplicação prática" no Segundo Passo da Alice , afirmando que "[d]esde que tenham uma aplicação prática, as reivindicações da patente não oferecem novas perspectivas ou melhorias para a implementação da sua ideia abstrata... Mais uma vez, não dou qualquer peso às conclusões do PTO."[11]

Embora esta decisão esteja atualmente em fase de recurso, demonstra que um juiz de um tribunal distrital pode não concordar com a fundamentação do USPTO para retirar as rejeições do §101 com base na abordagem de "aplicação prática". Além disso, mesmo nos casos em que existe uma aplicação prática, alguns tribunais distritais podem esperar mais da "aplicação prática" na segunda parte do Passo 2A do que um determinado examinador do USPTO num determinado caso. Dito isto, outras decisões judiciais mostraram mais deferência para com as determinações §101 dos examinadores de que as reivindicações integram uma exceção judicial numa aplicação prática na fase de moção de indeferimento[12].

USPTO dobra em 2024 orientação sobre elegibilidade de patentes para invenções de IA

A partir de 17 de julho de 2024, o USPTO emitiu novas orientações de elegibilidade de assunto de IA.[13] Embora destinado a abordar especificamente as invenções relacionadas à tecnologia de IA, o USPTO dobrou a investigação na Etapa 2A Prong Two relacionada a perguntar "se a invenção reivindicada como um todo integra a exceção judicial recitada em uma aplicação prática". Além disso, o Guia 2024 atualizado para invenções de IA reitera que "[a] t Step 2A Prong Two ou Step 2B, não há exigência de evidências para apoiar a conclusão de que a exceção não está integrada em uma aplicação prática ou que os elementos adicionais não representam significativamente mais do que a exceção, a menos que o examinador afirme que as limitações adicionais são atividades convencionais, rotineiras e bem compreendidas na Etapa 2B. Estas novas diretrizes não comentam as diferentes aplicações de Alice e dos seus descendentes perante os examinadores do USPTO e os juízes dos tribunais distritais.

Colmatando o fosso

Embora as Orientações de 2019 e as Orientações de 2024 actualizadas para invenções de IA incluam citações de jurisprudência para o segundo passo do Passo 2A, nenhum dos casos citados discute explicitamente o primeiro passo da análise Alice com a abordagem "integração de uma aplicação prática" - ou seja, os casos citados não utilizaram diretamente essa linguagem. De facto, os casos fornecidos pelas Orientações de 2019 chegaram a essa linguagem a partir de jurisprudência díspar §101, incluindo casos que abordaram a análise da aplicação prática no Segundo Passo de Alice, relacionada com a procura do conceito inventivo[14].

De facto, o MPEP indica que a análise da integração numa aplicação prática é apropriada no Passo 2B. Por exemplo, o MPEP afirma que para "uma reivindicação que recite uma exceção judicial ser elegível, os elementos adicionais (se existirem) na reivindicação devem 'transformar a natureza da reivindicação' numa aplicação da exceção judicial elegível para patente, quer no Prong Two ou no Step 2B."[15]

No entanto, o MPEP incentiva a resolução de questões do §101 mais cedo na análise de elegibilidade, de modo a que a determinação da integração de uma reivindicação numa aplicação prática ocorra frequentemente antes de se chegar ao Passo 2B. Por exemplo, o MPEP § 2106.06(b) permite que os examinadores utilizem uma análise de "elegibilidade simplificada". A análise de elegibilidade simplificada é utilizada quando a elegibilidade da reivindicação é evidente, por exemplo, porque a reivindicação melhora claramente uma tecnologia ou uma funcionalidade informática. Se houver uma tal melhoria, a reivindicação qualifica-se como matéria elegível ao abrigo do § 101 sem necessitar de ser submetida a uma análise adicional. A segunda parte da Etapa 2A incentiva os examinadores a abordarem a integração numa aplicação prática na Primeira Etapa da Alice , em vez da Segunda Etapa, mas, como discutido, fá-lo sem ter em conta se os elementos adicionais da reivindicação são convencionais.

Algumas decisões judiciais não parecem subdividir necessariamente o primeiro passo da análise Alice da mesma forma. Embora exista alguma sobreposição entre os dois passos da Alice, os juízes não decidiram expressamente que uma reivindicação de patente não era dirigida a uma exceção judicial porque estava "integrada numa aplicação prática" no primeiro passo da Alice .

Embora se espere que os examinadores de patentes sigam o MPEP e outras orientações emitidas pelo USPTO sobre as decisões do Circuito Federal, nenhum deles é vinculativo para os tribunais, e algumas decisões de tribunais distritais não mostram deferência à análise § 101 do examinador do USPTO. Além disso, o Circuito Federal declarou que a jurisprudência §101 controla em vez da Orientação de 2019.[16] A Orientação 2024 recentemente atualizada para invenções de IA é silenciosa em relação a essa tensão. É inteiramente possível que o Circuito Federal aproveite a oportunidade no recurso da Aviation Capital Partners para falar mais diretamente sobre o que poderia ser considerado uma divisão entre o USPTO e os tribunais distritais na análise de elegibilidade do §101.

Alternativamente, a nova legislação proposta na Lei de Restauração da Elegibilidade das Patentes pode eliminar as incertezas na aplicação do §101 perante o USPTO e os tribunais distritais.

Conclusão

Os requerentes de patentes que enfrentam rejeições §101 podem querer considerar estratégias para estabelecer a elegibilidade que tenham em conta não só o MPEP e outras orientações do USPTO, mas também a forma como os tribunais distritais estão a abordar questões semelhantes. Isto pode significar fornecer alguma análise para além da análise do Passo 2A, Prong Two do USPTO. Dependendo das circunstâncias, essas estratégias podem incluir a criação de um registo que indique como quaisquer "elementos adicionais" não são rotineiros e convencionais e a procura de reivindicações de âmbito variável dentro da mesma patente ou numa família. Esse registo pode ser útil em litígios posteriores.

[1] Mayo Collaborative Servs. v. Prometheus Labs., Inc., 566 U.S. 66 (2012); Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank Int'l, 573 U.S. 208 (2014).

[2] Alice, 573 U.S. em 217-18; Mayo, 566 U.S. em 72, 77-79.

[3] Id.

[4] Id.

[5] MPEP §2106.04.

[6] 2019 Revised Patent Subject Matter Eligibility Guidance, 84 Fed. Reg. 50 (7 de janeiro de 2019).

[7] 84 Fed. Reg. 50 (7 de janeiro de 2019).

[8] Ação Civil n.º 22-1556-RGA, 2023 U.S. Dist. LEXIS 145104 (D. Del. 18 de agosto de 2023).

[9] U.S. Patent 10,956,988 File History, 18 de fevereiro de 2021 Notice of Allowance, p. 5.

[10] 2023 U.S. Dist. LEXIS 145104 at *11.

[11] Id., em *13.

[12] Ver, por exemplo, Rich Media Club LLC v. Duration Media LLC, n.º CV-22-02086-PHX-JJT, 2023 U.S. Dist. LEXIS 120102, em *13-14 (D. Ariz. 11 de julho de 2023) (negando a moção de indeferimento com base no §101, em parte porque no Aviso de Autorização para a patente reivindicada, o examinador concluiu "[a] emenda em combinação com outras limitações formam uma combinação ordenada e uma aplicação prática integrada. 101 retirada.").

[13] Atualização da Orientação de 2024 sobre a Elegibilidade do Objeto da Patente, Incluindo a Inteligência Artificial, 89 Fed. Reg. 137 (julho de 2024).

[14] Ver, por exemplo, 84 Fed. Reg. 50 (7 de janeiro de 2019) (citando BASCOM Glob. Internet Servs., Inc. v. AT&T Mobility LLC, 827 F.3d 1341, 1352 (Fed. Cir. 2016) (concluindo que as reivindicações podem ser elegíveis ao abrigo da Alice Step Two se um alegado conceito inventivo puder ser encontrado na combinação ordenada de limitações que "transformam a ideia abstrata... numa aplicação prática e particular dessa ideia abstrata."); CLS Bank Int'l v. Alice Corp. Pty. Ltd., 717 F.3d 1269, 1315 (Fed. Cir. 2013) (Moore, J., acompanhado por Rader, C.J., e Linn e O'Malley, JJ., discordando em parte) ("A questão chave é, portanto, se uma reivindicação recita uma aplicação suficientemente concreta e prática de uma ideia abstrata para se qualificar como elegível para patente. Prometheus instrui-nos a responder a esta questão determinando se um processo que envolve uma lei natural ou uma ideia abstrata também contém um 'conceito inventivo'."), aff'd, 573 U.S. 208 (2014).

[15] MPEP §2106.04 (ênfase adicionada) (citações omitidas).

[16] Veja, por exemplo, cxLoyalty, Inc. v. Maritz Holdings Inc., 986 F.3d 1367, 1375 n.1 (Fed. Cir. 2021) ("Ao longo de sua Decisão Final Escrita, o Conselho se referiu repetidamente ao Escritório de Patentes e Marcas dos Estados Unidos 2019 Revised Patent Subject Matter Eligibility Guidance, 84 Fed. Reg. 50 (7 de janeiro de 2019). Observamos que essa orientação não é, por si só, a lei de elegibilidade de patentes, não tem força de lei e não é vinculativa em nossa análise de elegibilidade de patentes. E, na medida em que as orientações contradizem ou não estão totalmente de acordo com a nossa jurisprudência, é a nossa jurisprudência e o precedente do Supremo Tribunal em que se baseiam que devem prevalecer"). (citações omitidas).