Circuito Federal abre as portas para investimentos adicionais na indústria nacional: “Importador comum” não é mais

Na sua recente decisão no caso Lashify, Inc. v. International Trade Commission, o Circuito Federal abriu a porta para que os titulares de patentes incluíssem categorias ampliadas de investimento doméstico para satisfazer o requisito económico da indústria doméstica nos termos da Secção 337(a)(3)(B). App. No. 2023-1245, Parecer (5 de março de 2025). Atividades pós-fabricação que anteriormente não eram consideradas — como vendas, marketing, armazenamento, controlo de qualidade e distribuição — agora provavelmente podem ser incluídas como investimentos na indústria nacional para fins de estabelecimento de uma indústria nacional nos termos da Seção 337(a)(3)(B). Isso é um desvio significativo do precedente da Comissão de Comércio Internacional (ITC) e provavelmente abrirá as portas para um número maior de investigações da ITC envolvendo artigos fabricados no exterior.

Um dos aspetos únicos da prática da ITC é a exigência de que o reclamante comprove a existência de uma indústria nacional para obter a cobiçada ordem de exclusão. Essa exigência envolve duas vertentes: a vertente técnica, que exige que o reclamante comprove que pratica a patente em questão; e a vertente económica, que exige que o reclamante comprove, em relação aos artigos protegidos pela patente: (A) investimento significativo em instalações e equipamentos; (B) emprego significativo de mão de obra ou capital; ou (C) investimento substancial em exploração, incluindo engenharia, investigação e desenvolvimento ou licenciamento. 19 U.S.C. § 1337(a)(3). A decisão do Circuito Federal no caso Lashify abordou o aspecto económico.

Desde a sua promulgação em 1988, a interpretação da ITC da Secção 337(a)(3)(B) tem efetivamente impedido que investimentos nacionais direcionados exclusivamente para atividades pós-fabricação, como vendas, marketing, armazenamento, controlo de qualidade e distribuição, estabeleçam a existência de uma indústria nacional. A ITC frequentemente se referia a essas atividades como sendo as de um «importador comum», que não cumpriam por si só o requisito econômico da indústria nacional, pois tais atividades não contribuem em nada para a fabricação real do artigo. Quando a fabricação do artigo ocorre fora dos Estados Unidos, nenhuma etapa adicional ocorre nos Estados Unidos para tornar o artigo vendável e, portanto, nenhuma atividade industrial nacional reconhecível permanece para fins de estabelecimento do requisito econômico. Ao longo dos anos, esta interpretação da Secção 337(a)(3) exigiu efetivamente alguma forma de atividade de fabrico ou montagem nacional para satisfazer o requisito económico da indústria nacional. Provavelmente, este já não é o caso.

A Lashify comercializa extensões de pestanas artificiais, ferramentas e produtos aplicadores e recipientes para armazenamento de extensões de pestanas. Embora a Lashify realize pesquisa e desenvolvimento nos Estados Unidos, ela fabrica os seus produtos no exterior e os envia para clientes norte-americanos que os adquirem através do site da Lashify. Os clientes podem então usar uma variedade de recursos fornecidos pela Lashify para aplicá-los, como vídeos educativos nas redes sociais, chats online e sessões de videochamada. A Lashify detém patentes relacionadas a esses produtos, incluindo pelo menos uma patente de utilidade relacionada, por exemplo, a determinada tecnologia de fusão de cílios; e patentes de design relacionadas, por exemplo, a um determinado cartucho de armazenamento para extensões de cílios. A Lashify apresentou uma queixa perante a ITC, na qual alegou que os importadores de produtos similares estavam violando a Seção 337 ao infringir essas patentes.

O juiz administrativo (Administrative Law Judge, ALJ) da ITC negou à Lashify o alívio previsto na lei, determinando, entre outras coisas, que a Lashify não satisfazia o requisito económico da indústria nacional. Ao chegar a essa conclusão, o ALJ excluiu despesas relacionadas com vendas, marketing, armazenamento, controlo de qualidade e distribuição, seguindo décadas de precedentes da ITC que consideravam esses investimentos, por si só, insuficientes para satisfazer o requisito económico da indústria nacional. O ALJ argumentou que, uma vez que «não eram necessárias etapas adicionais para tornar esses produtos comercializáveis» após a chegada aos Estados Unidos e que as medidas de controlo de qualidade «não iam além do que um importador normal faria após o recebimento», não existia indústria nacional nos termos da Seção 337(a)(3)(B).

A Comissão concordou em rever a decisão do ALJ e confirmou-a. A maioria concordou com o ALJ que a Lashify não tinha satisfeito o requisito económico da indústria nacional, argumentando que «é bem estabelecido que as atividades de vendas e marketing, por si só, não podem satisfazer o requisito da indústria nacional». A maioria chegou à mesma conclusão no que diz respeito ao armazenamento, controlo de qualidade e distribuição.

A Lashify recorreu ao Circuito Federal. O Circuito Federal anulou a decisão da ITC e remeteu a investigação à ITC para uma nova determinação do cumprimento do requisito económico da indústria nacional. O Circuito Federal concluiu que a decisão da ITC se baseava numa interpretação incorreta da Secção 337(a)(3)(B). O Circuito Federal rejeitou a conclusão da ITC de que a análise da Lashify era «excessivamente abrangente e sem fundamento», porque «incluía despesas relacionadas com armazenamento, distribuição e controlo de qualidade», bem como «despesas de vendas e marketing». O Circuito Federal não encontrou qualquer fundamento para estas exclusões categóricas no texto da lei, baseando-se fortemente no seu texto simples e numa revisão exaustiva do histórico legislativo em torno da promulgação de 1988.

O Circuito Federal observou que a disposição «afirma claramente que a indústria nacional “deve ser considerada existente se houver nos Estados Unidos, no que diz respeito aos artigos protegidos pela patente... em questão, ... emprego significativo de mão de obra e capital”». 19 U.S.C. § 1337(a)(3)(B). Na ausência de alguma limitação, o Circuito Federal concluiu:

A disposição abrange o uso significativo de «mão de obra» e «capital» sem qualquer limitação quanto ao uso dentro de uma empresa à qual esses itens são destinados, ou seja, a função empresarial que eles desempenham. Em particular, não há exclusão do emprego de mão de obra ou capital para vendas, marketing, armazenamento, controlo de qualidade ou distribuição. Também não há qualquer sugestão de que tais utilizações, para serem consideradas, devam ser acompanhadas por um emprego significativo para outras funções, tais como a fabricação. As decisões da Comissão atribuem limitações à cláusula (B) que não se encontram nela.

O Circuito Federal concluiu ainda que não havia outra justificativa para impor uma limitação categórica à Seção 337(a)(3)(B), impedindo a confiança nesse tipo de investimento a partir do contexto da lei ou de seu histórico legislativo. O Circuito Federal instruiu, assim, a ITC, em recurso, a «contabilizar o emprego de mão de obra e capital pela Lashify, mesmo quando utilizados em vendas, marketing, armazenamento, controlo de qualidade ou distribuição, e a Comissão deve determinar, com base em «uma análise holística de todas as considerações relevantes», se essas despesas qualificadas são significativas ou substanciais».

A decisão do Circuito Federal no caso Lashify provavelmente terá um impacto significativo na prática da ITC. Acima de tudo, é provável que torne a ITC disponível para empresas e indústrias anteriormente excluídas do foro com base na fabricação estrangeira do artigo importado. Agora, a fabricação estrangeira do artigo provavelmente não será um impedimento para que o titular da patente reivindique investimento doméstico significativo ou substancial em mão de obra e capital nos termos da Seção 337(a)(3)(B), mesmo quando tal mão de obra e capital forem dedicados a atividades que não tornam o produto vendável ou que não representam nada além das atividades pós-fabricação realizadas por um importador comum. As empresas que realizam tais atividades puramente pós-fabricação — desde que tais investimentos sejam significativos — terão a capacidade de reivindicar que tais atividades constituem investimento doméstico para fins de cumprimento do requisito econômico da indústria nacional nos termos da Seção 337(a)(3)(B).