Aproveitar os atrasos do USPTO para maximizar o prazo da patente

Antes de o USPTO ter sido sujeito a um congelamento das contratações, partiu-se do princípio de que iria integrar 400 novos examinadores entre o ano fiscal de 2025 e o ano fiscal de 2026 e, mesmo assim, previu-se um aumento da acumulação de pedidos de patentes não examinados. Com o congelamento das contratações em vigor, o atual atraso de quase 838 000 pedidos de patentes não examinados e a espera pelo exame inicial já superior a 20 meses, os requerentes podem esperar que o tempo necessário para obter uma patente aumente. Embora estes atrasos possam não ser ideais, os requerentes podem tirar partido deles maximizando o prazo da patente através de prémios de ajustamento do prazo da patente (PTA).

Atrasos nos exames do USPTO resultam em prémios PTA

Por estatuto, o USPTO deve conceder ajuste de prazo de patente quando não cumprir certas métricas de cronograma de exame, incluindo a emissão de uma primeira ação do escritório dentro de 14 meses e não levando mais de três anos para conceder uma patente. As estatísticas da PTA do USPTO de janeiro de 2025 mostram que apenas 30% dos pedidos de patentes estão a ser examinados no prazo de 14 meses e que o número de patentes que demoram mais de três anos a ser concedidas atingiu um máximo de 20% em dois anos. Assumindo que os registos de pedidos de patentes mantêm o seu nível atual ou (mais provavelmente) aumentam, mais patentes poderão ser elegíveis para concessões de PTA mais longas.

Evitar deduções PTA por atraso do requerente

Nem todos os atrasos do USPTO resultam em prémios PTA. O cálculo final do PTA subtrai qualquer "atraso do requerente" do atraso do USPTO. Os requerentes que procuram maximizar o prazo da patente devem ter o cuidado de minimizar as deduções do PTA, nomeadamente através de:

• Garantir a apresentação de uma Listagem de Sequências conforme no prazo de oito meses a contar da data de apresentação do pedido ou da data de início da fase nacional
• Evitar apresentar uma alteração preliminar ou outro documento preliminar mais de oito meses após a data de apresentação (ou data de início da fase nacional) e menos de um mês antes do envio de uma Ação do Instituto
• Compreender de que forma as regras da Declaração de Divulgação de Informações (IDS) diferem das regras da PTA e calendarizar as apresentações da IDS para minimizar as deduções da PTA

Atualmente, os pedidos da fase nacional dos EUA (baseados em pedidos PCT) sofrem atrasos muito maiores no processamento da fase inicial do que os pedidos diretamente apresentados nos EUA (na ordem dos meses a anos). Se esta tendência se mantiver, optar por obter uma patente dos EUA através da via PCT/fase nacional poderá ser outra abordagem para obter um PTA significativo.

Evitar as declarações de exoneração de responsabilidade de terminais que se sobrepõem à PTA

Mesmo que uma patente receba um PTA significativo, o direito a esse prazo alargado pode ser posto em causa se for apresentada uma renúncia terminal sobre uma patente com um prazo mais curto. Para evitar deixar o PTA em cima da mesa, os requerentes devem considerar estratégias de desenvolvimento de carteiras que minimizem a necessidade de isenções de responsabilidade terminais, como por exemplo

• Incluir várias reivindicações independentes num pedido original para acionar os requisitos de restrição
• Responder aos requisitos de restrição e eleição de espécies sem travessia para preservar o direito de apresentar pedidos divisionais
• Apresentar verdadeiros pedidos divisionais com direito às protecções da 35 U.S.C. 121 contra a dupla patenteação de tipo óbvio (OTDP) e invocar o porto seguro da 35 U.S.C. 121 como defesa contra a OTDP
• Recorrer de rejeições fracas em vez de apresentar RCE para obter PTA de decisões de recurso favoráveis e evitar as implicações de PTA das RCE
• Minimizar os pedidos de continuação voluntária que podem suscitar problemas de PDCA
• Compreender os contornos das recentes decisões do Circuito Federal, tais como Cellect e Allergan sobre a interação entre a OTDP, as isenções de responsabilidade terminais e a PTA

Embora os atrasos nos exames do USPTO possam representar desafios para as partes interessadas que estão a construir as suas carteiras de patentes, também apresentam oportunidades para maximizar o valor através de prazos de patentes mais longos. Ao adotar estratégias que minimizem as deduções do PTA e preservem os prémios do PTA, os requerentes podem prolongar significativamente a vida das suas patentes, criando potencialmente oportunidades adicionais para capitalizar as suas inovações. Como os atrasos nos exames do USPTO continuam a aumentar, aproveitá-los eficazmente para maximizar o prazo das patentes pode proporcionar uma vantagem competitiva no mercado, especialmente em indústrias como a biotecnologia e a farmacêutica, onde a proteção a longo prazo das patentes pode ser importante.

Para saber mais sobre o ajuste do prazo da patente e como pode aproveitar os atrasos do USPTO em seu benefício, contacte o seu contacto na Foley ou qualquer um dos autores.