Divergência na Análise de Elegibilidade de Patentes Alice perante o USPTO e o Tribunal Distrital: O Circuito Federal esclarece os limites para confiar nas conclusões do USPTO em disputas de elegibilidade § 101

Em nossoartigo anterior , discutimos casos em que o Escritório de Patentes e Marcas dos EUA (USPTO) e os tribunais distritais fizeram descobertas diferentes com relação à elegibilidade da patente sob 35 USC § 101. Uma decisão recente não precedente do Circuito Federal, Aviation Capital Partners, LLC v. SH Advisors, LLC, n.º 24-1099 (Fed. Cir. 6 de maio de 2025), destaca um ponto processual crítico: Os tribunais distritais não são obrigados a aceitar as conclusões feitas pelo USPTO como verdadeiras na fase de alegação - a menos que essas conclusões sejam especificamente alegadas na reclamação.

Esta questão veio à tona no recurso depois de o Tribunal Distrital de Delaware ter rejeitado a queixa de infração de patentes da Aviation Capital ao abrigo da Regra 12(b)(6), considerando que as reivindicações de patentes declaradas não eram elegíveis ao abrigo do § 101. O queixoso-recorrente, Aviation Capital Partners (que faz negócios como Specialized Tax Recovery ("STR")), argumentou no recurso que o tribunal distrital errou ao não aceitar a análise de elegibilidade prévia do USPTO, que favoreceu a elegibilidade da patente, como uma conclusão factual na fase de moção para rejeitar.

Especificamente, a STR argumentou que a conclusão do USPTO - feita durante o processo - de que as reivindicações estavam "integradas numa aplicação prática" e "continham significativamente mais do que uma ideia abstrata" deveria ter sido aceite como uma verdadeira conclusão factual pelo Tribunal Distrital como parte da decisão da moção de indeferimento. Mas o Circuito Federal rejeitou liminarmente esse argumento, afirmando:

• A STR argumenta ainda que, ao decidir a moção de rejeição, o tribunal distrital foi obrigado a assumir como verdadeira a "conclusão factual do Gabinete de Patentes de que as reivindicações estavam integradas numa aplicação prática e continham significativamente mais do que uma ideia abstrata." Br. 23-25 do Recorrente. Nós discordamos. "Para efeitos de uma moção de indeferimento, temos de considerar como verdadeiras todas as alegações factuais da queixa..." Ashcroft v. Iqbal, 556 U.S. 662, 678 (2009) (ênfase adicionada). Neste caso, a queixa não incluía conclusões factuais feitas pelo Gabinete de Patentes. J.A. 16-32; Arguição Oral às 4:38-5:45 (a queixa alegava que o Gabinete de Patentes tinha feito duas determinações legais, mas não alegava conclusões factuais). Consequentemente, o tribunal distrital não errou ao recusar aceitar como verdadeiras quaisquer conclusões factuais não alegadas que o Instituto de Patentes possa ter feito na sua análise de elegibilidade § 101.[

Esta passagem sublinha o rigor processual aplicado às moções de rejeição: O tribunal está vinculado apenas aos factos efetivamente apresentados na queixa. Embora a STR tenha tentado importar a análise do examinador para o registo, o Circuito Federal deixou claro que quaisquer "conclusões factuais" do USPTO têm de ser explicitamente alegadas para que um tribunal distrital lhes dê crédito na fase de moção de indeferimento.

Implicações para os litigantes e para a redação de queixas nos casos em que o examinador fez comentários sobre a elegibilidade do § 101

Esta decisão serve como um guia prático para os profissionais que navegam em litígios § 101 pós-Alice. Os litigantes não podem assumir que as conclusões favoráveis do examinador - como a "integração numa aplicação prática" - serão tratadas como factos, a menos que essas determinações sejam alegadas de forma clara e específica na queixa.

As actuais orientações do USPTO instruem os examinadores a avaliar se uma reivindicação está "integrada numa aplicação prática" e se inclui "significativamente mais" do que uma ideia abstrata - critérios que podem permitir que as aplicações ultrapassem o obstáculo do § 101 durante o processo. No entanto, como Aviation Capital confirma, a deferência concedida a essas determinações do examinador pode variar e, numa moção da Regra 12(b)(6), apenas as alegações factuais especificamente feitas na queixa devem ser consideradas verdadeiras. Isto levanta a questão - se o proprietário de uma patente alegar explicitamente conclusões factuais feitas por um examinador durante o processo relativamente ao § 101, será isso suficiente para derrotar uma moção de indeferimento? Embora não seja um precedente, a Aviation Capital sugere isso mesmo.

Levar

A decisão da Aviation Capital recorda-nos com clareza que os litigantes devem ser deliberados na apresentação de factos que sustentem a elegibilidade. Para preservar os argumentos baseados nas conclusões do examinador, essas conclusões devem ser mais do que um pano de fundo - devem ser factos alegados na queixa e não apenas conclusões citadas.

Caso contrário, os tribunais continuam a ser livres de avaliar a elegibilidade a partir de uma base limpa. E, como esta decisão reafirma, essa avaliação pode divergir do que o USPTO concluiu anteriormente.

[1] Aviation Capital Partners, LLC v. SH Advisors, LLC, No. 24-1099 at 7 (Fed. Cir. 6 de maio de 2025).