USPTO emite proposta de regulamentação sobre recusas discricionárias de processos IPR

Na primeira proposta de regulamentação emitida pelo Diretor Squires, o USPTO propõe a alteração das regras de prática relativas a recusas discricionárias para instituir processos de Inter Partes Review (IPR). As regras propostas reflectem as preocupações da atual administração relativamente às contestações em série e paralelas da mesma patente e à sua ameaça à nossa economia centrada na inovação. Para além de "promover a coerência entre os procedimentos IPR" e "limitar as circunstâncias em que um tribunal distrital e o PTAB considerarão as mesmas questões ou questões estreitamente relacionadas", o USPTO espera que as alterações às regras propostas "tenham um impacto positivo na economia" ao "aumentar a fiabilidade dos direitos de patente e a previsibilidade dos litígios em matéria de patentes" e "diminuir as despesas globais com litígios em matéria de patentes e os custos de transação para o licenciamento de patentes".

O USPTO "convida o público a comentar se esta proposta de regra atinge o equilíbrio adequado entre eficiência, justiça e estabilidade no sistema de patentes". O aviso do Registo Federal estabelece apenas um período de 30 dias para comentários do público, pelo que os interessados devem agir rapidamente para garantir que os seus pontos de vista são tidos em conta. 

Destaques das alterações propostas 

O comunicado de imprensa do USPTO destaca os seguintes aspectos da proposta de regulamentação do USPTO, que

• Exigir que o peticionário de um IPR apresente uma estipulação para não prosseguir com os desafios de invalidade ao abrigo dos §§ 102 ou 103 do 35 U.S.C. noutros fóruns
• Prever que o USPTO não instituirá um IPR quando o USPTO ou outro fórum já tiver decidido a patenteabilidade ou a validade das reivindicações
• Prever que o USPTO não instituirá um IPR quando for provável que outro processo determine primeiro a patenteabilidade ou a validade das reivindicações ao abrigo dos §§ 102 ou 103
• Permitir que o USPTO institua um IPR, não obstante uma adjudicação prévia ou uma determinação anterior esperada sobre a patenteabilidade ou validade, quando existam circunstâncias excepcionais.

De acordo com o Aviso do Registo Federal, as novas regras "centrarão os processos [IPR] em reivindicações de patentes que não tenham sido anteriormente contestadas em litígio ou em que o litígio anterior tenha sido resolvido numa fase inicial" e "destinam-se a promover a justiça, a eficiência e a previsibilidade em litígios sobre patentes". 

Promover direitos de patente fiáveis para apoiar o investimento na inovação

A secção "Background" (Antecedentes) da proposta de regulamentação refere a promoção de "direitos de patente fiáveis" que são essenciais para a comercialização da inovação e adverte que os desafios em série ameaçam minar a nossa economia centrada na inovação. De acordo com o Aviso, "Aproximadamente 54% de todas as petições de DPI apresentadas desde a aprovação do AIA são uma de várias petições contra a mesma patente" e "mais de 80% das DPIs têm litígios pendentes em tribunais distritais em que o peticionário também está a contestar a validade da patente".

Os direitos de patente fiáveis encorajam o inventor ou outros a investir na tecnologia patenteada, dando-lhes a confiança de que serão eles, e não os concorrentes, a colher os benefícios dos seus esforços..... [Múltiplos desafios à mesma patente através de DPIs põem em causa a fiabilidade dos direitos de patente e os incentivos ao investimento em novas tecnologias.

A secção "Antecedentes" aborda a natureza subjectiva das determinações de invalidade e o conceito de que, se "lançarmos os dados" vezes suficientes, até as patentes mais fortes podem ser invalidadas:

Mesmo as patentes extremamente fortes tornam-se pouco fiáveis quando sujeitas a contestações de validade em série ou em paralelo. Determinar se uma reivindicação de patente cumpre os requisitos legais de patenteabilidade é frequentemente uma questão de julgamento sobre a qual mentes razoáveis podem discordar. .... Uma vez que as mentes razoáveis podem, e frequentemente discordam, sobre se uma determinada reivindicação de patente cumpre os requisitos legais, as patentes não podem servir a sua função económica se estiverem perpetuamente sujeitas a uma revisão de novo. 

Considere-se uma reivindicação de patente hipotética em que 70% dos profissionais de patentes experientes concluiriam que a reivindicação foi corretamente concedida e 30% opor-se-iam a essa conclusão. Tal reivindicação de patente parece fiável, porque uma maioria substancial de profissionais acredita que é patenteável e foi corretamente emitida. No entanto, se a patente for sujeita a uma revisão repetida da patenteabilidade de novo sempre que for aplicada, deixará de ser fiável. .... [Uma patente com 70% de hipóteses de sobreviver a uma revisão de novo da patenteabilidade tem menos de 50% de hipóteses de resistir a dois ou mais desafios de novo da patenteabilidade. .... 

A secção "Background" discute a história legislativa dos estatutos IPR e invoca a autoridade delegada pelo Congresso "para identificar as circunstâncias em que os procedimentos IPR beneficiariam ou não o sistema de patentes". A secção "Background" também discute a elevada incidência de contestações de patentes em série e paralelas, e afirma que o IPR paralelo e o litígio no tribunal distrital/ITC podem aumentar os custos e a complexidade da resolução de litígios de patentes.

Preservar os recursos para Ex Parte recursos

De acordo com o aviso, as alterações propostas às regras permitirão ao USPTO dedicar mais recursos à audição de recursos ex parte de rejeições de pedidos de patentes pendentes por parte dos examinadores. A resolução rápida de recursos ex parte - que podem ser necessários para garantir a concessão de uma patente - é um objetivo importante da atual administração, porque "a resolução tardia de recursos ex parte pode impedir ou atrasar a formação de empresas ou a angariação de capital, o que, por sua vez, atrasa a libertação ou o lançamento de tecnologias patenteadas no mercado". O USPTO observa que um recurso ex parte do PTAB é a única opção para contestar a rejeição de um examinador, enquanto "os IPRs não são o único mecanismo para contestar a validade de uma patente emitida".

Pormenores das alterações propostas 

Todas as alterações propostas seriam feitas ao 37 C.F.R. § 42.108, intitulado "Institution of inter partes review", e acrescentariam novos parágrafos (d)-(f):

(d) Estipulação necessária para a eficácia. A revisão inter partes não será instituída ou mantida a não ser que cada peticionário apresente uma estipulação à Comissão e a qualquer outro tribunal onde esteja a litigar ou venha a litigar posteriormente em relação à patente contestada, declarando que, se for instituído um julgamento, o peticionário e qualquer parte real no interesse ou privada do peticionário não invocará motivos de invalidade ou não patenteabilidade em relação à patente contestada ao abrigo do 35 U.S.C. 102 ou 103 em qualquer outro processo.

De acordo com o Aviso, o "[USPTO] considera que este requisito promoveria a justiça e a eficiência, canalizando desafios semelhantes em matéria de patentes para um único fórum e assegurando que os DPI devem, em geral, servir como um substituto completo de, pelo menos, alguma fase do litígio". 

(e) Reivindicações consideradas válidas em processos anteriores. A revisão inter partes não será instituída ou mantida se uma reivindicação contestada ou uma reivindicação independente da qual uma reivindicação contestada dependa:

(1) Julgamento no Tribunal Distrital dos EUA - Foi considerado não inválido ao abrigo de 35 U.S.C. 102 ou 103 por um tribunal distrital ou júri na sequência de um julgamento de bancada ou julgamento por júri numa decisão ou veredito que não foi anulado ou revertido em parte relevante; 

(2) Julgamento sumário do tribunal distrital dos EUA - Foi considerado não inválido por um tribunal distrital numa decisão de julgamento sumário que não encontrou qualquer disputa de facto material ao abrigo de 35 U.S.C. 102 ou 103 que não tenha sido anulada ou revertida em parte relevante; 

(3) U.S. International Trade Commission - Foi considerado não inválido ao abrigo de 35 U.S.C. 102 ou 103 numa determinação inicial ou final da U.S. International Trade Commission que não tenha sido anulada ou revertida na parte relevante; 

(4) Decisão Final Escrita do PTAB - Foi considerada não patenteável numa decisão final escrita do Conselho de Administração ao abrigo do 35 U.S.C. 318(a) ou 328(a) que não tenha sido anulada ou revogada; 

(5) Reexame Ex Parte - Foi considerado patenteável numa ação ou decisão do Instituto pelo Conselho na sequência de um pedido de reexame apresentado ao abrigo do Capítulo 30 do Título 35 do Código dos Estados Unidos por alguém que não o titular da patente, a parte real no interesse do titular da patente ou um particular; ou 

(6) Circuito Federal - Foi considerado não patenteável ou inválido ao abrigo do 35 U.S.C. 102 ou 103 numa decisão, mas essa decisão foi revertida em parte relevante pelo Tribunal de Recurso dos EUA para o Circuito Federal.

O Aviso esclarece que esta regra "se estenderia às reivindicações dependentes quando a reivindicação independente da qual cada uma depende já tiver sido objeto de análise". 

(f) Litígio paralelo - O exame inter partes não será iniciado ou mantido se, com maior probabilidade do que não, ocorrer qualquer uma das seguintes situações, relativamente a uma reivindicação contestada ou a uma reivindicação independente da qual dependa uma reivindicação contestada, antes da data limite para a decisão final escrita nos termos do 35 U.S.C. 316(a)(11): 

(1) Tribunal Distrital dos EUA - Um julgamento no tribunal distrital em que uma parte contesta a patente ao abrigo do 35 U.S.C. 102 ou 103; 

(2) U.S. International Trade Commission - uma determinação inicial ou final da U.S. International Trade Commission em relação a 35 U.S.C. 102 ou 103; ou 

(3) Decisão Final Escrita do PTAB - emissão de uma decisão final escrita pelo Conselho de Administração ao abrigo do 35 U.S.C. 318(a) ou 328(a).

A Comunicação não apresenta observações adicionais sobre este novo parágrafo proposto. 

(g) Instituição em circunstâncias extraordinárias. Se um painel do Conselho determinar que circunstâncias extraordinárias justificam a instituição, não obstante o disposto nas alíneas d), e) ou f), o painel remeterá o assunto para o Diretor, que pode instituir pessoalmente um exame inter partes. As circunstâncias extraordinárias podem incluir a determinação pelo Diretor de que a contestação anterior que impede a instituição foi iniciada de má fé, por exemplo, com o objetivo de impedir futuras contestações, ou de que a contestação anterior se tornou irrelevante tendo em conta uma alteração substancial de um estatuto ou precedente do Supremo Tribunal dos Estados Unidos. As circunstâncias invulgares e extraordinárias não incluem o estado da técnica novo ou adicional, novos testemunhos de peritos, nova jurisprudência (exceto nos casos acima referidos) ou novos argumentos jurídicos, ou o facto de um requerente anterior não ter recorrido. Nem o Diretor nem a Comissão renunciarão aos requisitos dos parágrafos (d), (e) ou (f) da presente secção, exceto nos casos previstos no presente parágrafo. As petições frívolas ou abusivas apresentadas ao abrigo do presente número podem ser objeto de sanções adequadas, incluindo a atribuição de honorários de advogados.

De acordo com o aviso, o novo parágrafo (g) "permitiria a instituição, não obstante os parágrafos (d), (e) ou (f), com base em circunstâncias extraordinárias", mas "para garantir a previsibilidade das decisões da instituição, esta secção proposta identifica exemplos específicos de potenciais circunstâncias extraordinárias e exemplos de circunstâncias que não são extraordinárias".

Como é que as partes interessadas vão reagir 

Será interessante ver a reação das partes interessadas à proposta de regulamentação. Não há dúvida de que haverá comentários a apoiá-las e a criticá-las. A proposta de regulamentação já responde aos apelos para que o USPTO utilize o processo de regulamentação, mas as partes interessadas que consideram os processos de IPR uma opção importante irão provavelmente argumentar que pelo menos algumas das alterações propostas excedem a autoridade do USPTO.