Em busca da graça: buscando reivindicações de tratamento em vista de divulgações relacionadas a ensaios clínicos

Este artigo foi originalmente publicado no AIPLA Chemical Practice Chronicles Fall 2025 e é republicado aqui com permissão.

I. Antecedentes

As patentes de métodos de tratamento baseadas em protocolos de ensaios clínicos de Fase II e Fase III são rotineiramente solicitadas para prolongar a exclusividade da patente e construir estrategicamente um portfólio de patentes para um ativo farmacêutico. As reivindicações destas patentes de métodos de tratamento de «geração posterior» descrevem as características salientes do protocolo de ensaios clínicos de Fase II ou Fase III, incluindo populações de pacientes, doses, regimes de dosagem e medições de resultados de eficácia. Isto é feito por uma boa razão, uma vez que as características salientes do protocolo do estudo aparecem frequentemente no rótulo do medicamento, por vezes como parte de etapas ativas explícitas.

Para uma nova entidade química (NCE), um método de tratamento de última geração patenteado proporciona um prazo de patente adicional, por vezes anos além do prazo das patentes de geração anterior, ou seja, patentes fundamentais que proporcionam exclusividade na composição da matéria e/ou método de tratamento abrangente.

Para medicamentos reaproveitados ou novos protocolos de dosagem, as patentes de métodos de tratamento baseadas em protocolos de estudos clínicos de Fase II ou Fase III podem fornecer a única fonte significativa de exclusividade de patente, por exemplo, se o composto for conhecido e a patente de composição da matéria tiver expirado ou estiver prestes a expirar.

A sabedoria convencional dita que se deve apresentar um pedido de patente com base num protocolo de ensaio clínico de Fase II ou Fase III antes da divulgação pública do estudo, a fim de evitar a criação de arte prévia que possa impedir a patenteabilidade das reivindicações do método de tratamento, particularmente fora dos EUA.^[1] Dada a importância estratégica das patentes de métodos de tratamento de última geração, deve-se ter cuidado para compreender o momento de qualquer divulgação pública relacionada ao ensaio clínico e planejar o pedido de patente de acordo com isso.

Uma dessas divulgações públicas relacionadas a ensaios clínicos é a publicação do protocolo do ensaio clínico do inovador no site ClinicalTrials.gov (“CTG”) como um chamado “registo do estudo”.^[2] A publicação do registo do estudo faz parte do esforço bem-intencionado dos EUA para conduzir ensaios clínicos em humanos com transparência para, entre outras coisas, para construir a confiança do público na investigação clínica e ajudar os pacientes a encontrar ensaios nos quais possam ser elegíveis para participar. Os inovadores devem enviar os protocolos de estudos clínicos à FDA no prazo máximo de 21 dias após o primeiro paciente ser inscrito no ensaio^[3], e o registo do estudo será publicado no prazo máximo de 30 dias após a apresentação^[4][5]. Dados esses prazos, normalmente não é possível prever o dia exato em que um registo de estudo será publicado no CTG. Esse prazo “não registável”, ao contrário da data fixa de publicação de um artigo científico ou simpósio público, levou — talvez sem surpresa — a uma situação em que um registo de estudo é publicado no CTG antes do pedido de patente do método de tratamento correspondente ser apresentado.

II. Utilização da exceção prevista no § 102(b)(1)(A)

Os ensaios clínicos em si não são considerados uso público prévio nos termos da lei 35 U.S.C. § 102(a)(1).^[6] No entanto, os registos de estudos CTG e outras divulgações relacionadas com ensaios clínicos são considerados publicações impressas e/ou «disponíveis ao público» nos termos do §§ 102(a)(1) se forem feitos antes da data efetiva de apresentação do pedido de patente. Essas divulgações relacionadas a ensaios clínicos podem, portanto, ser usadas para rejeitar as reivindicações de método de tratamento de um pedido de patente apresentado posteriormente como antecipado nos termos da 35 U.S.C. § 102(a)(1) e/ou óbvio nos termos da 35 U.S.C. § 103.

No caso de um registo de estudo CTG ou divulgação relacionada se tornar publicamente disponível antes do preenchimento de um pedido de patente de método de tratamento correspondente nos EUA, a exceção do período de carência nos termos da § 102(b)(1)(A) pode ser invocada para desqualificar a divulgação nos termos da § 102(a)(1) – desde que a divulgação seja feita um ano ou menos antes da data efetiva de apresentação do pedido. Procedimentalmente, caso um examinador faça uma rejeição nos termos do 35 U.S.C. §§ 102(a)(1) e/ou 103 com base num registo de estudo da CTG ou divulgação relacionada, o requerente pode invocar o período de carência, apresentando uma declaração nos termos do § 1.130 do 37 CFR («Regra 130») que estabeleça que a divulgação foi feita pelo inventor ou co-inventores e solicitando a remoção do registo do estudo CTG ou divulgação relacionada como arte anterior.

Embora a apresentação da declaração da Regra 130 pareça simples, um exemplo recente do PTAB, Murray & Poole Enterprises Ltd. contra Institut de Cardiologie de Montreal^[7] ilustra as potenciais armadilhas. O Institut de Cardiologie de Montreal (ICM) tentou remover «Bouabdallaoui» como arte anterior, invocando a exceção do período de carência nos termos do § 102(b)(1)(A). Bouabdallaoui foi publicado dentro do período de carência de um ano e expandiu os resultados do registo do estudo CTG «COLCOT». Bouabdallaoui listou sete autores, sendo o segundo deles, o Dr. Tardif, o único inventor da patente do ICM. O conselho articulou que a invocação do período de carência dependia de a declaração do Dr. Tardif fornecer informações suficientes para concluir que Bouabdallaoui não era «de outra pessoa».^[8] A declaração do Dr. Tardif explicava a relação de trabalho apenas com um coautor (Bouabdallaoui), como inter aliao reconhecimento da assistência de Bouabdallaoui na condução do ensaio clínico e para fornecer uma publicação de primeiro autor. A declaração do Dr. Tardif também descreveu o âmbito do ensaio clínico multicêntrico COLCOT e o estatuto da ICM como patrocinadora, apoiado por acordos entre alguns dos centros e a patrocinadora. O conselho salientou que apenas um subconjunto de acordos entre centros e patrocinadores foi fornecido e, entre os acordos fornecidos, nenhum listava o Dr. Tardif como investigador principal.^[9] Por fim, na sua decisão de instituição, o conselho considerou que a declaração do Dr. Tardif era insuficiente para desqualificar Bouabdallaoui como arte anterior.^[10]

Como Murray demonstra, todas as diferenças entre os autores da divulgação relacionada ao ensaio clínico e os inventores no pedido de patente devem ser explicadas detalhadamente. Declarações de quaisquer autores supérfluos, ou seja, não inventores, renunciando à sua contribuição para o assunto em que se baseou a rejeição da técnica anterior, podem ajudar a estabelecer que a divulgação relacionada ao ensaio clínico não é «de outra pessoa». Os registos do estudo CTG, ao contrário das publicações típicas, listam apenas o patrocinador de um ensaio clínico, e não indivíduos específicos responsáveis pela concepção do estudo. No entanto, o(s) inventor(es) pode(m) atestar o registo do estudo CTG como seu próprio trabalho numa declaração. Também pode ser fornecida documentação de apoio que vincule claramente o(s) inventor(es) ao registo do estudo CTG, por exemplo, nomeando o(s) inventor(es) como investigador(es) principal(is).

III. Disposições internacionais relativas ao período de carência e estratégias de apresentação

Além dos EUA, várias jurisdições estrangeiras também oferecem um período de carência. Embora não seja exaustiva, a Tabela 1 resume a disponibilidade do período de carência em jurisdições estrangeiras comumente utilizadas, o prazo para apresentação do pedido e se medidas proativas devem ser tomadas para fazer uso do período de carência. Os profissionais devem trabalhar em estreita colaboração com advogados locais para compreender os requisitos nacionais e os prazos específicos, a fim de aproveitar adequadamente o período de carência disponível em cada país.

Tabela 1

† para um PCT ou outro pedido apresentado após o período de carência que beneficia do período de carência?

Tal como os EUA, a Austrália, o Brasil, o Canadá, o Japão, o México, as Filipinas, a Coreia do Sul, Singapura e Taiwan concedem períodos de carência para registos de estudos de CTG e divulgações relacionadas no prazo de 12 meses a partir da data de apresentação do primeiro pedido de patente. No entanto, diferem no que diz respeito à possibilidade de o primeiro pedido de patente servir como documento prioritário para um pedido apresentado posteriormente, por exemplo, um pedido PCT, em que o pedido na fase nacional do pedido PCT também ser elegível para beneficiar do período de carência. Certas jurisdições, por exemplo, a China e a Europa, efetivamente não têm períodos de carência aplicáveis a registos de estudos CTG ou divulgações relacionadas.

Tendo em conta estas distinções, é possível imaginar estratégias complexas de depósito, dependendo das prioridades internacionais de depósito.

O Cenário 1 é uma estratégia de registo «típica», em que um pedido provisório nos EUA é o primeiro pedido registado na família. Esta estratégia de registo pode ser seguida para obter cobertura de patente em países onde um pedido provisório nos EUA registado no prazo de 12 meses a partir do registo do estudo CTG ou divulgação relacionada pode servir como documento prioritário para um pedido PCT apresentado 12 meses após o pedido provisório nos EUA, e os pedidos da fase nacional do pedido PCT são elegíveis para beneficiar do período de carência com base na data de apresentação do pedido provisório nos EUA. Os países representativos nos quais esta estratégia de apresentação pode ser utilizada incluem os EUA, o Brasil, o México e as Filipinas.

Cenário de arquivamento 1

O cenário 1 também pode ser seguido em países que realmente ou efetivamente não têm períodos de carência (por exemplo, China e Europa). Para superar a barreira da novidade absoluta na China, os possíveis aspetos dos métodos comerciais planeados que não são divulgados na divulgação relacionada ao ensaio clínico podem ser incluídos no pedido provisório dos EUA e/ou no pedido PCT. Na Europa, os registos de estudos do CTG ou anúncios relativos a ensaios em curso não são considerados destruidores de novidade, embora possam ser utilizados numa análise de atividade inventiva.^[11] Para obter orientações sobre as implicações dos ensaios clínicos como arte anterior na Europa, encaminhamos o leitor ao artigo informativo da Comissão de Prática Química da AIPLA da primavera de 2024 sobre este mesmo tema.^[12]

O cenário 2 pode ser seguido em países onde um pedido nacional PCT ou não PCT deve ser apresentado no prazo de um ano após a divulgação pública para que o pedido nacional seja elegível para beneficiar de um período de carência. Os países representativos nos quais esta estratégia pode ser utilizada incluem Austrália, Canadá, Japão, Coreia, Singapura e Taiwan.

Cenário de arquivamento 2

O Cenário 1 oferece duas vantagens potenciais em comparação com (a) uma estratégia de registro mais conservadora, em que o pedido provisório nos EUA é apresentado antes da publicação do registro do estudo CTG e (b) o Cenário 2: (1) tempo máximo para gerar resultados de ensaios clínicos que, se disponíveis, podem ser incluídos no pedido PCT e (2) o potencial para o prazo máximo de patente.

O cenário 2 não oferece a vantagem de um prazo prolongado entre a publicação do registo do estudo CTG e o depósito do pedido nacional ou PCT. Assim, é menos provável que os resultados do ensaio clínico estejam disponíveis no momento do depósito do pedido PCT ou do pedido nacional em países não PCT. No entanto, muitos dos países acima mencionados permitem o depósito de dados após o processo, durante o qual os resultados do ensaio clínico podem ser apresentados.^[13]

O Cenário 3 combina o Cenário 1 e o Cenário 2 numa estratégia de registo unificada. Primeiro, um pedido provisório nos EUA (seguindo o Cenário 1), um primeiro pedido PCT (PCT1) (seguindo o Cenário 2) e pedidos nacionais em países não PCT (seguindo o Cenário 2) são apresentados no mesmo dia e no prazo de um ano após a publicação do registo do estudo CTG. Antes de apresentar qualquer pedido fora dos EUA, deve-se considerar a obtenção de uma licença de apresentação no estrangeiro e, se necessário, obtê-la. O PCT1 pode ser nacionalizado nas jurisdições com requisitos de período de carência mais rigorosos, conforme descrito acima para o Cenário 2.

Cenário de arquivamento 3

Um segundo pedido PCT (PCT2) reivindicando prioridade sobre o pedido provisório dos EUA pode então ser apresentado na data da Convenção de 12 meses para o pedido provisório dos EUA, que inclui os resultados do ensaio clínico, se disponíveis. O PCT2 pode ser nacionalizado nas jurisdições com requisitos de período de carência mais flexíveis, conforme descrito acima para o Cenário 1.

Essa abordagem personalizada maximiza os benefícios potenciais dos períodos de carência, quando disponíveis, ao mesmo tempo em que leva em consideração a inclusão dos dados dos resultados dos ensaios clínicos (seja no PCT2 ou como dados pós-registro durante o processo de solicitação na fase nacional). O resultado é uma maior chance de obter cobertura para o método de tratamento e um prazo de patente mais longo.

IV. Conclusão

A publicação pelo CTG de um registo de estudo de Fase II ou Fase III ou uma divulgação pública relacionada não exclui inevitavelmente a patenteabilidade de reivindicações de métodos de tratamento num pedido de patente apresentado posteriormente com base no protocolo do ensaio clínico. Um número surpreendente de jurisdições oferece períodos de carência durante os quais um registo de estudo do CTG ou divulgação relacionada pode ser removido como estado da técnica se um pedido de patente for apresentado no prazo de um ano após a divulgação. No entanto, o tipo de pedido de patente que deve ser apresentado no prazo de um ano varia de acordo com a jurisdição, levando a estratégias de apresentação complexas. Nos EUA, para excluir registos de estudos do CTG usando a exceção § 102(b)(1)(A), os profissionais devem redigir cuidadosamente declarações da Regra 130 que vinculem de forma inequívoca o(s) inventor(es) do pedido de patente ao patrocinador e ao(s) investigador(es) principal(is) do ensaio clínico. Da mesma forma, as declarações da Regra 130 para excluir divulgações relacionadas a ensaios clínicos usando a exceção § 102(b)(1)(A) devem explicar de forma inequívoca todas e quaisquer diferenças entre o(s) autor(es) da divulgação e o(s) inventor(es) do objeto reivindicado.