Riscos antitrust e estratégias de conformidade na gestão de portfólios de propriedade intelectual

Este artigo analisa como a gestão do portfólio de propriedade intelectual pode, simultaneamente, promover a inovação e apresentar um potencial risco antitrust. A criação, aquisição e implantação estratégicas de ativos de PI muitas vezes aumentam a competitividade de uma empresa, mas certas práticas podem provocar o escrutínio de agências antitruste ou litigantes privados, levando potencialmente a remédios monetários ou estruturais significativos. O artigo fornece uma estrutura concisa para compreender como as empresas podem buscar o valor comercial de sua PI e, ao mesmo tempo, mitigar o risco antitrust por meio de salvaguardas diretas e econômicas.

I. Introdução

A gestão do portfólio de propriedade intelectual (PI) refere-se à abordagem de uma empresa para promover os objetivos corporativos através da criação, aquisição, manutenção e aproveitamento da propriedade intelectual. Embora uma gestão eficaz da PI possa fomentar a inovação e proporcionar uma vantagem competitiva, também pode aumentar os riscos antitrust em determinados cenários. As consequências potenciais incluem investigações de agências, ações judiciais privadas (com «indenizações triplas»), alienações forçadas, licenciamento compulsório e restrições comportamentais.

Este artigo explora os potenciais benefícios pró-concorrenciais e as preocupações anticompetitivas associadas à gestão de portfólios de PI (Secção II). Ele analisa as circunstâncias em que uma empresa com uma estratégia significativa de gestão de portfólio de PI pode enfrentar um escrutínio antitruste, começando com a forma como as agências e tribunais antitruste avaliam o poder de mercado/monopólio e um mercado relevante (Secção III). Em seguida, o artigo discute ações específicas que podem suscitar preocupações (Secção IV) e «zonas de segurança» que isolam certas práticas de licenciamento de PI da aplicação da lei pelo governo (Secção V). Ao avaliar essas estratégias, as empresas podem identificar e mitigar os riscos antitrust com medidas diretas e econômicas. [2]

II. Benefícios pró-concorrenciais e preocupações anticompetitivas com atividades relacionadas à propriedade intelectual

As leis antitrust reconhecem que as empresas constroem amplos portfólios de PI por motivos legítimos, o que pode resultar em preços mais baixos para os consumidores, maior produção e aumento da inovação. [3] Especificamente, um portfólio robusto de PI pode incentivar a inovação, permitindo que as empresas (1) exerçam direitos exclusivos temporários para recuperar investimentos sem se preocupar com terceiros que se aproveitam de seus esforços; e (2) obtenham garantias de que podem comercializar legitimamente seus produtos sem infringir os direitos de PI detidos por terceiros.

Apesar destes benefícios, os portfólios de PI podem suscitar preocupações em matéria de concorrência se forem utilizados para impedir os concorrentes de entrar num mercado ou de inovar, em vez de protegerem inovações genuínas. Em particular, sugestões em documentos correntes de uma empresa de que está a adquirir e a gerir a sua PI para construir uma «barreira competitiva» ou «barreiras à entrada» podem ser percebidas como uma intenção de bloquear a concorrência. Para o gestor de carteiras de PI atencioso, é fundamental garantir que a estratégia de PI da empresa esteja alinhada com a lei da concorrência, reconhecendo quando essas estratégias correm o risco de passar da proteção legítima para uma conduta ilegal de exclusão ou predatória.

III. A empresa detém poder de monopólio num mercado relevante?

A. Mercado e poder de monopólio

As leis antitrust têm como principal objetivo impedir que os agentes do mercado se envolvam em práticas abusivas que, em última instância, prejudicam os consumidores ao aumentar os preços, reduzir a produção ou diminuir a inovação. [4] Assim, avaliar se as práticas de gestão do portfólio de PI de uma empresa levantam potenciais preocupações antitrust geralmente começa com a determinação de se a empresa possui poder económico suficiente dentro de um «mercado relevante» devidamente definido.

Quando a conduta em questão envolve um «acordo» ou outra coordenação entre várias partes (como um acordo de licenciamento), podem surgir preocupações antitrust se uma das partes tiver «poder de mercado» dentro de um «mercado relevante» definido. [5] «Poder de mercado» refere-se à capacidade de aumentar o preço «acima dos níveis que seriam cobrados num mercado competitivo». [6] A mera posse de um direito de propriedade intelectual, por si só, não equivale necessariamente a ter poder de mercado. [7] Embora a avaliação seja altamente baseada em factos, os tribunais geralmente tratam quotas de mercado mais elevadas como um apoio à inferência de poder de mercado, com precedentes do Supremo Tribunal a indicar que é normalmente necessária uma quota de pelo menos 30 a 40% no mercado relevante para que se considere que existe poder de mercado. [8]

Mas quando uma única empresa age «unilateralmente», as leis antitrust geralmente exigem que a empresa tenha «poder de monopólio» (ou uma «probabilidade perigosa» de adquirir poder de monopólio) dentro de um mercado relevante. O poder de monopólio refere-se a um poder de mercado significativo e duradouro o suficiente «para controlar preços ou excluir a concorrência». [9] Tal como acontece com o poder de mercado, determinar se uma empresa detém poder de monopólio é complexo, mas, de um modo geral, normalmente requer algo acima (ou bem acima) de uma quota de 50%. [10]

B. Mercado relevante

O «mercado relevante» refere-se à «área de concorrência efetiva, compreendendo tanto elementos de produto (ou serviço) como geográficos», onde um único vendedor poderia potencialmente aumentar significativamente os preços sem perder clientes para outros produtos ou serviços. [11] Definir este «mercado relevante» é crucial não só para calcular a quota de mercado, mas também para compreender os efeitos competitivos da conduta de uma empresa. Tradicionalmente, os mercados eram definidos em torno de «bens», ou seja, envolvendo um determinado produto ou serviço de consumo. [12] Para esse mercado de «bens», as autoridades podem investigar se as práticas de PI de uma empresa aumentam de forma injustificada os custos ou reduzem a produção desses bens, ou retardam o desenvolvimento de bens mais inovadores, sem benefícios compensatórios.

No que diz respeito às práticas de PI, as autoridades também podem considerar a adoção de mercados relevantes mais restritos, aumentando a possibilidade de uma empresa ter uma participação dominante (e, portanto, poder de monopólio) nesse mercado:

• Mercados tecnológicos: A propriedade intelectuallicenciada («tecnologia licenciada») e os seus substitutos próximos podem ser considerados como um mercado relevante próprio. Estes mercados existem quando os direitos de propriedade intelectual são negociados separadamente do seu produto ou serviço final, em oposição a serem simplesmente licenciados, vendidos ou transferidos como parte integrante do produto ou serviço final subjacente. Em tais situações, um acordo de licenciamento pode afetar significativamente as condições de concorrência, concedendo ou inibindo o acesso à tecnologia licenciada ou aos seus substitutos próximos. [13]
• Mercados de investigação e desenvolvimento: A investigaçãoe desenvolvimento («I&D») de produtos e processos destinados a futura comercialização pode constituir um mercado relevante por si só, mesmo na ausência de um produto ou serviço atualmente comercializado. Exemplos proeminentes incluem moléculas, anticorpos e outros candidatos terapêuticos em fase de testes pré-clínicos ou clínicos para avaliar os seus efeitos em doenças ou condições fisiológicas específicas. Nesses casos, a propriedade intelectual pode estimular ou restringir a inovação, influenciando a direção e o ritmo das atividades de I&D. [14] Por exemplo, se houver seis empresas de biotecnologia focadas no desenvolvimento de tratamentos para um determinado tipo de cancro, mas apenas três estiverem a investir em tecnologia de ponta de edição genética para desenvolver novas terapias, o DOJ ou a FTC podem argumentar que o mercado relevante é o de I&D em tratamentos de edição genética para esse tipo de cancro, que tem apenas três participantes ativos. Os mercados de I&D podem desempenhar papéis importantes na avaliação das implicações antitrust dos acordos de licença de patentes, especialmente se uma licença para a patente for fundamental para qualquer inovação futura.

IV. Práticas de PI que podem desencadear uma investigação antitrust

A. Processamento e aquisição de propriedade intelectual

As atividades de registo e aquisição de patentes, que envolvem o uso estratégico e a acumulação de patentes por um detentor de direitos, têm atraído cada vez mais a atenção das autoridades antitrust. As práticas nessa área que têm atraído a atenção das autoridades antitrust incluem o seguinte:

1. Emaranhados de patentes

“Patent thicketing” é a prática de construir redes densas de patentes sobrepostas em torno de um produto ou tecnologia central. Preocupações antitruste surgem quando uma empresa desenvolve um grande portfólio de patentes sobrepostas para impedir que concorrentes entrem no mercado. O risco é especialmente grave quando os potenciais participantes precisam negociar licenças para dezenas ou mesmo centenas de patentes, incluindo patentes com valor comercial mínimo.

Por exemplo, em 2019, a Intel alegou que a Fortress Investment Group adquiriu um «enorme portfólio de patentes» com o objetivo de obter «royalties supracompetitivos» não relacionados com o valor (se houvesse) das patentes controladas por meio de litígios agressivos sobre patentes. [15] O tribunal distrital descreveu as alegações antitruste da Intel como «convincente», afirmando que «não é difícil imaginar que uma pessoa ou entidade possa acumular poder de mercado ao obter uma participação dominante em patentes substitutas e ameaçar com uma abordagem agressiva de litígios, permitindo uma influência juridicamente injustificada sobre os licenciados». [16] No entanto, em última análise, o tribunal indeferiu a queixa da Intel porque esta não forneceu detalhes específicos sobre, por exemplo, se as patentes da Fortress eram «fundamentais» no mercado relevante e se havia patentes substitutas disponíveis. A Intel também não conseguiu demonstrar que a Fortress realmente se envolveu em litígios «seriados». [17]

Para limitar o risco de que o portfólio acumulado seja considerado um «emaranhado de patentes», o gestor do portfólio deve documentar os esforços que demonstram que o portfólio está a ser mantido para apoiar produtos, plataformas ou planos técnicos identificáveis, e não para criar um entrave ao licenciamento. Se um portfólio crescer muito, os materiais internos devem refletir como os grupos de ativos se relacionam com as linhas de produtos reais ou programas de P&D, e os termos de licença devem continuar a acompanhar referências comerciais reconhecíveis para evitar serem enquadrados como um mecanismo de exclusão baseado em volume.

2. Evergreening/Mudança constantede produtos 

“Evergreening” refere-se à prática de obter novas patentes para características secundárias de um produto para prolongar a sua exclusividade após o vencimento da patente original, enquanto “product hopping” envolve uma empresa mudar os clientes para uma versão nova e reformulada do produto com uma patente posterior, por vezes interrompendo completamente a produção do produto mais antigo. Semelhante ao patent thicketing, o evergreening e o product hopping podem suscitar preocupações antitrust quando o objetivo principal parece ser dissuadir potenciais concorrentes de entrar no mercado, em vez de fornecer uma alternativa genuinamente superior ou significativamente diferenciada aos clientes. [18] Por exemplo, em 2019, a FTC entrou com uma ação judicial e propôs um acordo contra fabricantes de medicamentos por “coagir” pacientes a mudar de uma versão em comprimidos de um medicamento de marca para uma versão em “filme” recentemente lançada, por meio de ações que incluíram alegadas alegações falsas de melhoria na segurança e “aumento significativo” do preço dos comprimidos. [19] Nos termos do acordo, os fabricantes comprometeram-se a (1) pagar aproximadamente 50 milhões de dólares em compensação monetária equitativa; [20] (2) fornecer à FTC as razões para o lançamento de uma versão revista de um produto existente; e (3) preservar a disponibilidade do produto original por um período determinado quando os fabricantes de genéricos solicitarem a aprovação de versões concorrentes do medicamento de marca. [21]

Para mitigar o risco, as empresas devem documentar a base para concluir que qualquer reformulação proposta ou patente subsequente reflete uma melhoria genuína do produto, em oposição a uma mera estratégia para atrasar a entrada de genéricos ou restringir a escolha do consumidor.

3. Corsarismo

“Privateering” refere-se à prática de uma empresa operacional que utiliza procuradores (denominados entidades não praticantes (“NPEs”) ou entidades de afirmação de patentes (“PAEs”), ou pejorativamente como “patent trolls”) que não fabricam nem vendem produtos abrangidos pelas patentes, mas que, em vez disso, afirmam as patentes em seu nome. Esta abordagem permite que a empresa operacional monetize a sua propriedade intelectual sem estar diretamente exposta aos custos e riscos de litígios. No entanto, também acarreta o risco de ser vista como uma forma de conduta excludente concertada, atraindo assim o escrutínio antitruste — mesmo sem prova de poder monopolista.

Em casos recentes, demandantes privados alegaram que acordos com NPEs e PAEs criam condições anticompetitivas ao incentivar essas entidades a entrar em litígios de patentes sem mérito. [22] Acordos que induzem uma NPE ou PAE a entrar em litígios de patentes independentemente do mérito da reivindicação, por exemplo, podem ser considerados evidência de que a NPE ou PAE está a ser utilizada principalmente como um meio para excluir concorrentes do mercado por meio de litígios de patentes abusivos. Para reduzir esse risco, um proprietário de PI que utiliza NPEs ou PAEs como veículos de reivindicação deve documentar como o uso dessas entidades permite que o detentor original da patente, por exemplo, mantenha os seus recursos internos focados em pesquisa e desenvolvimento de produtos, enquanto ainda comercializa a sua PI, e como a relação com a entidade é estruturada para evitar incentivar a busca de ações judiciais, a menos que haja uma base razoável e de boa-fé para a ação.

4. Fraude de patente do processo Walker

Várias leis e regulamentos sobre patentes impõem o dever de sinceridade e boa-fé ao apresentar pedidos de patente junto ao Escritório de Patentes e Marcas Registradas dos Estados Unidos (PTO). [23] A falha em conduzir um processo de julgamento transparente e defensável também levanta questões antitruste. Especificamente, nos termos do processo Walker Process Equipment, Inc. v. Food Machinery & Chemical Corp., a exclusão de um concorrente de um mercado relevante através da aplicação de «uma patente obtida por fraude no Instituto de Patentes» pode violar as leis antitrust. [24] A fraude pode ser uma «declaração fraudulenta ou uma omissão fraudulenta». [25]

Porque o processo Walker depende de questões de sinceridade e integridade das informações materiais no processo judicial, as empresas devem ter um cuidado especial para manter práticas judiciais limpas e defensáveis, incluindo procedimentos disciplinados de divulgação, manutenção rigorosa de registos internos e evitar qualquer embelezamento, exageros ou omissões seletivas nas interações com o PTO. Os riscos a jusante são significativos: se a patente for posteriormente aplicada contra um concorrente, qualquer fraude processual pode converter o que seria uma simples ação por violação em uma potencial ação antitruste com indenização tripla.

5. Aquisições de IP (incluindo licenças exclusivas) 

As leis antitrust proíbem as empresas de adquirir «ativos», incluindo direitos de propriedade intelectual, quando o resultado «diminuir substancialmente a concorrência» ou «tender a criar um monopólio». [26] De acordo com o precedente do Supremo Tribunal, as transações que levam a empresa combinada a deter pelo menos 30% de participação no mercado relevante são consideradas anticompetitivas, embora essa presunção seja refutável. [27] Quando a aquisição é considerada anticompetitiva, o comprador pode ser obrigado a aceitar condições «comportamentais» onerosas que restringem a forma como pode licenciar, transferir ou explorar esse direito de propriedade intelectual, ou mesmo a alienar o direito de propriedade intelectual a um terceiro aprovado. [28] Como essas alienações ocorrem frequentemente em condições de «venda a preço de saldo», o preço de venda resultante pode ser significativamente inferior ao que o direito de propriedade intelectual poderia render.

Além disso, nos termos da Lei Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act de 1976 (“Lei HSR”), as aquisições (seja de ativos de PI diretamente, seja de uma empresa ou entidade não corporativa proprietária desses ativos) que atendam a determinados limites [29] exigem que as empresas envolvidas apresentem notificações à FTC e ao DOJ e observem um período mínimo de espera de 30 dias antes do fechamento. [30] Para efeitos da HSR, uma aquisição de «ativos» sujeita a notificação pode envolver determinados tipos de licenças exclusivas de marcas registadas e licenças de patentes. No caso das licenças de patentes, mesmo que parciais, as licenças exclusivas de «campo de utilização» limitadas a determinadas geografias ou aplicações podem ser sujeitas a notificação à HSR. [31] Além disso, a licença, concessão, cessão ou outra transferência de certos direitos de patentes farmacêuticas são potencialmente reportáveis ao HSR se transferirem todos os «direitos comercialmente significativos», definidos como «os direitos exclusivos de uma patente que permitem apenas ao destinatário dos direitos exclusivos de patente utilizar a patente numa área terapêutica específica (ou indicação específica dentro de uma área terapêutica)». [32] Estas regras são altamente técnicas e, por isso, requerem a assistência de um advogado experiente em HSR.

Em particular, quando uma empresa está a considerar adquirir ou alienar direitos de propriedade intelectual (seja por meio de uma licença com algum grau de exclusividade, ou uma concessão, transferência, cessão ou outro mecanismo) com um «valor» potencial de transação de pelo menos US$ 126,4 milhões em 2025 (incluindo o valor de quaisquer royalties ou pagamentos por metas potenciais, que podem ser muito difíceis de determinar), deve consultar um advogado experiente em HSR sobre se a transação acionaria ou não a obrigação de apresentar um HSR e observar o período de espera obrigatório, bem como avaliar se as autoridades podem procurar bloquear a transação ou impor outras medidas corretivas devido a preocupações competitivas.

B. Licenciamento de propriedade intelectual

Licenciamento (ou seja, a concessão de um conjunto definido de direitos de propriedade intelectual por parte de um detentor de direitos a outra parte) é uma área particularmente ativa que atrai a atenção das autoridades antitrust. As práticas específicas de licenciamento que têm atraído a atenção das autoridades antitrust incluem o seguinte:

1. Conjuntos de patentes

Os «pools de patentes» são acordos de licenciamento conjunto em que dois ou mais licenciantes de propriedade intelectual «reúnem» os seus direitos e os oferecem num pacote a terceiros. Ao criar uma única entidade (o pool) que concede uma única licença para todas as patentes reunidas, um pool de patentes pode reduzir os custos transacionais através de um balcão único para a obtenção de uma licença e evitando a necessidade de negociar com cada titular de patente que possa deter direitos de bloqueio. No entanto, os acordos de agrupamento de patentes podem aumentar os riscos de conluio, fixação de preços, exclusão de não membros e licenciamento condicionado.

Numa carta de revisão comercial de 2020, o DOJ concluiu que um pool de patentes proposto relacionado com padrões sem fios 5G em automóveis provavelmente não levantaria preocupações competitivas, em parte porque o pool (1) excluía patentes «não essenciais»; (2) exigia que especialistas independentes em patentes avaliassem as reivindicações de patentes de acordo com procedimentos padrão; (3) permitia o licenciamento independente fora do pool; e (4) implementava medidas para proteger os participantes contra o compartilhamento de informações comerciais confidenciais e sensíveis à concorrência. [33] Os pools de patentes propostos devem considerar medidas semelhantes para mitigar preocupações competitivas.

2. Negociação exclusiva 

Uma licença de propriedade intelectual que impede ou restringe um licenciado de licenciar, vender, distribuir ou utilizar tecnologias concorrentes é considerada como envolvida em «negociação exclusiva». Essa exclusividade não precisa ser alcançada através de termos explícitos do contrato; uma licença pode ser considerada «de facto» se outras disposições, tais como os termos e a duração dos royalties, ou o efeito do acordo no mundo real, demonstrarem que funciona como um acordo de exclusividade. [34] Um acordo de exclusividade pode «impedir de forma anticompetitiva o acesso a insumos importantes, ou aumentar os custos dos concorrentes para os obter, ou facilitar a coordenação para aumentar os preços ou reduzir a produção». [35] É importante ressaltar que os tribunais normalmente exigem que se demonstre que o acordo “impediria substancialmente” a concorrência no mercado relevante por uma margem de 30 a 40%. [36] Além disso, os acordos de exclusividade são geralmente considerados legais se puderem ser rescindidos dentro de um ano. [37]

3.Licenças de pacotes eacordosde vinculação

Os acordos de «vinculação» são licenças que condicionam a concessão de direitos ao licenciado ao cumprimento de uma condição definida, particularmente requisitos para obter uma licença para outras patentes (normalmente chamada de licença «pacote») ou para adquirir outros produtos ou serviços. A principal preocupação antitruste com o licenciamento condicionado é o aproveitamento do poder de mercado num mercado em detrimento da concorrência noutros mercados que estão além do âmbito legítimo dos direitos do licenciante. [38]

Para mitigar o risco, considere se é viável fornecer o produto, serviço ou licença vinculados separadamente, em vez de apenas como parte da vinculação. Considere também se é possível definir especificações técnicas objetivas que produtos ou serviços alternativos de terceiros devem satisfazer se forem utilizados em vez do produto ou serviço vinculado.

4. Licenciamento cruzado

“Licenciamento cruzado” é quando dois ou mais detentores de propriedade intelectual concedem uns aos outros direitos recíprocos para usar algumas ou todas as suas respectivas patentes. O licenciamento cruzado é especialmente útil, pois mitiga o risco de litígios decorrentes do uso da tecnologia patenteada uns dos outros, elimina posições de bloqueio e reduz os custos de transação, simplificando o processo de negociação. [39]

As licenças cruzadas, no entanto, correm o risco de serem vistas como uma ferramenta anticompetitiva de exclusão, especialmente quando usadas para licenciar exclusivamente tecnologias substitutas entre rivais existentes, onde não existem outras tecnologias substitutas. Nessa situação, a licença cruzada pode eliminar qualquer potencial para um terceiro licenciado aceder a essas tecnologias e competir mais diretamente. Em contrapartida, uma licença cruzada não exclusiva que simplesmente elimina posições de bloqueio entre as partes é muito menos suscetível de apresentar questões antitruste relevantes.

5. Reembolsos

Ao utilizar tecnologia licenciada, os licenciados podem desenvolver melhorias que podem ser protegidas pelas leis de propriedade intelectual. Para gerir isso, os licenciantes costumam usar cláusulas de «retrocessão», licenciando, cedendo ou concedendo direitos de propriedade intelectual para praticar essas melhorias de volta ao licenciante. As retrocessões não exclusivas são geralmente vistas como pró-competitivas, pois preservam os incentivos dos licenciados para inovar e deixam em aberto a possibilidade de outros concorrentes obterem a sua própria licença para as melhorias. [40]

Por outro lado, concessões exclusivas, que restringem o uso de melhorias apenas ao licenciante, podem levantar preocupações antitruste, como reduzir os incentivos dos licenciados a se envolverem em P&D, pois não podem licenciar a tecnologia para terceiros. Concessões exclusivas também podem permitir que o licenciante prolongue a sua capacidade de excluir concorrentes do mercado. Essas preocupações podem ser mitigadas se, por exemplo, o licenciado for autorizado a praticar a melhoria patenteada sem o pagamento de royalties. [41]

V. «Zonas de segurança» para licenciamento de propriedade intelectual

No contexto do licenciamento de PI, o DO e a FTC identificaram certas «zonas de segurança». Se um acordo de licenciamento de PI se enquadrar nessas zonas, o acordo normalmente não será contestado por essas agências, a menos que existam «circunstâncias extraordinárias». [42] De acordo com essa orientação, supondo que a suposta restrição não seja «aparentemente anticompetitiva» (ou seja, não seja um acordo para fixar preços, manipular licitações ou alocar clientes ou mercados), as agências não contestarão a restrição, desde que:

• Se o mercado relevante for um mercado de bens, «o licenciante e os seus licenciados representam, em conjunto, menos de vinte por cento » do mercado; [43]
• Se o mercado relevante for um mercado tecnológico, existem, para além das tecnologias controladas pelas partes do acordo de licença, «quatro ou mais tecnologias controladas de forma independente» que são «substituíveis» a um «custo comparável para o utilizador»; [44] ou
• Se o mercado relevante for um mercado de I&D, existem, além das partes do acordo de licença, «quatro ou mais  entidades controladas de forma independente» com «os ativos ou características especializados necessários e o incentivo para se envolverem em investigação e desenvolvimento que seja um substituto próximo» da I&D realizada pelas partes do contrato de licença. [45] 
   

V. Conclusões

Ao gerir portfólios de propriedade intelectual, as empresas devem equilibrar os benefícios da inovação e a vantagem competitiva com os potenciais riscos antitrust. Para enfrentar esses desafios de forma eficaz, os seguintes pontos-chave devem ser levados em consideração:

• Fique atento à posição no mercado: avalie regularmente a posição da sua empresa no mercado para garantir que ela não obtenha inadvertidamente uma posição dominante que possa atrair o escrutínio antitruste.

• Documentar o valor genuíno de quaisquer invenções sujeitas a patente: Manter registos completos que demonstrem a verdadeira inovação e o valor das invenções patenteadas para justificar a sua necessidade e impacto no mercado.

• Documente as razões pró-concorrenciais para as estratégias de gestão de portfólio: articule e registre claramente as razões pró-concorrenciais por trás das suas estratégias de PI para ajudar a defender-se contra possíveis desafios antitruste.

• Avalie as estratégias com consultores antitruste: consulte especialistas em antitruste para avaliar e ajustar as suas estratégias de PI, garantindo que elas estejam em conformidade com as normas legais e minimizem possíveis responsabilidades.

Este artigo foi originalmente publicado no CPI Antitrust Chronicle, em novembro de 2025, e é republicado aqui com a autorização da Competition Policy International.

1. Kate Gehl é sócia especializada em litígios antitruste no escritório da Foley & Lardner, LLP em Milwaukee. Richard Lee é associado sênior especializado em antitruste no escritório da Foley em Washington, D.C. Ellen Matheson e Katherine (Kitty) Young são associadas especializadas em litígios nos escritórios da Foley em Milwaukee e Washington, D.C., respetivamente.
2. Este artigo não aborda condutas ou transações envolvendo organizações de normalização («SSOs»), patentes essenciais («SEPs») ou compromissos para licenciar tais patentes em termos justos, razoáveis e não discriminatórios («FRAND»). As questões antitrust que surgem nestes outros contextos são suficientemente distintas e complexas para merecerem um tratamento separado.
3. Ver, por exemplo, Antitrust Modernization Comm’n, Relatório e Recomendações 37 (2007) (observando a «influência do conhecimento económico sobre os benefícios competitivos da propriedade intelectual e as potenciais eficiências do licenciamento de propriedade intelectual» e como, por isso, as autoridades responsáveis pela aplicação da lei «agora avaliam se uma determinada propriedade intelectual confere, de facto, poder de mercado e consideram como os acordos comerciais envolvendo propriedade intelectual podem beneficiar o bem-estar do consumidor»).
4. Acad. of Allergy & Asthma in Primary Care v. Amerigroup Tenn., Inc., N.º 24-5153, 2025 U.S. App. LEXIS 26465, em *20 (6.º Cir. 10 de outubro de 2025) (afirmando que as leis antitrust «representam uma “prescrição de bem-estar do consumidor” do Congresso).
5. Ver, por exemplo, Sanderson v. Culligan Int’l Co., 415 F.3d 620, 622 (7.º Cir. 2005) (exigindo que a alegação de coordenação anticoncorrencial que viola a regra da razão inclua a alegação de que o réu possuía «poder de mercado» suficiente). No entanto, certos tipos de acordos entre concorrentes (fixação de preços, manipulação de licitações, repartição de clientes e territórios) são considerados violações «per se» das leis antitrust, o que significa que não é necessária qualquer prova de poder de mercado num mercado relevante. Broad. Music, Inc. v. CBS, Inc. 441 U.S. 1, 7-8 (1979).
6. Jefferson Parish Hosp. Dist. No. 2 v. Hyde, 466 U.S. 2, 27 n.46 (1984).
7. Ill. Tool Works, Inc. contra Indep. Ink, Inc., 547 U.S. 28, 45 (2006); ver também Departamento de Justiça dos EUA e Comissão Federal do Comércio, Diretrizes Antitruste para o Licenciamento de Propriedade Intelectual (“Diretrizes para Licenciamento de PI”) (12 de janeiro de 2017), § 2.2 (afirmando que a FTC e o DOJ “não presumirão que uma patente, direito autoral ou segredo comercial necessariamente confere poder de mercado ao seu proprietário”).
8. Ver, por exemplo. Jefferson Parish, 466 U.S. em 26 (concluindo que 30% de quota de mercado «não era necessariamente prova de poder de mercado significativo» no caso).
9. Estados Unidos contra E. I. du Pont de Nemours & Co., 351 U.S. 377, 391 (1956).

10. Ver, por exemplo, Estados Unidos contra Aluminum Co. of Am., 148 F.2d 416, 424 (2.º Cir. 1945) (observando que mais de 90% de quota de mercado «é suficiente para constituir um monopólio; é duvidoso que sessenta ou sessenta e quatro por cento sejam suficientes; e certamente trinta e três por cento não o são»); ver também Blue Cross & Blue Shield United of Wis. v. Marshfield Clinic, 65 F.3d 1406, 1411 (7.º Cir. 1995) («50% está abaixo de qualquer referência aceite para inferir poder de monopólio a partir da quota de mercado»).
11. Departamento de Justiça dos EUA e Comissão Federal de Comércio, Diretrizes para Fusões (18 de dezembro de 2023), § 4.3. Como regra geral, se um aumento de preço de 5 a 10% fizer com que um número significativo de clientes mude para um produto diferente, esse produto substituto provavelmente deve ser incluído no mercado relevante. Ibid. § 4.3.B.
12. Diretrizes para licenciamento de propriedade intelectual § 3.2.1.
13. Ibid. § 3.2.2.
14. Ibid. § 3.2.3.

15. Intel Corp. contra Seven Networks, LLC, 562 F. Supp. 3d 454, 458-59 (N.D. Cal. 2021).
16. Ibid. na página 464.
17. Ibid. em 465-67.
18. Ver Fed. Trade Comm’n, Sessão de Audiência: Práticas de Formulários e Benefícios e Abuso Regulatório com Impacto na Concorrência de Medicamentos 29-32, 34-35, https://www.ftc.gov/system/files/ftc_gov/pdf/first_drug-price_audiência_sessão_transcrição.pdf (24 de julho de 2025) (descrevendo casos recentes de troca de produtos farmacêuticos e soluções legislativas propostas).
19. Queixa, FTC contra Reckitt Benckiser Grp PLC, 1:19CV00028, Dkt. 1, ¶ 24-26 (W.D. Va. 11 de julho de 2019).
20. A FTC baseou a sua autoridade para solicitar uma reparação monetária equitativa nos termos da Secção 13(b) da Lei da FTC. Em 2021, o Supremo Tribunal decidiu por unanimidade que a FTC não tinha tal autoridade. AMG Capital Mgmt., LLC v. FTC, 593 U.S. 67 (2021).

21. Ver, por exemplo. Ordem estipulada para liminar permanente e reparação monetária equitativa, FTC v. Reckitt Benckiser Grp PLC, 1:19CV00028, Dkt. 3 (W.D. Va. 12 de julho de 2019).
22. Veja Intel Corp., 562 F. Supp. em 458.
23. Ver, por exemplo, 37 C.F.R §§ 1.56.
24. Walker Process Equip., Inc. contra Food Mach. & Chem. Corp., 382 U.S. 172, 174 (1965).
25. Hydril Co. LP contra Grant Prideco LP, 474 F.3d 1344, 1349 (Fed. Cir. 2007) (citação omitida).
26. 15 U.S.C. § 18.
27. Estados Unidos contra Philadelphia Nat’l Bank, 374 U.S. 321, 364-65 (1963).
28. Ver, por exemplo. Proposta de sentença final, Estados Unidos contra Hewlett Packard Enter. Co., 5:25-CV-00951-PCP, Dkt. 217-1 (N.D. Cal. 27 de junho de 2025) (exigindo que as partes envolvidas na fusão, como condição para que o DOJ retire a contestação à fusão proposta, alienem uma linha de negócios, incluindo “propriedade intelectual específica detida, licenciada ou sublicenciada”, e concedam licença perpétua, mundial e não exclusiva para determinado software de sistema WLAN IP a pelo menos um licenciado independente).
29. Para que uma transação de ativos seja passível de notificação ao HSR, o «valor» do ativo (o maior entre o «preço de aquisição» e o «valor justo de mercado», 16 C.F.R. § 801.10(b)) deve, no mínimo, ser superior ao limite do «tamanho da transação» («SOT»). O limite SOT é nominalmente fixado em US$ 50 milhões e ajustado anualmente para acompanhar as variações do Produto Nacional Bruto. 18 U.S.C. § 18a(a)(2). Para 2025, o limite ajustado é de US$ 126,4 milhões. Certos outros requisitos e isenções, como o cumprimento de limites específicos de “tamanho da parte” (“SOP”), podem ser aplicáveis.
30. 15 U.S.C. § 18a(a).
31. ABA, Manual de Notificação Pré-fusão, Int. N.º 26 (5.ª ed. 2015).
32. 16 C.F.R. §§ 801.1(o)-(q), 801.2(g).
33. Ver, por exemplo. Departamento de Justiça dos EUA, Resposta ao pedido da Avanci LLC para uma carta de revisão comercial (28 de julho de 2020), https://www.justice.gov/atr/page/file/1298626/dl?inline=  (concluindo que o pool conjunto de licenciamento de patentes proposto pela Avanci provavelmente não prejudicaria a concorrência).
34. ZF Meritor, LLC contra Eaton Corp., 696 F.3d 254, 270 (3.º Cir. 2012).
35. Diretrizes para licenciamento de propriedade intelectual § 4.1.2.
36. Ver, por exemploMcWane, Inc. v. Fed. Trade Comm’n, 783 F.3d 814, 837 (11.º Cir. 2015)
37. Ver, por exemplo, Roland Mach. Co. v. Dresser Indus, Inc., 749 F.2d 380, 395 (7.º Cir. 1984) («Os contratos de exclusividade rescindíveis em menos de um ano são presumivelmente legais...»).
38. Diretrizes para licenciamento de propriedade intelectual § 5.3.
39. Ibid. § 5.5.
40. Ibid. § 5.6.
41. Ver, por exemploSante Fe-Pomeroy, Inc. v. P & Z Co., 569 F.2d 1084, 1098-1102 (9.º Cir. 1976) (concluindo que a exigência de que os licenciados concedessem aos licenciantes o direito de preferência sobre a patente de quaisquer melhorias não tinha «efeito restritivo ou "inibidor"» sobre os incentivos à inovação dos licenciados, uma vez que a disposição era limitada no tempo e no objeto à duração do contrato subjacente, os licenciados estavam autorizados a utilizar métodos alternativos à tecnologia licenciada e os licenciados estavam autorizados a utilizar melhorias sem pagar royalties adicionais).