Strukturierung von IP-Lizenzen zur Steuerung von Lieferkettenrisiken in der Automobilindustrie

In den letzten Jahren erschwerten unerwartete Unterbrechungen der Lieferkette einigen Automobilzulieferern die Herstellung von Komponenten, die zur termingerechten und budgetkonformen Erfüllung ihrer nachgelagerten Aufträge erforderlich waren. Die Suche nach alternativen Komponentenquellen kann zwar Planungsprobleme mindern, doch ein aus Gründen der Zweckmäßigkeit gewählter Ansatz kann den Zulieferer und die Ersatzkomponentenquelle einem erheblichen Risiko von Patentverletzungsklagen aussetzen. In diesem Artikel wird erläutert, wie diese Unternehmen IP-Vereinbarungsinstrumente wie bedingte Lizenzen und „Have Made“-Klauseln einsetzen können, um solche Risiken proaktiv zu managen.

Insbesondere für die Automobilindustrie können Single Sourcing und andere Ansätze zur Optimierung der Lieferketten im Hinblick auf Effizienz auch dazu führen, dass die Lieferketten anfälliger für Störungen werden. Dies gilt insbesondere, da Automobilhersteller und ihre Tier-1- und Tier-2-Zulieferer eine immer größere Anzahl komplexer elektronischer Komponenten in verschiedene Systeme des Endfahrzeugs integrieren. Eine Störung bei einem Tier-2-Zulieferer kann dazu führen, dass der Tier-1-Zulieferer seine Produkte nicht termingerecht oder innerhalb des Budgets liefern kann, was letztendlich zu Verzögerungen bei der Herstellung und Auslieferung des Endfahrzeugs führen kann. Unternehmen entlang der gesamten Lieferkette sollten IP-Risiken berücksichtigen, wenn sie die Auswirkungen potenzieller Störungen der Lieferkette mindern wollen.

Geistiges Eigentum in der Automobilzulieferkette

Ein Lieferant kann verschiedene Rechte an geistigem Eigentum an einer an einen Kunden gelieferten Komponente haben, darunter in der Regel Patente und Geschäftsgeheimnisse. Patente geben dem Lieferanten das Recht, andere davon auszuschließen, Produkte herzustellen, zu verwenden, zu verkaufen oder zum Verkauf anzubieten, die unter das Patent fallen. Geschäftsgeheimnisse oder „Know-how” des Lieferanten schützen dessen Interessen an vertraulichen Informationen, solange diese vertraulichen Informationen ordnungsgemäß geheim gehalten werden.

Ein Patent ermöglicht es dem Patentinhaber, andere Personen für einen Zeitraum von etwa 20 Jahren daran zu hindern, eine patentierte Erfindung herzustellen, zu verwenden oder zu verkaufen.

Geschäftsgeheimnisse schützen vertrauliche Informationen (z. B. Zusammensetzung, Formel, Muster, Zusammenstellung, Kundenlisten, vertrauliche Verkaufsinformationen, Programme, Geräte, Methoden, Techniken oder Verfahren usw.), solange diese vertraulichen Informationen ordnungsgemäß geheim gehalten werden.

Sowohl bei Patenten als auch bei Geschäftsgeheimnissen (sowie anderen Formen des geistigen Eigentums) behält der Eigentümer die Rechte am geistigen Eigentum, sofern diese nicht im Rahmen einer Lizenz oder einer anderen Vereinbarung übertragen wurden. Diese Rechte am geistigen Eigentum stellen kein Problem dar, wenn ein Tier-1-Zulieferer die benötigten Komponenten von dem Unternehmen kauft, das auch das Patent für diese Komponenten hält. Dies ändert sich jedoch, wenn eine Unterbrechung der Lieferkette eine Umstellung auf eine alternative Bezugsquelle für diese Komponenten erforderlich macht. Ohne eine Lizenz oder eine andere Vereinbarung, die dem Tier-1-Zulieferer oder alternativen Komponentenlieferanten die freie Nutzung des geistigen Eigentums des ursprünglichen Lieferanten gestattet, riskieren Parteien, die patentierte Produkte herstellen oder geschützte Informationen verwenden, von dem ursprünglichen Lieferanten verklagt zu werden.

Automobilzulieferer und OEMs gehören im Vergleich zu anderen Branchen zu den produktivsten Patentanmeldern. Daher sollten Unternehmen, die in der Automobilindustrie tätig sind, bei Abschluss von Lieferverträgen besonders auf die geistigen Eigentumsrechte anderer achten.

Beispiel für eine Unterbrechung der Lieferkette

Zur Veranschaulichung der potenziellen Risiken sei beispielsweise das in der folgenden Abbildung dargestellte Sachverhaltsmodell herangezogen. Wie dargestellt, liefert der Tier-1-Zulieferer im Rahmen eines Directed Supply Agreement bestimmte Teile (z. B. ein Infotainmentsystem für ein Automobil) an einen Automobilhersteller. Der Tier-1-Zulieferer arbeitet mit dem Tier-2-Zulieferer A zusammen, um die zugeführten Komponenten (z. B. ein Display) des Tier-2-Zulieferers Ain die zugeführten Teile zu integrieren. Der Tier-2-Zulieferer A verfügt über ein Patent zum Schutz der bestimmten Komponenten, aber dieses Patent stellt für den Tier-1-Zulieferer, der die bestimmten Komponenten vom Tier-2-Zulieferer A kauft, kein Problem dar, da der Zulieferer in der Regel eine beschränkte Lizenz für das geistige Eigentum an der Komponente gewährt.

Ändern Sie nun die Hypothese und nehmen Sie an, dass eine Störung auftritt, die den Tier-2-Lieferanten A daran hindert, seinen Verpflichtungen zur Lieferung der bestimmten Komponenten an den Tier-1-Lieferanten nachzukommen. Wenn der Tier-1-Lieferant einen alternativen Liefervertrag mit dem Tier-2-Lieferanten B über die Herstellung desselben Displays abschließt, würde der Tier-2-Lieferant B dann die Patentrechte des Tier-2-Lieferanten A verletzen? Würde außerdem der Tier-1-Lieferant die Patentrechte des Tier-2-Lieferanten A verletzen, wenn er das Infotainment-System des Automobils herstellt und dabei ein rechtsverletzendes Produkt (z. B. die bestimmten Komponenten) verwendet oder verkauft, das vom Tier-2-Lieferanten B hergestellt wurde? Wie bei vielen typischen rechtlichen Antworten hängt die Antwort auf diese Fragen von den Umständen des jeweiligen Einzelfalls ab.

Die Antwort auf die oben gestellten Fragen hängt direkt vom Umfang der Lizenz ab. Zu den im Rahmen einer IP-Lizenz gewährten Rechten gehören in der Regel das Recht, eine geschützte Komponente „herzustellen“, „herstellen zu lassen“, „zu verwenden“ oder „zu verkaufen“. Die Vereinbarung zwischen dem Tier-2-Lieferanten A und dem Tier-1-Lieferanten würde dem Tier-1-Lieferanten mindestens „Nutzungsrechte “ für die vorgegebenen Komponenten einräumen. Dies ermöglicht es dem Tier-1-Lieferanten im Wesentlichen, die vorgegebenen Komponenten als Teil der Herstellung der vorgegebenen Teile zu verwenden, und ist Bestandteil einer Liefervereinbarung. Wenn jedoch im Rahmen der Vereinbarung keine weiteren Rechte an den bestimmten Komponenten gewährt werden, wie z. B. das Recht zur „Herstellung“ oder „Herstellenlassen“, würde der Tier-1-Lieferant eine Klage durch den Tier-2-Lieferanten A riskieren, sollte der Tier-1-Lieferant die bestimmten Komponenten selbst herstellen oder durch einen Dritten (z. B. Tier-2-Lieferanten B) herstellen lassen. Darüber hinaus würde der Tier-2-Lieferant B ebenfalls eine Klage durch den Tier-2-Lieferanten A riskieren, wenn der Tier-2-Lieferant B die direktiven Komponenten herstellen oder an den Tier-1-Lieferanten verkaufen würde .

Angesichts dieser Risiken kann ein Kunde künftige Rechtsstreitigkeiten aufgrund von Vertragsverletzungen durch Lieferanten begrenzen, indem er IP-Lizenzen aushandelt, die potenzielle Störungen in der Lieferkette wirksamer berücksichtigen. Ein Lieferant, der solche Lizenzen gewährt, kann eine höhere Vergütung für die Vereinbarung aushandeln und durch die Bereitstellung einer Alternative im Falle einer Störung Goodwill beim Kunden/OEM aufbauen. Wichtig ist, dass das Fehlen einer durchdachten Lizenz in der Liefervereinbarung zu Gewinnausfällen für den Lieferanten, potenziellen Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit geistigem Eigentum, die sowohl den Kunden als auch den alternativen Lieferanten betreffen, und dem Risiko einer Verletzung der Liefervereinbarung zwischen dem Kunden und dem OEM führen kann. Daher haben alle Parteien in der Lieferkette ein berechtigtes Interesse daran, sicherzustellen, dass die Liefervereinbarung zwischen dem Kunden und dem ursprünglichen Lieferanten Fragen des geistigen Eigentums berücksichtigt und regelt, die sich aus einer Unterbrechung der Lieferkette ergeben.

Proaktive Minderung von IP-Risiken bei Unterbrechungen der Lieferkette

Zwei beispielhafte Bestimmungen, die in einen Liefervertrag zwischen einem Kunden und einem Lieferanten aufgenommen werden könnten, sind eine „Have Made“-Klausel und eine bedingte Lizenz. Diese Bestimmungen, die im Folgenden näher erläutert werden, kommen allen Parteien der Lieferkette zugute.

In Fortsetzung des obigen Beispiels und wie unten dargestellt, kann der Tier-1-Lieferant, wenn ein Liefervertrag für das Display eine oder beide dieser Bestimmungen enthält, das Display vom Tier-2-Lieferanten B beziehen und somit seine Verpflichtungen aus dem Liefervertrag zur Lieferung des Infotainmentsystems an den Automobilhersteller erfüllen. Der Tier-2-Zulieferer A kann Lizenzgebühren oder Entgelte vom Tier-1-Zulieferer erhalten, selbst nach einer Störung, die die Leistung gemäß der bedingten Lizenz oder der Have-Made-Klausel auslöst. Der Tier-2-Zulieferer B kann das Display für den Tier-1-Zulieferer herstellen, ohne das Risiko einer Verletzung der geistigen Eigentumsrechte des Tier-2-Zulieferers A einzugehen.

In diesem Szenario möchte Tier-2-Lieferant B sicherstellen, dass der Liefervertrag zwischen Tier-1-Lieferant und Tier-2-Lieferant B ausreichende Zusicherungen und Gewährleistungen enthält, die eine „Have Made“-Klausel oder eine bedingte Lizenz zwischen Tier-1-Lieferant und Tier-2-Lieferant A erfordern, damit Tier-2-Lieferant B die gewünschten Komponenten herstellen kann. Der Tier-2-Lieferant B sollte auch sicherstellen, dass der Tier-1-Lieferant den Tier-2-Lieferanten B gegen alle Klagen des Tier-2-Lieferanten A schadlos hält.

„Have Made“-Klausel

IP-Lizenzen gewähren Lizenznehmern in der Regel Rechte in Bezug auf die Vermarktung lizenzierter Produkte, wie beispielsweise die Nutzung und den Verkauf der lizenzierten Produkte. Eine „Have Made“-Klausel in einer Lizenz gewährt dem Lizenznehmer ausdrücklich das Recht, das lizenzierte Produkt „herstellen zu lassen“ (d. h. zusätzlich zur eigenen Herstellung und zum Verkauf des lizenzierten Produkts). Die „Have Made“-Klausel sollte die folgenden Rechte und Pflichten im Rahmen der Lizenz berücksichtigen und enthalten:

1. Alle Bedingungen für die Gewährung der „Have Made“-Rechte (ähnlich der unten beschriebenen bedingten Lizenz).
2. Zeitplan für alle spezifischen IP-Rechte, die das lizenzierte Produkt abdecken, alle Lizenzgebühren, die vom Lizenznehmer und/oder einem Drittanbieter an den Lizenzgeber zu zahlen sind.
3. Die Dauer der dem Lizenzgeber gewährten Rechte.
4. Eine Vereinbarung, den Lizenznehmer oder einen vom Lizenznehmer mit der Herstellung des lizenzierten Produkts beauftragten Dritten nicht zu verklagen.

Durch die Gewährung des „Have Made“-Rechts an den Lizenznehmer kann der Lizenzgeber den Lizenznehmer nicht verklagen, wenn dieser das lizenzierte Produkt von einem anderen Lieferanten herstellen lässt. Selbst wenn in der Vereinbarung keine Vereinbarung über den Verzicht auf die Klage gegen Dritte, die das lizenzierte Produkt herstellen, enthalten ist, geht das „Have Made“-Recht, wie in mehreren Fällen festgestellt wurde, auch auf Drittlieferanten über, die das lizenzierte Produkt herstellen können, wodurch die Drittlieferanten vor Klagen des Lizenzgebers aufgrund der Herstellung des lizenzierten Produkts geschützt sind. Siehe z. B. Intel Corporation gegen Broadcom Corporation, 173 F. Supp. 2d 201 (D. Del. 2001); Asetek Holdings, Inc. gegen Coolit Systems, Inc., Nr. C-12-4498 EMC (N.D. Cal. 16. Juni 2014); Tulip Computers International gegen Dell Computer Corporation, Zivilklage Nr. 00-981-KAJ (D. Del. 4. Februar 2003). Im Rahmen der dem Kunden gewährten „Have Made”-Rechte sind sowohl der Kunde als auch der Drittanbieter vor Rechtsstreitigkeiten des Lieferanten im Zusammenhang mit geistigem Eigentum geschützt.

Bedingte Lizenz

Eine bedingte Lizenz ist eine Klausel im Liefervertrag, die einem Lizenznehmer das Recht an dem geistigen Eigentum gewährt, das das lizenzierte Produkt abdeckt, wenn bestimmte vordefinierte Bedingungen eintreten, in der Regel gegen Zahlung einer Lizenzgebühr oder einer anderen Gebühr. Ähnlich wie bei der „Have Made“-Klausel sollte eine bedingte Lizenz alle Unklarheiten hinsichtlich der Bedingungen, die die Gewährung der Lizenz auslösen, des geistigen Eigentums, das das lizenzierte Produkt abdeckt, der Dauer der Gewährung und der vom Kunden an den Lieferanten zu zahlenden Lizenzgebühren vermeiden. Darüber hinaus sollte der Kunde sicherstellen, dass die bedingte Lizenz ihm das Recht einräumt, die Komponente selbst herzustellen oder von einem Drittanbieter herstellen zu lassen (ähnlich wie bei der oben beschriebenen „Have Made“-Klausel). Im Rahmen einer bedingten Lizenz behält der Lizenzgeber alle Rechte am geistigen Eigentum, vorbehaltlich der Erfüllung oder des Eintretens der jeweiligen Bedingung.

In Fortsetzung unseres obigen Beispiels würde, wenn der Liefervertrag eine bedingte Lizenz enthielte, die bei einem Verstoß oder drohenden Verstoß durch den Tier-2-Lieferanten A greift, jeder Verstoß oder drohende Verstoß (z. B. wenn der Tier-2-Lieferant A eine einseitige Preiserhöhung verlangt , mit einem Verstoß droht oder seine Lieferverpflichtungen aus dem Liefervertrag nicht erfüllt) die Gewährung der bedingten Lizenz auslösen. Sobald die bedingte Lizenz an den Tier-1-Lieferanten erteilt wurde, kann dieser seine im Rahmen der bedingten Lizenz gewährten Rechte ausüben, um die vorgegebene Komponente selbst herzustellen (oder herstellen zu lassen). Darüber hinaus würde der Lizenzgeber gemäß den Bedingungen einer gut ausgearbeiteten Lizenz eine Lizenzgebühr erhalten (z. B. vom Tier-1-Lieferanten und/oder Tier-2-Lieferanten B), und sowohl der Lizenznehmer als auch der alternative Lieferant wären vor Patentstreitigkeiten seitens des Tier-2-Lieferanten A in Bezug auf die vorgegebene Komponente geschützt.

Vorteile und Nachteile

Lieferanten profitieren unter diesen Vereinbarungen auf andere Weise als Kunden. Beispielsweise führt ein Liefervertrag, der eine bedingte Lizenz gewährt, zu anderen Ergebnissen als eine Lizenz innerhalb des Liefervertrags, die dem Kunden „Have Made“-Rechte gewährt:

• Die bedingte Lizenz ist für Lieferanten wahrscheinlich attraktiver, da sie alle Exklusivrechte an ihrem geistigen Eigentum behalten, solange sie die Anforderungen aus den Lieferverträgen erfüllen. Die Möglichkeit des Kunden, das Produkt von Drittanbietern herstellen zu lassen oder selbst herzustellen, ist auf diese spezifischen Bedingungen beschränkt, sodass unerwartete Ereignisse dazu führen können, dass der Kunde das Produkt nicht herstellen oder herstellen lassen kann.
• „Have Made“-Rechte sind für den Kunden attraktiver, da sie ihm die Sicherheit geben, die Herstellung des Produkts an alternative Lieferanten auszulagern, sollte er eine Vertragsverletzung oder die Unfähigkeit zur Erfüllung eines größeren Auftrags erwarten. Je nach Verhandlungsposition der Parteien kann die „Have Made“-Klausel auch verlangen, dass die Ersatzquelle (in unserem BeispielTier-2-Lieferant B ) eine Lizenzgebühr für die Komponenten zahlt.

Schlussfolgerung

Alle Unternehmen innerhalb der Automobilzulieferkette sollten bei Abschluss von Lieferverträgen die Auswirkungen auf das geistige Eigentum berücksichtigen, unabhängig davon, ob es sich um einen Kunden, einen Originalzulieferer oder einen alternativen Zulieferer handelt. Dadurch können kostspielige Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit geistigem Eigentum vermieden werden und der Originalzulieferer kann im Rahmen des Liefervertrags Einnahmen aus Lizenzgebühren oder Entgelten erzielen. Die Autoren dieses Artikels stehen Ihnen gerne zur Verfügung, um Ihre Lieferkettenverträge auf mögliche Probleme im Zusammenhang mit geistigem Eigentum zu analysieren.

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