El Departamento de Justicia y la Comisión Federal de Comercio actualizan las directrices sobre licencias de propiedad intelectual y antimonopolio

El 12 de agosto de 2016, la División Antimonopolio del Departamento de Justicia (DOJ) y la Comisión Federal de Comercio (FTC) anunciaron que están recabando comentarios públicos sobre la primera actualización de las Directrices Antimonopolio para la Concesión de Licencias de Propiedad Intelectual publicadas en 1995. La mayor parte delas directrices propuestas actualizan las autoridades pertinentes para reflejar la evolución de las decisiones judiciales, la legislación, la práctica de los organismos y las orientaciones de estos últimos durante los últimos 20 años, al tiempo que mantienen intactos los principios fundamentales y las orientaciones sustantivas de las directrices de 1995.

Las agencias reafirmaron su compromiso con tres principios generales, a saber, que las agencias:

• Aplicar el mismo análisis antimonopolio a las conductas relacionadas con la propiedad intelectual que al aplicarse a las conductas relacionadas con otras formas de propiedad. 
• No se debe dar por sentado que la propiedad intelectual genera poder de mercado. 
• Reconocer que la concesión de licencias de propiedad intelectual permite a las empresas combinar factores de producción complementarios y, en general, favorece la competencia.

Directrices propuestas § 2.0.^{1 Las} Directrices propuestas confirman y aclaran el marco analítico de las agencias para (1) las transacciones horizontales y verticales relacionadas con la concesión de licencias de propiedad intelectual, y (2) los «mercados de investigación y desarrollo», un término recién acuñado en las Directrices propuestas. Las Directrices propuestas no abordan, entre otras cosas, las posiciones de las agencias con respecto a las entidades de reivindicación de patentes, las regalías por patentes esenciales estándar y los acuerdos de patentes de pago por retraso, temas importantes sobre los que sería bienvenida la orientación de la FTC y el DOJ y que podrían suscitar comentarios públicos.

Mantenimiento del precio de reventa

Quizás el cambio más significativo que se propone se refiere al análisis que hace la Directriz de las restricciones de precios mínimos impuestas por los licenciantes a las ventas o reventas posteriores de los licenciatarios de productos que incorporan tecnología licenciada. Directrices propuestas § 5.2. En consonancia con la decisión del Tribunal Supremo en el caso Leegin Creative Leather Prod., Inc. contra PSKS, Inc., 551 U.S. 877 (2007), las agencias proponen modificar las Directrices de 1995, pasando de la posición de presumir que tales restricciones verticales de precios son per se anticompetitivas a analizar las restricciones bajo la regla de la razón. Aunque los licenciantes que imponen precios mínimos a los distribuidores no serían objeto de impugnaciones per se en virtud de la legislación federal, las agencias señalan que algunos estados siguen considerando tales restricciones como ilegales per se en virtud de sus leyes antimonopolio estatales. Directrices propuestas § 5.2 y n. 69.

Denegación de licencia

Las revisiones también dejan claro que las leyes antimonopolio no suelen imponer responsabilidad por la denegación unilateral de licencias de propiedad intelectual. A este respecto, las Directrices propuestas destacan la decisión del Tribunal Supremo en el caso Verizon Commc'ns Inc. contra Law Offices of Curtis V. Trinko, LLP, 540 U.S. 398 (2004) y advierten que «las leyes antimonopolio no suelen imponer responsabilidad a una empresa por la denegación unilateral de asistencia a sus competidores, en parte porque hacerlo podría socavar los incentivos para la inversión y la innovación». Directrices propuestas, § 2.1. No obstante, las agencias matizan esta afirmación en otras secciones de las Directrices propuestas, por ejemplo, al afirmar que, si bien el poder de mercado no impone al titular de la propiedad intelectual la obligación de conceder licencias de uso de dicha propiedad a terceros, las agencias pueden imponer requisitos de licencia para remediar el perjuicio anticompetitivo o para evitar la disminución sustancial de la competencia como resultado de una fusión. Directrices propuestas, § 3.1.

Mercados de investigación y desarrollo

Las agencias planean sustituir el concepto de «mercado de la innovación» por el de «mercado de la investigación y el desarrollo». Las agencias informan de que el cambio propuesto es en gran medida semántico y tiene por objeto reflejar la experiencia real de las agencias con este modo de análisis. Las agencias distinguen entre los mercados tecnológicos y los mercados de investigación y desarrollo, centrándose el mercado tecnológico en las tecnologías existentes. Por el contrario, un mercado de investigación y desarrollo se centra en los «activos que componen la investigación y el desarrollo» relacionados con la innovación para identificar un «producto comercializable» o «dirigido a bienes o procesos nuevos o mejorados concretos». Las directrices propuestas establecen que las agencias solo delimitarían un mercado de investigación y desarrollo cuando las capacidades para llevar a cabo la investigación y el desarrollo pertinentes puedan asociarse con activos especializados o características de empresas específicas. Directrices propuestas § 3.2.3.

Al evaluar si una restricción o acuerdo tiene efectos anticompetitivos, las agencias considerarán si es probable que la restricción o acuerdo disminuya la competencia y/o reduzca el ritmo de desarrollo de nuevos productos. De conformidad con las Directrices de 1995, es poco probable que una empresa conjunta o fusión que combine operaciones de investigación y desarrollo competidoras sea objeto de impugnación por parte de las agencias si existen al menos otras cuatro entidades controladas de forma independiente que posean capacidades e incentivos comparables para llevar a cabo dicha investigación y desarrollo. Al evaluar si la investigación y el desarrollo de una entidad es un sustituto cercano de los esfuerzos de otra entidad, las agencias considerarán una serie de factores, entre ellos la naturaleza, el alcance y la magnitud de los esfuerzos de investigación y desarrollo, su acceso a apoyo financiero y personal cualificado o activos especializados, y su capacidad para comercializar con éxito las innovaciones. Directrices propuestas § 4.3. Las agencias también considerarán si las restricciones o acuerdos entre competidores en materia de investigación y desarrollo afectarán a la competencia en los mercados de productos existentes.

Otras actualizaciones

Hay otras actualizaciones importantes también. Por ejemplo, en las Directrices de 1995, las agencias declararon que «no darán por sentado que una patente, un derecho de autor o un secreto comercial confieren necesariamente poder de mercado a su propietario»; sin embargo, advirtieron que «la ley no es clara en esta cuestión». La actualización propuesta elimina esa salvedad a la luz de la decisión del Tribunal Supremo en el caso Illinois Tool Works Inc. contra Indep. Ink, Inc., 547 U.S. 28 (2006), que sostuvo de manera definitiva que no se puede presumir que una patente confiere poder de mercado.

En consonancia con esta revisión, hay otras actualizaciones que destacan los beneficios procompetitivos de las licencias cruzadas de propiedad intelectual y reflejan una mayor permisividad con respecto a los tipos comunes de restricciones y limitaciones dentro de la propiedad intelectual. Por ejemplo, la actualización propuesta pretende reconocer la legalidad de las prácticas innovadoras de concesión de licencias revisadas anteriormente por las agencias, explicando que «el Departamento de Justicia ha revisado favorablemente varios consorcios de patentes con salvaguardias para mitigar los posibles daños anticompetitivos» y que «varios de los acuerdos de consorcio revisados por el Departamento de Justicia contenían mecanismos para reducir el alcance de las concesiones, lo que los hacía más propicios para la competencia». No obstante, estas salvaguardias no son exigidas por las Directrices propuestas, y las agencias siguen dejando claro que «evaluarán los hechos particulares de cada caso». Directrices propuestas §§ 5.5 y n. 84 y 5.6 y n. 85.

Las Directrices propuestas también reconocen el uso de licencias parcialmente exclusivas (como las licencias de campo de uso); contienen una explicación más detallada de la excepción de «litigio ficticio» a la inmunidad Noerr-Pennington; y advierten de que las agencias pueden aplicar un análisis de fusión a «una transacción que implique una licencia que no se ajuste a la definición tradicional de licencia exclusiva, pero que, en esencia, transfiera derechos de propiedad intelectual y plantee la misma preocupación potencial en materia de competencia». Directrices propuestas §§ 4.1, 5.7 y 6.

Además, las Directrices propuestas incorporan nueva jurisprudencia del Tribunal Federal de Apelación, Transweb, LLC contra 3M Innovative Properties Co., 812 F.3d 1295, 1307 (Fed. Cir. 2016); Therasense, Inc. contra Becton, Dickinson & Co., 649 F.3d 1276, 1290-92 (Fed. Cir. 2011) (en banc), que aclara que se aplica un estándar de prueba más estricto a las reclamaciones por conducta desleal y que ahora es equivalente al del fraude Walker Process en casi todos los aspectos, exigiendo «salvo por» la importancia y la intención específica de engañar, aunque las reclamaciones por conducta desleal siguen incorporando una excepción en los casos de conducta indebida grave y afirmativa. Directrices propuestas § 6 y n. 92.

Las directrices propuestas no se pronuncian sobre otras cuestiones actuales y significativas.

Los cambios propuestos no pretenden abordar varias cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual que recientemente han suscitado un considerable debate. Por ejemplo, las revisiones propuestas no se pronuncian sobre la política de las agencias con respecto a las entidades de reivindicación de patentes (o «entidades no practicantes»), que son objeto de debate reciente y de un estudio de la FTC que se publicará^{próximamente2, y} que se abordan en directrices recientes en jurisdicciones fuera de los Estados Unidos. Las directrices propuestas tampoco aportan información sobre la evaluación de las agencias o la resolución propuesta para prácticas como la conducta de «retención» por parte de los propietarios de patentes esenciales para las normas que están sujetos a compromisos voluntarios de concesión de licencias en condiciones justas, razonables y no discriminatorias. Sin embargo, la actualización propuesta hace referencia a varios casos destacados de patentes esenciales para las normas en una nota al pie relacionada con el debate sobre los mercados tecnológicos. Por último, a pesar de citar el caso FTC v. Actavis, Inc., 133 S. Ct. 2223 (2013), al debatir la aplicación de la regla de la razón en general, la actualización propuesta no aborda las futuras aplicaciones de ese análisis a los acuerdos de patentes con pagos inversos («pagar por retrasar»), una táctica legal utilizada por primera vez por los fabricantes de medicamentos de marca que ha sido una de las principales prioridades de la FTC en los últimos años.

Las agencias solicitan comentarios sobre los cambios propuestos a «las partes interesadas, incluidos abogados, economistas, académicos, grupos de consumidores y la comunidad empresarial». Las empresas que operan en el ámbito de la tecnología y las licencias de propiedad intelectual deben considerar cómo les podrían afectar las directrices propuestas, tanto en lo que respecta a los cambios propuestos por las agencias como a aquellas áreas en las que las agencias han declinado proponer actualizaciones. La fecha límite para enviar comentarios públicos es el 26 de septiembre de 2016.

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^{1 Véase}también el comunicado de prensa del 12 de agosto de 2016: La FTC y el DOJ solicitan opiniones sobre la propuesta de actualización de las directrices antimonopolio para la concesión de licencias de propiedad intelectual, https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2016/08/ftc-doj-seek-views-proposed-update-antitrust-guidelines-licensing.

^2Losresultados del estudio de la FTC aún no se han publicado. Se espera que cualquier informe sobre los resultados del estudio proporcione información sobre las prácticas específicas de las entidades de reivindicación de patentes que la FTC considera perjudiciales para la competencia y las decisiones políticas para reducir cualquier práctica perjudicial identificada.

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Jim McKeown
Socio
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Elizabeth Haas
Socia
Milwaukee, Wisconsin
414.297.5083
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Kate Gehl
Asociada
Milwaukee, Wisconsin
414.297.5279
[email protected]