Elija cuidadosamente las palabras de sus solicitudes de patente de diseño.

El Tribunal Federal de Apelación interpretó recientemente de forma restrictiva la reivindicación de una solicitud de patente de diseño para revocar la resolución de la Junta de Apelaciones y Juicios sobre Patentes (PTAB) que confirmaba la denegación de la reivindicación de un implante labial basándose en una referencia de la técnica anterior para una herramienta artística. Este caso muestra la importancia de elegir sabiamente el lenguaje de la reivindicación en las solicitudes de patentes de diseño para equilibrar el alcance con la validez.  Este caso también ilustra que el campo de la técnica anterior para los rechazos por anticipación se limita al artículo de fabricación identificado en la solicitud de patente de diseño.

En el caso In re SurgiSil (opinión preliminar disponible aquí), SurgiSil apeló una decisión de la PTAB que confirmaba el rechazo del examinador de la solicitud n.º 29/491,550 (la solicitud «550»). La solicitud «550» reivindica «un diseño ornamental para un implante labial».  El examinador rechazó la reivindicación basándose en una referencia de la técnica anterior, un catálogo de Dick Blick (Blick), que describe una herramienta artística conocida como «stump». La Junta indicó que «el hecho de que una referencia sea una técnica análoga es irrelevante para determinar si dicha referencia anticipa».¹

El Tribunal Federal de Apelación revocó la sentencia. Haciendo referencia al artículo 35 U.S.C. § 171, que permite la concesión de una patente de diseño a «cualquier diseño nuevo, original y ornamental para un artículo manufacturado», el Tribunal Federal de Apelación declaró que «una reivindicación de diseño se limita al artículo manufacturado identificado en la reivindicación... [y] no de forma amplia... [a] un diseño en abstracto».² Por consiguiente, la herramienta artística de Blick no anticipa el diseño reivindicado de un implante labial.

Esta decisión es coherente con el caso Curver Luxembourg, SARL contra Home Expressions Inc., 938 F.3d 1334 (Fed. Circ. 2019), en el que el Tribunal Federal de Apelación dictaminó que la reivindicación en cuestión se limitaba al artículo de fabricación mencionado en la reivindicación (en ese caso, una silla).

Con la reciente aplicación de la ley por parte del Tribunal Federal de Apelación (Curver Luxembourg) y los actuales casos de validez que limitan el alcance de las reivindicaciones de patentes de diseño a los artículos de fabricación descritos, es importante que los solicitantes elijan cuidadosamente el lenguaje de sus reivindicaciones.  Una opción posible podría ser utilizar un apéndice o la descripción detallada para definir la reivindicación recitada de la manera deseada para posibles acciones de ejecución o impugnaciones de validez en el futuro. Por ejemplo, el lenguaje de la reivindicación puede definirse de una manera más amplia, diferente o más restrictiva de lo que se entiende comúnmente, con el fin de definir el alcance del diseño reivindicado a un producto concreto de un competidor, en lugar de a múltiples categorías de productos, lo que podría hacerlo más susceptible de impugnaciones de validez.