Navegando por la gama de órdenes correctivas de la ITC
Este artículo apareció originalmente en Law360 el 26 de julio de 2022. Se vuelve a publicar aquí con permiso.
Al término de una investigación en virtud del título 19 del Código de los Estados Unidos, sección 1337, la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos emitirá una resolución definitiva en la que determinará: 1) si se ha producido una infracción de la sección 337 y, en caso afirmativo, 2) la reparación adecuada.1
Aunque gran parte de los comentarios sobre las investigaciones de la sección 337 se centran en cuestiones relacionadas con la existencia de una infracción —por ejemplo, la violación de derechos, la invalidez o la industria nacional—, cada vez es más importante que las empresas y los abogados conozcan las medidas correctivas disponibles en las investigaciones de la sección 337.
En los últimos años, el número de investigaciones en virtud del artículo 337 que han llegado a una resolución definitiva sobre el fondo del asunto ha aumentado considerablemente. Por ejemplo, en 2020 se completaron 35 investigaciones en virtud del artículo 337 sobre el fondo del asunto, lo que supone un récord, y 2022 va camino de batir este récord.2
Este artículo analiza el alcance de dichas órdenes de reparación y las opciones disponibles cuando se enfrenta una orden de reparación.
Resumen de las órdenes correctivas de la Sección 337
Hay dos tipos de órdenes correctivas que la ITC puede emitir en una investigación en virtud del artículo 337: órdenes de exclusión y órdenes de cese y desistimiento.
Una orden de exclusión prohíbe la importación de artículos infractores a los Estados Unidos, y una orden de cese y desistimiento prohíbe las actividades desleales asociadas con los artículos infractores que se importaron antes de la fecha de entrada en vigor de una orden de exclusión.
Ambos tipos de órdenes tienen por objeto poner fin a los actos desleales por los que se ha constatado una infracción del artículo 337. En la práctica, esto significa que el alcance de ambas órdenes tiende a ser amplio.
Por ejemplo, en el caso de infracciones basadas en conclusiones de infracción de patentes, la orden de exclusión se extenderá normalmente a cualquier artículo o componente de los mismos que infrinja una o varias de las reivindicaciones de la patente por las que se ha constatado la infracción.3
En otras palabras, el alcance de las órdenes de reparación puede extenderse, y a menudo lo hace, más allá de los artículos específicos que fueron juzgados en la investigación de la Sección 337.
Órdenes de exclusión
Una orden de exclusión puede adoptar una de dos formas: una orden de exclusión limitada y una orden de exclusión general. Tanto las órdenes de exclusión limitadas como las generales prohíben la importación de artículos que se ha determinado que infringen la Sección 337 y son aplicadas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos.
Si la ITC determina que se ha infringido la Sección 337 y el interés público no exige lo contrario, la ITC emitirá presuntamente una orden de exclusión limitada. Una orden de exclusión limitada prohíbe la importación de artículos infractores por parte de los demandados específicos identificados en la investigación subyacente de la Sección 337.
Una orden de exclusión general es una medida mucho más amplia y prohíbe la importación de todos los artículos infractores, independientemente de su origen.4
La ITC impondrá una orden de exclusión general en dos situaciones: (1) cuando sea necesario para evitar el incumplimiento de una orden de exclusión limitada a entidades específicas y (2) cuando exista un patrón de infracción de la Sección 337 y sea difícil identificar el origen de los artículos infractores.5
Órdenes de cese y desistimiento
Una orden de cese y desistimiento prohíbe al demandado en una investigación en virtud del artículo 337 cometer cualquier acto desleal en los Estados Unidos relacionado con artículos importados anteriormente que infrinjan la ley, incluida la venta de artículos importados procedentes de existencias estadounidenses.6
Las órdenes de cese y desistimiento se emiten generalmente cuando los demandados mantienen inventarios comercialmente significativos en los Estados Unidos o tienen operaciones significativas en los Estados Unidos que podrían socavar la reparación prevista en una orden de exclusión.7 A diferencia de las órdenes de exclusión, las órdenes de cese y desistimiento son administradas por la ITC, y no por la CBP.
El incumplimiento de una orden de cese y desistimiento puede dar lugar a la imposición de sanciones económicas significativas. Si se detecta un incumplimiento, la ITC puede imponer sanciones civiles por el doble del valor nacional de los artículos infractores, hasta un máximo de 100 000 dólares al día.
Período de revisión presidencial
Antes de que cualquier orden correctiva entre en vigor, la orden está sujeta a un período de revisión presidencial de 60 días que sigue inmediatamente a la determinación final de la ITC.8
El período de revisión presidencial brinda al presidente la oportunidad de rechazar cualquier orden correctiva, aunque estos rechazos son poco frecuentes.9 Una vez que expira el período de revisión presidencial, la orden de exclusión y la orden de cese y desistimiento entrarán en vigor.10 Durante este período, cualquier artículo que se haya determinado que infringe la Sección 337 puede seguir importándose y vendiéndose siempre que se deposite una fianza.11
Como parte de su resolución definitiva, la ITC fijará el importe de la fianza destinada a proteger al demandante de cualquier perjuicio o a compensar cualquier ventaja competitiva derivada del acto desleal.12 El importe de la fianza suele oscilar entre el 0 % y el 100 % del valor del artículo importado.13
Hay dos fianzas que deben depositarse: una ante la CBP y otra ante la ITC. La fianza depositada ante la CBP es para los artículos infractores que se importan a los Estados Unidos durante el período de revisión presidencial.14 La fianza depositada ante la ITC es para los actos desleales asociados con los artículos infractores que se importaron antes de la emisión de la orden de exclusión, por ejemplo, las ventas de artículos ya importados.
Aplicación de órdenes de exclusión
Una pregunta fundamental que surge con respecto a las órdenes de exclusión es: ¿Cómo puede un demandado seguir importando artículos que no están sujetos a la orden de exclusión, por ejemplo, artículos que no infringen una patente?
Un demandado que esté sujeto a una orden de exclusión tiene cuatro opciones para importar dichos artículos: autocertificarse ante la CBP, presentar una solicitud de resolución a la CBP, solicitar a la ITC una modificación de la orden de exclusión y solicitar a la ITC un dictamen consultivo sobre el alcance de una orden de exclusión.
Además, si un demandante cree que un demandado está infringiendo una orden correctiva, puede presentar una denuncia para que se inicie un procedimiento de ejecución.
Procedimientos de la CBP
La división de la CBP responsable de administrar y hacer cumplir las órdenes de exclusión es la División de Ejecución de Órdenes de Exclusión de la CBP. Es habitual que la CBP-EOE se ponga en contacto tanto con el demandante como con el demandado antes de la resolución definitiva de la ITC para discutir los mecanismos de aplicación de cualquier posible orden de exclusión.
Durante esta reunión, la CBP-EOE también discutirá los procedimientos posteriores a la orden de exclusión, incluidos los procedimientos de certificación y las solicitudes de resoluciones de conformidad con el Título 19 del Código de Regulaciones Federales, Sección 177.
La CBP-EOE celebra estas reuniones por separado con los demandantes y los demandados y, en ellas, las partes tienen la oportunidad de realizar presentaciones sobre cuestiones relevantes para la posible orden de exclusión. Cualquier resolución de la CBP-EOE puede ser recurrida ante el Tribunal de Comercio Internacional.15
Procedimientos de certificación
Es habitual que la ITC incluya una disposición de certificación en la orden de exclusión limitada.16 La disposición de certificación estándar autoriza a la CBP a exigir a los importadores que certifiquen por sí mismos que conocen los términos de la orden de exclusión limitada, que han realizado las consultas oportunas y que, según su leal saber y entender, los artículos que importan no están excluidos de la entrada en virtud de la orden de exclusión limitada.17
El objetivo de la disposición de certificación es tener en cuenta la posible dificultad que podría tener la CBP para determinar si un artículo concreto está sujeto a una orden de exclusión. Los procedimientos precisos para la aplicación de la certificación los determina la CBP-EOE.
Como parte de este proceso, la CBP-EOE suele comenzar a discutir la disposición de certificación con el demandado antes de que la ITC emita la determinación final en la investigación de la Sección 337. Esto puede incluir que la CBP-EOE proponga al demandado un borrador de certificación.
A partir de entonces, hasta el final del período de revisión presidencial, el demandado podrá discutir con la CBP-EOE los términos precisos de la disposición de certificación.
Aunque las disposiciones de certificación son obviamente deseables para los demandados, tienen sus límites. En particular, las disposiciones de certificación están destinadas a utilizarse únicamente para los artículos que han sido juzgados como no infractores de la Sección 337 en la investigación subyacente, por ejemplo, los artículos que fueron juzgados como no infractores.
Por lo tanto, las disposiciones de certificación no son una opción para los rediseños de artículos infractores que no fueron juzgados en la investigación de la Sección 337 ni para los nuevos diseños. Esto es especialmente relevante, ya que puede no ser factible o rentable desarrollar un rediseño en el tiempo suficiente para que sea juzgado en la investigación subyacente de la Sección 337.
Regla 177 Procedimientos
Si un demandado desea importar un artículo que se encuentra dentro del ámbito de la investigación de la Sección 337 y no fue juzgado en la investigación, puede presentar una solicitud conforme a la Regla 177.18 En esta solicitud, el demandado pide a la CBP-EOE que declare que un artículo no está sujeto a una orden de exclusión.
Es importante destacar que, en las solicitudes de la Regla 177, la carga recae sobre el demandado; por ejemplo, en el caso de una infracción de patente, el demandado debe demostrar, por preponderancia de la prueba, que un artículo no infringe la patente.19 Si la solicitud de la Regla 177 tiene éxito, el demandado puede comenzar a importar el artículo a los Estados Unidos.20 Las solicitudes de la Regla 177 son procedimientos inter partes en los que el demandante tendrá la oportunidad de oponerse a la solicitud.21
Una solicitud de la Regla 177 debe incluir las pruebas necesarias para demostrar que un artículo no está sujeto a una orden de exclusión. Tal y como explica la Regla 177, una solicitud en virtud de la Regla 177 debe incluir «fotografías, dibujos u otras representaciones gráficas del artículo y, siempre que sea posible, una muestra del mismo, a menos que una descripción precisa del artículo no sea esencial para la resolución solicitada».22 También se pueden incluir declaraciones de hechos y de expertos en una solicitud en virtud de la Regla 177.
Una vez presentada la solicitud de la Regla 177, la CBP-EOE se pondrá en contacto con el demandante y el demandado para establecer un calendario de reuniones informativas. Por lo general, habrá varias rondas de presentaciones, junto con un debate oral. A continuación se presenta un calendario ejemplar.
La principal ventaja de una solicitud conforme a la Regla 177 es la rapidez.
La mayoría de las solicitudes se completan en menos de 90 días.23 Esto significa que un demandado diligente podría recibir una resolución poco después de que finalice el período de revisión presidencial de 60 días, lo que minimiza el impacto de una orden de exclusión.24 Además, las solicitudes de la Regla 177 generalmente han dado lugar a resoluciones favorables para los demandados.
Sin embargo, las solicitudes en virtud de la Norma 177 tienen varias limitaciones importantes. La CBP-EOE no volverá a examinar ninguna cuestión abordada durante la investigación de la Sección 337. La CBP-EOE no se pronunciará sobre cuestiones de validez o aplicabilidad de las patentes, sino que solo abordará si el demandado puede demostrar que el artículo no infringe la patente.25 La CBP-EOE tampoco se pronunciará sobre ningún artículo que formara parte de la investigación de la Sección 337.26
Procedimientos del ITC
Los demandados también pueden utilizar los procedimientos de la ITC para importar artículos rediseñados o de nuevo diseño. Concretamente, los demandados pueden solicitar a la ITC que modifique una orden correctiva o que emita un dictamen consultivo sobre el alcance de una orden correctiva.
Procedimientos de modificación
Otra opción para un demandado que desee importar un artículo rediseñado es presentar una solicitud de procedimiento de modificación, de conformidad con el Título 19 del Código de Regulaciones Federales, Sección 210.76.
El objetivo de los procedimientos de modificación es determinar si el alcance de una orden correctiva existente debe modificarse en función de los cambios en las circunstancias de hecho o de derecho. En un procedimiento de modificación, la ITC puede determinar si un artículo rediseñado o nuevo está cubierto por una orden correctiva existente y si la orden debe prever una excepción para el artículo rediseñado o nuevo.
La duración de los procedimientos de modificación depende de la complejidad del procedimiento. Según la ITC, los procedimientos de modificación pueden durar entre 60 días y nueve meses:
- En los procedimientos de modificación que implican una cuestión puramente jurídica, las resoluciones definitivas se dictan normalmente en un plazo de entre 60 y 90 días a partir de la fecha en que se publica en el Registro Federal la notificación de inicio del procedimiento de modificación.27
- En los procedimientos de modificación que implican una investigación mínima, las decisiones definitivas se emiten normalmente en un plazo de entre 90 y 180 días a partir de la fecha en que se publica en el Registro Federal la notificación de inicio del procedimiento de modificación.28
- En los procedimientos de modificación que implican una investigación exhaustiva de los hechos, las decisiones definitivas se emiten en un plazo de seis a nueve meses a partir de la fecha en que se publica en el Registro Federal la notificación de inicio del procedimiento de modificación.29
El principal inconveniente de los procedimientos de modificación es que duran más que las solicitudes en virtud de la Norma 177. Sin embargo, las decisiones definitivas de los procedimientos de modificación son vinculantes para la CBP y pueden apelarse inmediatamente ante elTribunal de Apelaciones de los Estados Unidospara el Circuito Federal.
Se permite presentar simultáneamente una solicitud en virtud de la Norma 177 ante la CBP y un procedimiento de modificación ante la ITC.30
Opiniones consultivas
Otra opción para un demandado que desee importar un artículo rediseñado es presentar una solicitud de dictamen consultivo, de conformidad con el título 19 del Código de Regulaciones Federales, sección 210.79.
En un procedimiento de opinión consultiva, la ITC aborda si la importación de un artículo rediseñado o nuevo infringirá una orden correctiva existente. Cualquier posible importador puede solicitar una opinión consultiva. El calendario de los procedimientos de opinión consultiva es similar al de los procedimientos de modificación.
A diferencia de los procedimientos de modificación, las opiniones consultivas no son vinculantes para la CBP ni apelables ante el Tribunal Federal de Circuito.
Procedimientos de ejecución
Si un demandante cree que un demandado está eludiendo indebidamente una orden correctiva, puede presentar una denuncia para iniciar un procedimiento de ejecución, de conformidad con el título 19 del Código de Regulaciones Federales, sección 210.75.
Un procedimiento de ejecución se desarrollará de forma muy similar a una investigación típica de la Sección 337, es decir, se llevará a cabo ante un juez de lo contencioso-administrativo, implicará la presentación de pruebas, dará lugar a una resolución definitiva y será apelable ante el Tribunal Federal de Circuito. Si la ITC determina que un demandado ha infringido una orden correctiva, la ITC puede imponer sanciones civiles por el doble del valor nacional de los artículos infractores, hasta un máximo de 100 000 dólares al día.
Para llevar
Teniendo en cuenta lo anterior, es importante considerar posibles órdenes correctivas en una fase temprana de la investigación en virtud del artículo 337.
Si usted es un demandado, esto puede significar considerar la disponibilidad de posibles rediseños e introducirlos lo antes posible en la investigación de la Sección 337. El hecho de que un artículo rediseñado, o cualquier artículo, sea juzgado como no infractor en una investigación de la Sección 337 debería permitir al demandado autocertificar ante la CBP que el artículo queda fuera del ámbito de cualquier orden de exclusión y minimizar cualquier perturbación en la actividad comercial del demandado.
Las consideraciones relativas a posibles rediseños también pueden afectar a la interpretación de las reivindicaciones en los casos de patentes, tanto para los demandantes como para los demandados. Incluso si no se dispone de un rediseño durante la investigación de la Sección 337, y en su lugar se juzga mediante una solicitud de la Regla 177, un procedimiento de modificación o una opinión consultiva, es casi seguro que la orden de interpretación de las reivindicaciones será relevante para determinar si el rediseño se juzga finalmente fuera del ámbito de cualquier orden de reparación.
Además, dado que los procedimientos de certificación solo están disponibles para los artículos que han sido juzgados por la ITC o la CBP como no infractores, es beneficioso para el demandado que se juzguen como no infractores tantos artículos como sea posible. Esto permitirá al demandado aprovechar los procedimientos de certificación sin tener que presentar una solicitud de la Regla 177.
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1 19 U.S.C. § 1337(c).
2 Hasta el segundo trimestre de 2022, se han completado 19 investigaciones en virtud del artículo 337 sobre el fondo del asunto. Véase https://www.usitc.gov/intellectual_property/337_statistics_average_length_investigations.htm.
3 Véase, por ejemplo, Certain Cloud-Connected Wood-Pellet Grills and Components Thereof, Inv. No. 337-TA-1237, Orden de exclusión limitada en 2 (12 de mayo de 2022).
4 Véase 19 U.S.C. § 1337(d)(2).
5Véase id.
6 Véase, por ejemplo, Ciertas parrillas de pellets de madera conectadas a la nube y sus componentes, Inv. N.º 337-TA-1237, Orden de cese y desistimiento en 2-3 (12 de mayo de 2022).
7 Véase «Ciertos cartuchos de cinta magnética y sus componentes», Inv. n.º 337-TA-1058, Opinión de la Comisión en 65 (9 de abril de 2019).
8 19 U.S.C. § 1337(j)(2).
9 Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos - Investigaciones de la Sección 337 - Respuestas a preguntas frecuentes, Publicación n.º 4105, pág. 25 (marzo de 2009).
10 19 U.S.C. § 1337(j)(4).
11 19 U.S.C. § 1337(j)(3).
12 Véase, por ejemplo, Determinados receptores de vídeo digital y componentes de hardware y software relacionados, Inv. n.º 337-TA-1103, Comm’n. Op. en 31 (13 de mayo de 2020).
13 Véase, por ejemplo, id.
14 Véase el apéndice B de la parte 113 del título 19 del Código de Regulaciones Federales (CFR).
15 19 U.S.C. § 1641(e)(1).
16 Véase, por ejemplo, Ciertas parrillas de pellets de madera conectadas a la nube y sus componentes, Inv. N.º 337-TA-1237, Comm’n Op. en 10-11 (24 de mayo de 2022).
17 Véase, por ejemplo, Ciertas parrillas de pellets de madera conectadas a la nube y sus componentes, Inv. N.º 337-TA-1237, Orden de exclusión limitada en 3 (12 de mayo de 2022).
18 Aunque las solicitudes en virtud de la regla 177 suelen ser presentadas por los demandados, los demandantes también pueden presentar una solicitud en virtud de la regla 177.
19 Véase, por ejemplo, HQ H323308 en 11 (8 de febrero de 2022).
20 19 C.F.R. § 177.9.
21 Véase, por ejemplo, HQ H323308 en 1 (8 de febrero de 2022).
22 19 C.F.R. § 177.2(b)(3).
23 Desde 2017, el tiempo medio para recibir una resolución en virtud de la Norma 177 ha sido de entre 80 y 90 días.
24 Se puede solicitar una resolución conforme a la Norma 177 tan pronto como se emita la orden de exclusión (es decir, el demandado no tiene que esperar hasta el final del período de revisión presidencial).
25 Véase H259071 en 15 (10 de diciembre de 2014).
26 Véase H315840 en 16 (8 de febrero de 2021) («La CBP está obligada por las conclusiones de la Comisión»).
27 https://www.usitc.gov/press_room/featured_news/pilot_program_will_test_expedited_procedures_usitc.htm.
28 Véase id.
29 Véase id.
30 Véase 19 C.F.R. § 210.79(a).
