クアルコム、連邦巡回区控訴裁判所で通知不足と適切な対応機会の欠如を理由に勝訴

In クアルコム社対インテル社において、連邦巡回区控訴裁判所は、クアルコムに対し、特許審判部（PTAB）による争いのないクレーム限定項目の新規な解釈について、通知がなされず、またこれに対応する十分な機会も与えられなかったと判断した^。1したがって、裁判所は、クアルコムの特許が無効であるとするPTABの決定を取り消した。²

特許と特許審判部（PTAB）の審理

クアルコムの特許（米国特許第9,608,675号）は、電力追従型供給電圧の生成に関するものである^。3インテルは、同特許の有効性に異議を唱えるため、6件の当事者間レビュー （IPR）を申請した^。4当事者は、クレーム限定項「複数のキャリアアグリゲーション送信信号」の「信号」がユーザー帯域幅の増加を意味すると解釈される点について、争ったことはない。⁵

審理委員会における口頭審理中、ある判事がインテル社と帯域幅拡大要件の目的について簡潔なやり取りを行った。当該判事および審理委員会の他の2名の判事はいずれも、クアルコム社に対し帯域幅拡大要件に関する質問を行わなかった^。6審理委員会は、各主張クレームにおける「複数のキャリア集約送信信号」という用語を「複数のキャリア上で伝送される信号」と解釈し、信号が帯域幅を拡大または拡張する要件を一切省略した。⁷

決定

裁判所は、クアルコムが行政手続法（APA）の保証に基づく十分な通知と対応の機会を得ていなかったと判決した。⁸裁判所は本件を プラクサイア事件^{事件とは区別した。} プラクサイア事件では、連邦巡回区控訴裁判所は、争点となっている用語について、いずれの当事者も提案していないクレーム解釈を採用してもAPAに違反しないとの判断を示した^。10これに対し、本件では、増大した帯域幅がクレーム解釈の必須要素であるか否かの問題は争点となっていなかった^。11裁判所はまた、 SAS Institute^{の判例も援用した}。¹² SAS Institute事件において、連邦巡回控訴裁判所は、特許権者が「その回答書において当該解釈に同意した」ため、審理開始決定における特許審判部のクレーム解釈に依拠することは「合理的なアプローチ」であると述べたが、当事者に「相手方が主張していない仮説的な解釈を代替案として書面で主張したり議論したりすることを期待することは不合理である」と判示した。^{13 本件において裁判所は}、特許権者が申立人が提案した増大した帯域幅要件に同意したことを説明した。これはSAS Instituteにおける後者のシナリオに類似している。¹⁴

裁判所は、クアルコムに不利益が生じなかったとするインテルの閾値に関する主張を退け、「（帯域幅拡張の）要件を削除したことで、委員会はインテルが立証責任を負う要素を排除した」と述べた。¹⁵裁判所は、インテルの支持事例を区別した。 TQ Delta （口頭審理がクアルコムに通知と対応機会を提供したことを示すとされる事例）を区別した。¹⁶ TQ Delta事件では、特許権者が特許権者応答書で用語の狭義解釈を主張し、審理中に審議会が「当該用語の狭義解釈について特許権者に繰り返し質問した」経緯があった。¹⁷裁判所は、本件にはこうした事情が存在しないと指摘した。¹⁸また裁判所は、別の事件と同様に、 デルと同様に、審理において証拠提出の機会が与えられなかったため、特許権者に十分な反論機会がなかったと述べた。¹⁹最後に、裁判所はインテルの主張（クアルコムが再審理を請求できたため十分な機会があった）に同意せず、これは「実質的に、審理委員会が通知と反論の機会を提供しなかったことに対する不服申立てを行う前に、被害を受けた当事者が再審理を求めることを要求することになる」と指摘した。²⁰

裁判所はまた、パワートラッカーの機能限定（means-plus-function limitation）が対応する構造にアルゴリズムを要求しないとする審決を支持した。

影響

クアルコム判決は、裁判所が特許審判（IPR）において行政手続法（APA）が保証する通知と応答の機会をどのように扱うかについて一定の示唆を与えている。 特許審判部のクレーム解釈に依拠したい企業は、各クレーム要素について、当事者による争いの可能性を高める解釈を提案することを検討できる。クアルコム事件 はプラクサイア事件とは区別されるが 、要素が争われているにもかかわらず、裁判官がクレーム要素の独自解釈を決定する前にほとんど意見交換や質疑が行われない場合、裁判所がどのように判断するかは不明確である。

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¹クアルコム社対インテル社事件、事件番号2020-1589～2020-1594、2021 WL 3160860、7頁（連邦巡回区控訴裁判所2021年）

²同上、2頁

³ 同上

⁴同上、5頁

⁵ 同上

⁶ 同上

^7同上、7頁

⁸同上、8頁

⁹ 同上

¹⁰Praxair Distrib., Inc. 対 Mallinckrodt Hosp. Prods. IP Ltd. 事件、890 F.3d 1024, 1034 (連邦巡回区控訴裁判所 2018年)

¹¹クアルコム 8

¹²同上、9頁

¹³SAS Institute, Inc. 対 ComplementSoft, LLC. 事件、825 F.3d 1341, 1351 (連邦巡回区控訴裁判所 2016年)、他の理由で破棄、SAS Institute, Inc. 対 Iancu 事件、584 U.S. ___, 138 S.Ct. 1348 (2018)

¹⁴クアルコム9

¹⁵同上、10頁

¹⁶同上、11頁

¹⁷TQ Delta, LLC 対 DISH Network LLC, 929 F.3d 1350, 1355–56 (連邦巡回区控訴裁判所 2019年)。

¹⁸クアルコム11

¹⁹ 同上

²⁰同上、13頁