퀄컴, 통지 및 적절한 대응 기회 부재를 근거로 연방순회법원에서 승소

인 퀄컴(Qualcomm Inc.) 대 인텔(Intel Corp.)사건에서 연방순회항소법원은 퀄컴이 특허심판원(PTAB)이 분쟁의 여지가 없는 청구항 제한사항에 대해 새롭게 해석한 내용에 대해 사전 통지를 받지 못했으며, 이에 대응할 충분한 기회도 부여받지 못했다고 판시하였다^.¹따라서 법원은 퀄컴의 특허가 무효라는 PTAB의 결정을 취소하였다^.²

특허 및 PTAB 심문

퀄컴의 특허(미국 특허 제9,608,675호)는 전력 추적 공급 전압을 생성하는 기술에 관한 것이다.³ 인텔은 '675 특허의 유효성에 도전하는 6건의 당사자간 재심사 (IPR)를 신청했다.⁴당사자들은 청구항 제한사항인 "복수의 캐리어 집계 전송 신호"의 "신호"가 사용자 대역폭을 증가시키는 것으로 해석되어야 한다는 점에 대해 결코 이의를 제기하지 않았다.⁵

심판부에서의 구두 심문 중 한 심판관이 인텔과 증가된 대역폭 요건의 목적에 대해 간략히 의견을 교환하였다. 해당 심판관과 패널의 다른 두 심판관 모두 퀄컴에게 증가된 대역폭 요건에 관한 어떠한 질문도 하지 않았다.^⁶심판부는 각 주장된 청구항에서 "복수의 캐리어 집적 전송 신호"라는 용어를 "다중 캐리어 상에서 전송되는 신호"로 해석하였으며, 신호가 대역폭을 증가시키거나 확장해야 한다는 어떠한 요건도 생략하였다^.⁷

결정

법원은 퀄컴이 행정절차법(APA)이 보장하는 충분한 통지와 대응 기회를 받지 못했다고 판결했다.⁸법원은 본 사건을 Praxair사건과 구별했습니다.⁹ 프랙스 에어 사건에서 연방순회항소법원은 APA를 위반하지 않고도 당사자 어느 쪽도 제안하지 않은 분쟁 용어에 대한 청구항 해석을 심판부가 채택할 수 있다고 판시했습니다^.¹⁰반면 본 사건에서는 증가된 대역폭이 청구항 해석의 필수 구성 요소인지 여부가 분쟁 대상이 아니었습니다^.¹¹법원은 또한 SAS Institute판례의^{논리를 인용하였다.¹²} SAS Institute 사건에서 연방순회항소법원은 특허권자가 "특허권자 답변서에서 [해당] 해석에 동의했기" 때문에 심판부의 심판개시 결정 시 주장 해석을 의존하는 것이 "합리적인 접근법"이라고 밝혔으나, 당사자들이 "상대방이 주장하지 않은 가상의 해석을 대체안으로 서면 제출하거나 주장할 것"을 기대하는 것은 비합리적이라고 판시하였다.^{13 본 사건에서}법원은 특허권자가 청구인(피청구인)이 제안한 증가된 대역폭 요건에 동의했다고 설명했는데, 이는 SAS Institute 사건의 후자 시나리오와 유사하다.¹⁴

법원은 퀄컴이 불이익을 입지 않았다는 인텔의 선결적 주장을 기각하며, "[대역폭 확장] 요건을 제거함으로써 위원회는 인텔이 증명 책임을 지는 요소를 제거했다"고 판시했다.¹⁵법원은 인텔의 보조적 사례를 구별하여 TQ Delta 구두 심리가 퀄컴에게 통지와 대응 기회를 제공했음을 입증한다고 주장한 사례를 구별했다.¹⁶ TQ Delta 사건에서 특허권자는 특허권자 답변서에서 해당 용어에 대한 좁은 해석을 주장했으며, 심리 과정에서 심판부는 "해당 용어의 좁은 해석에 대해 [특허권자에게] 반복적으로 질문했다."¹⁷법원은 이러한 상황이 본건에서는 존재하지 않았다고 지적했다.¹⁸또한 법원은 다른 사건인 델사건과 마찬가지로, 심문 과정에서 증거 제출 기회가 제공되지 않아 특허권자에게 적절한 대응 기회가 주어지지 않았다고 지적했다.¹⁹마지막으로 법원은 인텔의 주장, 즉 퀄컴이 재심 청구를 요청할 수 있었기에 충분한 기회를 가졌다는 주장에 동의하지 않았다. 이는 "실질적으로 불이익을 입은 당사자가 심판부의 통지 및 대응 기회 미제공에 대해 항소하기 전에 재심을 청구하도록 요구하는 것과 같다"고 판단했기 때문이다.²⁰

법원은 또한 전력 추적기의 수단-기능적 제한이 해당 구조에 알고리즘을 요구하지 않는다는 위원회의 판결을 확정하였다.

영향

퀄컴 판결은 법원이 IPR 절차에서 행정절차법(APA)이 보장하는 통지 및 답변 기회 조항을 어떻게 다루는지 일부 시사한다. 특허심판원의 청구항 해석에 의존하려는 기업들은 각 청구항 요소에 대해 당사자들이 해당 요소를 다툴 가능성을 높일 수 있는 해석을 제안하는 방안을 고려할 수 있다. 퀄컴 사건은 프락세어 사건과 구별되지만 , 특정 요소가 다툼의 대상이 되었음에도 판사들이 자체 해석을 내리기 전 해당 청구항 요소에 대한 논의나 질의가 거의 없었던 사건에서 법원이 어떻게 판결할지는 불분명하다.

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¹Qualcomm Inc. 대 Intel Corp., 사건번호 2020-1589 – 2020-1594, 2021 WL 3160860, 7면 (연방순회항소법원 2021)

²동일 문서 2쪽

³ 동일

⁴동서, 5쪽

⁵ 동일

⁶ 동일

^7동일문서 7면

⁸동서, 8면

⁹ 동일

¹⁰Praxair Distrib., Inc. v. Mallinckrodt Hosp. Prods. IP Ltd., 890 F.3d 1024, 1034 (연방순회항소법원 2018)

¹¹퀄컴 8

¹²동서, 9면

¹³SAS Institute, Inc. v. ComplementSoft, LLC., 825 F.3d 1341, 1351 (연방순회법원 2016),다른 사유로 파기,SAS Institute, Inc. v. Iancu,584 U.S. ___, 138 S.Ct. 1348 (2018)

¹⁴퀄컴 9

¹⁵동서, 10면

¹⁶동서, 11쪽

¹⁷TQ Delta, LLC 대 DISH Network LLC, 929 F.3d 1350, 1355–56 (연방순회법원 2019).

¹⁸퀄컴 11

¹⁹ 동일

²⁰동일 문서 13면