PTAB – Jaaroverzicht 2019

Om 2019 af te sluiten en 2020 in te luiden voor beroepsbeoefenaars die zich bezighouden met zaken van de Patent Trial and Appeal Board (PTAB), bespraken Foley-partners Jeanne Gills, Steve Maebius en George Quillin op 23 januari 2020 de belangrijkste ontwikkelingen van 2019 in een webinar.

De discussie omvatte:

Trends en statistieken voor 2019

Het aantal ingediende IPR-verzoeken daalde in 2019. Het aantal PGR-verzoeken daalde nog sterker, zij het vanaf het recordniveau van 2018. Het aantal CBM-verzoeken daalde bijna tot nul – het laagste aantal sinds de goedkeuring van de America Invents Act – in afwachting van het aflopen van de CBM-procedure in 2020. In de afgelopen drie jaar is het aandeel van PGR's in alle soorten verzoekschriften bijna verdubbeld, maar dit kan te wijten zijn aan een daling van het aantal IPR's en een nog grotere daling van het aantal CBM's. Ook het aantal instellingen is gestaag gedaald, wat wellicht een weerspiegeling is van de alles-of-niets-eis van de SAS-beslissing.

SCOTUS over PTAB

Dit jaar heeft het Hooggerechtshof zich slechts in één zaak tot de PTAB gewend: Return Mail v. U.S. Postal Service, 139 S. Ct. 1853 (10 juni 2019). In Return Mail verzochtde Postal Service om een CBM-herzieningvan het octrooi van Return Mail. Het Hof oordeelde echter dat een federaal agentschap geen "persoon" is dieop grond van de America Invents Act een administratieve herziening van de geldigheid van een octrooi na afgifte kan aanvragen. Daarbij benadrukte het Hof dat het vermoeden tegen het behandelen van de overheid als een "persoon" in wettelijke bepalingen van toepassing is. Hoewel de directe gevolgen van de zaak wellicht niet erg breed voelbaar zijn, aangezien de federale overheid maar heel weinig verzoekschriften indient, benadrukt deze zaak eens te meer de recente trend van het Hooggerechtshof om het octrooirecht in overeenstemming te brengen met andere materiële doctrines – wat door sommigen wordt aangeduid als het aanpakken van niet zozeer circuit splits, maar "field splits".

Constitutionele kwesties.

• Arthrex tegen Smith & Nephew, 941 F.3d 1320 (31 oktober 2019), gaf de aanzet tot een reeks discussies die nog niet volledig zijn afgerond toen het Federale Hof van Beroep oordeelde dat PTAB-rechters waren benoemd in strijd met de benoemingsclausule van de grondwet, de toepassing van bepalingen inzake ontslagbescherming op grond van gegronde redenen op die rechters nietig verklaarde en de zaak terugverwees voor een nieuwe behandeling door een nieuw panel.
• Het Federale Hof concludeerde dat de retroactieve toepassing van IPR's op octrooien van vóór de AIA geen onrechtmatige toe-eigening was in Celgene Corp. v. Peter, 931 F.3d 1342 (30 juli 2019).
• Verder oordeelde het Federale Hof van Beroep in University of Minnesota v. LSI Corp., 926 F.3d 1327 (14 juni 2019), dat staatssoevereine immuniteit niet van toepassing is op IPR's, waardoor de wetgeving op dit gebied in overeenstemming werd gebracht met de tribale soevereine immuniteit op grond van de uitspraak van 2018 in Saint Regis Mohawk Tribe v. Mylan, 896 F.3d 1322 (2018).
• Ten slotte bleef het Federale Hof van Beroep zich buigen over de vereisten om de procesbevoegdheid van concurrenten aan te tonen in beroepen tegen IPR's op grond van artikel III, bijvoorbeeld in General Electric v. United Technologies, 928 F.3d 1349 (10 juli 2019).

Veranderende strategieënna SAS.

De nasleep van SAS Institute tegen Iancu, 138 S. Ct. 1348 (2018), blijven voelbaarin beslissingen van het Federale Circuit die mogelijke strategische overwegingen bij de PTAB impliceren. In BioDelivery Sciences v. Aquestive Therapeutics, 935 F.3d 1362 (29 augustus 2019) oordeelde het Federale Circuit bijvoorbeeld dat, aangezien de PTAB niet-beroepbare discretionaire bevoegdheid heeft om verzoekschriften in te stellen, zij zelfs na terugverwijzingna SAS geen verzoekschriften hoeft in te stellen, zelfs als zij eerder een redelijke kans had vastgesteld dat de verzoeker in het gelijk zou worden gesteld. Zelfs voor een verzoek met enkele sterke gronden kan de PTAB dus, als andere gronden zwak zijn, het verzoek in zijn geheel afwijzen in het belang van de administratieve efficiëntie. Wat betreft discretionaire afwijzingen heeft de PTAB onlangs ook verschillende gerelateerde zaken als precedent aangemerkt, waaronder NHK Spring Co. v. Intri-Plex, IPR2018-00752 (PTAB 12 september 2018) (waarin een vergevorderd stadium van de procedure bij de districtsrechtbank IPR inefficiënt maakte), en Valve Corp. v. Electronic Scripting Products, IPR2019-00062 (PTAB 2 april 2019) (waarin meerdere verzoeken van verzoekers in vergelijkbare situaties werden afgewogen tegen herziening).

Bovendien vraagt de komst van het proefprogramma Motion to Amend (MTA) van de PTABom aanvullende strategische overwegingen.

Wettelijke kwesties

Verschillende uitspraken van het Federale Hof van Beroep hadden invloed op wettelijke aspecten van de PTAB, waaronder overwegingen met betrekking tot de werkelijke belanghebbende partij, gronden in definitieve schriftelijke uitspraken en de verjaringstermijn.

• In AC Technologies v. Amazon.com, 912 F.3d 1358 (9 januari 2019), oordeelde het Federale Hof van Beroep dat de PTAB in haar definitieve schriftelijke beslissing op elke grond uit het verzoekschrift moet ingaan. De zaak speelde zich af in het kader van een heroverweging na SAS, en bepaalde gronden waren in hoger beroep in overweging genomen, maar niet bij de instelling. Maar de commissie, zo merkte het Federale Hof op, voldeed aan de eisen van een eerlijk proces door openbaarmaking en aanvullende informatie over deze gronden toe te staan.
• In Power Integrations v. Semiconductor Components,926 F.3d 1306 (13 juni 2019) oordeelde het Federale Hof van Beroep dat relaties tussen werkelijk belanghebbenden (RPI's) die zijn ontstaan na de indiening maar vóór de instelling, in aanmerking moeten worden genomen voor de toepassing van de wettelijke verjaringstermijn op grond van 35 U.S.C. § 315(b).
• Verder, in Game and Tech. Co. v. Wargaming Group, 942 F.3d 1343 (19 november 2019), was de verjaringstermijn niet van toepassing omdat de verzoeker niet correct was gedagvaard vanwege een gebrekkige betekening.
• Zoals we eerder hebben besproken, is de verjaringstermijn het afgelopen jaar een veelbesproken onderwerp geweest bij het Federale Hof van Beroep en de PTAB, waarbij de PTAB verschillende beslissingen met betrekking tot de verjaringstermijn als precedent heeft aangemerkt. Daarnaast staat het Hooggerechtshof op het punt om de verjaringstermijn aan te pakken in de zaak Thryv v. Click-to-Call, die hieronder wordt besproken.

PTAB's Precedential Opinion Panel (panel voor precedentgevende uitspraken)

Het USPTO heeft onlangs zijn standaardwerkprocedures herzien, waaronder de oprichting van het Precedential Opinion Panel (POP). Het POP opereert naar goeddunken van de directeur om te beslissen over kwesties van "uitzonderlijk belang" voor de PTAB, met als leden de directeur, de commissaris en de hoofdrechter van de PTAB. Het POP is bevoegd om (1) recent genomen beslissingen van de commissie te toetsen aan het Precedential Opinion Panel, (2) genomen beslissingen aan te merken als "precedential" of "informative" en (3) dergelijke beslissingen te herclassificeren als "routine". POP-beoordeling is alleen mogelijk op basis van een "aanbeveling" volgens de procedures in de herziene SOP's van de PTAB. Het Federale Hof van Beroep buigt zich momenteel over de vraag of het POP Chevron-deferentie verdient in Facebook v. Windy City Innovations, nr. 2018-1400.

In 2019 heeft de PTAB 19 beslissingen als precedent en 13 als informatief aangemerkt. Verder zijn er in 2019 drie POP Review-beslissingen genomen:

• In Proppant Express tegen Oren Techs, IPR2018-00914 (13 maart 2019), behandelde de PTAB de vraag of een verzoeker zich kan aansluiten bij een procedure waarin hij al partij is, met inbegrip van het toevoegen van nieuwe kwesties na de verjaringstermijn. De POP concludeerde dat een dergelijke aansluiting niet verboden was en onder de discretionaire bevoegdheid van de raad viel.
• In GoPro, Inc. tegen 360Heros, Inc., IPR2018-01754 (23 augustus 2019) behandelde de PTAB de vraag of de betekening van een pleitnota waarin een vordering wegens inbreuk wordt ingesteld, waarbij de betekende partij niet bevoegd is om te procederen of de pleitnota anderszins gebrekkig is, de termijn van één jaar in gang zet waarbinnen een verzoeker een verzoekschrift kan indienen op grond van 35 U.S.C. § 315(b). De POP heeft het eerdere beleid van de PTAB herroepen en, in overeenstemming met de uitspraak van het Federale Hof van Beroep in de zaak Click-to-Call, geoordeeld dat de verjaringstermijn in deze situatie ingaat .
• In Hulu v. Sound View Innovations,IPR2018-01039 (20 december 2019) heeft de PTAB zich gebogen over de vraag wat een verzoeker moet aantonen om te bewijzen dat een aangevoerde referentie in de instellingsfase als een "gedrukte publicatie" kan worden aangemerkt. Daarbij verduidelijkte de POP de relevante toetsingsnorm, de rol van bewijs na de instelling, het ontbreken van een vermoeden dat een referentie een "gedrukte publicatie" is, en de rol van indicia.

Updates voor AIA-procesvoering

In juli 2019 publiceerde het USPTO een tweede update van de AIA Trial Practice Guide(de eerste update was in augustus 2018) en in november 2019 een geconsolideerde gids. De richtlijnen in de update van 2019 omvatten het volgende:

• Factoren die door de Raad in overweging kunnen worden genomen bij het bepalen wanneer aanvullende bewijsgaring wordt toegestaan,
• De herziene norm voor de interpretatie van octrooiconclusies die moet worden gebruikt in IPR-, PGR- en CBM-procedures,
• Het indienen van getuigenverklaringen bij een voorlopige reactie van de octrooihouder,
• Informatie die door de partijen moet worden verstrekt indien er meerdere verzoekschriften tegelijkertijd of rond dezelfde tijd worden ingediend waarin hetzelfde octrooi wordt aangevochten,
• Motie tot wijziging van de praktijk ,
• Factoren die door de Raad in overweging kunnen worden genomen bij het bepalen of een verzoek tot voeging wordt toegewezen,
• Te volgen procedures wanneer een zaak wordt terugverwezen, en
• Procedures voor partijen om wijzigingen aan te vragen in het standaard beschermingsbevel.

Geschiktheid van het onderwerp

In 2019 waren er veel vragen over of het Hooggerechtshof verder zou ingaan op kwesties rond de geschiktheid van onderwerpen onder § 101. Maar het feit dat het Hooggerechtshof onlangs drie hangende cert-verzoeken heeft afgewezen,laat zien dat het Hof deze kwesties voorlopig misschien laat liggen. Daarentegen heeft de PTAB zijn procedures voor het scheppen van precedenten gebruikt om de geschiktheid van onderwerpen bij het USPTO aan te pakken. In 2019 heeftzij zes adviezen uitgebrachtin ex parte-beroepen voor elektronische technologieën waarin de in 2019 herziene § 101-richtsnoeren van het USPTO worden toegepast. Het blijft onduidelijk of de PTAB de richtsnoeren in 2020 op dezelfde wijze zal toepassen op producten op het gebied van de levenswetenschappen.

Zaken om in de gaten te houden in 2020

Er zijn momenteel weinig cert-verzoeken in behandeling met betrekking tot PTAB-kwesties. Het Hooggerechtshof zal zich buigen over de mogelijkheid om beroep in te stellen tegen beslissingen inzake verjaringstermijnen in Thryv, Inc. v. Click-to-Call Technologies, LP, die op 9 december 2019 werd behandeld; het Hof zal met name beslissen of beslissingen inzake verjaring die van invloed zijn op de instelling, niet vatbaar zijn voor beroep alleen omdat 35 U.S.C. § 314(d) bepaalt dat de beslissing om al dan niet een IPR in te stellen, niet vatbaar is voor beroep. Eén PTAB-zaak is ook door het Precedential Opinion Panel in behandeling genomen: Hunting Titan v. DynaEnergetics, IPR2018-00600, waarin wordt gevraagd naar de bevoegdheid van de commissie om zelfstandig gronden voor niet-octrooieerbaarheid aan te voeren .