El Tribunal Federal de Apelaciones dictamina que la decisión del Tribunal Supremo en el caso TC Heartland supuso un cambio legislativo

Una buena noticia para quienes esperan decisiones sobre mociones de traslado pendientes, o quienes contemplan impugnar una reciente denegación de su moción, especialmente en los distritos judiciales de Texas, California, Delaware y California del Norte, es que el 15 de noviembre el Tribunal Federal de Apelaciones emitió su decisión en el caso In re Micron Technology, Inc. El tribunal determinó que la decisión del Tribunal Supremo en el caso TC Heartland sí modificó la ley sobre la jurisdicción en materia de patentes, pero hizo hincapié en que solo decidió sobre la cuestión concreta de la renuncia, sin alterar las facultades inherentes de los tribunales de distrito para determinar que una parte ha perdido el derecho a impugnar la jurisdicción por extemporaneidad o consentimiento.

Harvard presentó una demanda en el Distrito de Massachusetts en junio de 2016. Micron solicitó la desestimación de la demanda de conformidad con la Norma Federal 12(b)(6) en agosto, pero no incluyó una objeción a la jurisdicción en virtud de la Norma 12(b)(3). Poco después de la decisión del Tribunal Supremo en el caso TC Heartland , Micron, una sociedad de Delaware con sede principal en Idaho, presentó una moción para desestimar o transferir la jurisdicción. El Tribunal de Distrito denegó la moción, concluyendo que, en virtud de las Reglas 12(g)(2) y 12(h)(1)(A), Micron había renunciado a su defensa sobre la jurisdicción al no objetar la jurisdicción en su primera moción. Al hacerlo, el Tribunal de Distrito rechazó el argumento de Micron de que TC Heartland suponía un cambio en la ley sobre la jurisdicción en materia de patentes, concluyendo que Micron había tenido «a su disposición» la defensa basada en la jurisdicción cuando presentó inicialmente su moción de desestimación. Micron solicitó un auto de mandamus, pidiendo al Tribunal Federal de Apelación que anulara la denegación de su moción por parte del Tribunal de Distrito.

Tras señalar «el desacuerdo generalizado [entre los tribunales de distrito] sobre la cuestión del cambio de legislación relevante para la renuncia», el Tribunal Federal de Apelación concedió la revisión mandamus. Y sobre la cuestión sustantiva presentada, el Tribunal Federal de Apelación determinó que TC Heartland había, de hecho, cambiado la ley aplicable en el «sentido relevante», es decir, que habría sido improcedente que el Tribunal de Distrito desestimara o trasladara el caso por falta de jurisdicción si Micron hubiera presentado su moción antes de que se decidiera el caso TC Heartland.

Por lo tanto, al omitir una impugnación de la jurisdicción en una moción de desestimación presentada ante TC Heartland, el demandado no ha renunciado a su derecho a impugnar la jurisdicción posteriormente. Sin embargo, el Tribunal Federal de Apelación tuvo cuidado de señalar que los tribunales de distrito poseen facultades inherentes que podrían proporcionar una base independiente para determinar que el demandado ha perdido su derecho a impugnar la jurisdicción. Por ejemplo, la decisión cita la denegación por parte del Tribunal de las peticiones de mandamus en las que se presentaron objeciones sobre la jurisdicción cerca de la fecha del juicio, y observa que un tribunal de distrito podría estar justificado al determinar que un demandado ha renunciado a impugnar la jurisdicción al tomar la decisión «táctica» de retrasar la planteación de la cuestión.

Por lo tanto, aunque se trata de una buena noticia para los litigantes con problemas de jurisdicción, la decisión no debe considerarse como un cheque en blanco para aquellos que deseen transferir sus casos en el mundoposterior a TC Heartland. Otros factores, y la considerable discrecionalidad de los jueces de distrito que en el pasado se han mostrado reacios a transferir casos, pueden hacer que su caso se mantenga en el tribunal donde se presentó.