Nuevos tipos de investigaciones en virtud del artículo 337 en la Comisión de Comercio Internacional

La mayoría de las investigaciones de la Sección 337 alegan violaciones de derechos basados en la propiedad intelectual («PI») que implican infracciones de patentes, marcas registradas o derechos de autor registrados («reclamaciones legales de PI»). En tales casos, el demandante debe demostrar que se está infringiendo una patente, marca comercial o derecho de autor válido y ejecutable en los Estados Unidos mediante la importación a los Estados Unidos, la venta para su importación o la venta dentro de los Estados Unidos tras la importación de un artículo acusado, y que existe o se está creando una industria nacional.

Sin embargo, en los últimos años, la ITC ha experimentado un fuerte aumento en el número de investigaciones en virtud del artículo 337 en las que se alegan otros tipos de reclamaciones. Por ejemplo, en 2011, solo tres investigaciones alegaban reclamaciones no relacionadas con patentes, pero en 2016 y 2017 las cifras alcanzaron veinte y quince, respectivamente.  El lenguaje legal de la Sección 337 es amplio y se aplica a cualquier «método de competencia desleal y acto desleal en la importación de artículos». 19 USC 1337(a)(1)(A).  Basándose en este lenguaje, los demandantes han presentado reclamaciones por apropiación indebida de secretos comerciales, violaciones de las leyes antimonopolio, publicidad engañosa, incumplimiento de contrato e interferencia ilícita en las relaciones contractuales.[1] De hecho, el lenguaje es lo suficientemente amplio como para respaldar otros tipos de reclamaciones que aún no se han probado en la ITC, como el soborno en el extranjero, el uso de trabajo forzoso y otras violaciones de la legislación internacional o estadounidense por parte de los competidores.  En el caso de las reclamaciones de propiedad intelectual no estatutarias, los demandantes deben demostrar que los métodos o actos desleales imputados tienen la amenaza o el efecto de «destruir o perjudicar sustancialmente a una industria en los Estados Unidos», «impedir el establecimiento de dicha industria» o «restringir o monopolizar el comercio en los Estados Unidos». 19 USC 1337(a)(1)(A).

Este artículo analiza investigaciones recientes con reclamaciones de propiedad intelectual no reglamentarias dignas de mención.

Reclamaciones por robo de secretos comerciales

Las reclamaciones basadas en la apropiación indebida de secretos comerciales han aumentado desde la decisión del Tribunal Federal de Apelación en el caso TianRui Group Co. contra la Comisión de Comercio Internacional, 661 F.3d 1322 (Fed. Cir. 2011). En esa investigación, el demandante alegó que TianRui importó ruedas de acero para ferrocarriles fabricadas utilizando secretos comerciales apropiados indebidamente del licenciatario del demandante en China.  Aunque la apropiación indebida tuvo lugar en el extranjero, la Comisión consideró la conducta, determinó que se había infringido el artículo 337 y dictó una orden de exclusión de 10 años. El Tribunal Federal de Apelación lo confirmó, sosteniendo que la Comisión podía considerar la conducta extraterritorial cuando fuera necesario para proteger una industria nacional, ya que el artículo 337 se refiere a los métodos de competencia desleales y los actos desleales en la importación de los artículos acusados.

La decisión TianRui es digna de mención por varias razones. En primer lugar, refuerza la idea de que la Sección 337 puede ser el único medio para litigar este tipo de conducta indebida en el extranjero, dada la inaplicabilidad en la ITC de la presunción contra la extraterritorialidad que se aplica a las reclamaciones legales en los tribunales federales de distrito.  En segundo lugar, la decisión confirma que la reparación prevista en el artículo 337 es aplicable incluso cuando el demandante ya no practica el secreto comercial en el país, como era el caso. Por último, la decisión muestra el alcance de la reparación posible en virtud del artículo 337. En caso de infracción basada en la apropiación indebida de secretos comerciales, la exclusión debe ser por un período razonable de investigación y desarrollo o de desarrollo independiente. En el caso de TianRui, la Comisión consideró que ese período era de una década.

Desde TianRui, otros demandantes han utilizado con éxito la ITC para obtener compensación por reclamaciones de robo de secretos comerciales en el extranjero.  Por ejemplo, en Certain Electric Fireplaces, Components Thereof, Manuals for Same, Certain Processes for Manufacturing or Relating to Same, and Certain Products Containing Same (n.º 337-TA-826), un proveedor de muebles para el hogar con sede en Florida alegó que un antiguo empleado con sede en China robó secretos comerciales de sus chimeneas eléctricas patentadas.  Los secretos comerciales estaban relacionados con el proceso de fabricación y las especificaciones, las listas de proveedores de componentes y clientes, y los diseños de prototipos de las chimeneas.  El antiguo empleado supuestamente tuvo acceso a los secretos comerciales y los reveló indebidamente a su nueva empresa en China, que utilizó los secretos para fabricar chimeneas eléctricas similares para su venta en los Estados Unidos. La ITC inició la investigación, determinó que el antiguo empleado y su nueva empresa habían infringido el artículo 337 por robo de secretos comerciales y dictó una orden de exclusión de cinco años.

En Certain Rubber Resins and Processes for Manufacturing Same (N.º 337-TA-849), el demandante SI Group alegó que el demandado Sino Legend había robado secretos comerciales relacionados con compuestos químicos utilizados en la fabricación de neumáticos. Dos empleados de SI Group con acceso a los secretos comerciales habían abandonado SI Group en China y se habían incorporado a Sino Legend en China. Poco después, Sino Legend comenzó a fabricar e importar los compuestos químicos desde China a los Estados Unidos.  El juez de lo contencioso-administrativo («ALJ») determinó que se había infringido el artículo 337 por robo de secretos comerciales y recomendó una orden de exclusión de 10 años. La Comisión adoptó la mayor parte de las conclusiones del ALJ y Sino Legend apeló. El Tribunal Federal de Apelación lo confirmó sumariamente sin responder al intento de Sino Legend de volver a plantear el caso TianRui o culpar a la ITC por no mostrar cortesía hacia los procedimientos paralelos chinos.

Las bases para las denuncias por robo de secretos comerciales también se han ampliado. En una reciente investigación en virtud del artículo 337, el denunciante presentó una novedosa denuncia por robo de secretos comerciales basada en la piratería informática.  En Certain Carbon and Alloy Steel Products (n.º 337-TA-1002), el demandante U.S. Steel alegó que los productores de acero chinos habían importado productos de acero fabricados utilizando secretos comerciales de U.S. Steel obtenidos mediante piratería informática. Cabe destacar que U.S. Steel alegó que el autor de la piratería informática era el Gobierno chino, lo que plantea una serie de cuestiones independientes.  Los productores de acero chinos solicitaron la desestimación de la demanda por robo de secretos comerciales y solicitaron una segunda revisión de la demanda por parte de la Comisión. La demanda superó ambas impugnaciones. Aunque U.S. Steel retiró posteriormente la demanda, el hecho de que superara estas primeras impugnaciones demuestra su viabilidad. Con el aumento de las violaciones de la ciberseguridad, esperamos ver más demandas de este tipo.

También esperamos ver más denuncias por robo de secretos comerciales con la promulgación de la Ley de Defensa de los Secretos Comerciales de 2016. Esa ley estableció una norma uniforme que se aplicará en los tribunales federales para las denuncias por robo de secretos comerciales, mientras que anteriormente los demandantes ante la ITC se basaban en diversas leyes estatales.

Reclamaciones antimonopolio

Las demandas basadas en violaciones de las leyes antimonopolio en virtud del artículo 337 también están aumentando. En el caso Carbon and Alloy Steel Products, U.S. Steel también alegó que los productores de acero chinos habían conspirado para fijar precios demasiado bajos, lo que infringía el artículo 1 de la Ley Sherman. Era la primera vez en casi cuarenta años que un demandante presentaba una demanda antimonopolio en una investigación en virtud del artículo 337.  Los demandados solicitaron la desestimación del caso porque U.S. Steel no alegó un perjuicio antimonopolístico, como se requiere para tener legitimación ante un tribunal federal de distrito. En concreto, U.S. Steel alegó que la conspiración para fijar los precios consistía en fijarlos a un nivel demasiado bajo, pero no alegó que se tratara de precios predatorios.  U.S. Steel argumentó que la sección 337 no exige alegar un perjuicio antimonopolístico como se requeriría en una demanda ante un tribunal de distrito, sino que lo único que se exige es un «método de competencia desleal» u otro «acto desleal» en la importación de artículos y un perjuicio o amenaza de perjuicio resultante de ese acto.  Aunque la Comisión desestimó la demanda en una resolución definitiva, un aspecto fundamental de la resolución de la Comisión fue el reconocimiento de que «la Comisión se ha guiado por las limitaciones expresas del Congreso a la legislación federal en otras áreas sustantivas a la hora de determinar el alcance de los actos desleales» en virtud del artículo 337. Carbon Steel and Alloy Products, Comm’n Op. (Mayoría) en 12. Es poco probable que esta resolución tenga un amplio impacto en futuras reclamaciones antimonopolio, ya que la reclamación de fijación de precios de U.S. Steel era atípica.

Poco después de poner fin a la demanda antimonopolio en Carbon and Alloy Steel Products, la Comisión inició otra investigación antimonopolio en virtud del artículo 337.  En Certain Programmable Logic Controllers (n.º 337-TA-1105), el demandante alegó que había sufrido un perjuicio sustancial por la supuesta (i) conspiración radial diseñada para impedir que los revendedores, como el demandante, compraran y revendieran los controladores lógicos programables («PLC») importados por el demandado y (ii) una conspiración para fijar los precios de reventa.  El demandante alegó que había sufrido daños antimonopolísticos derivados de estas violaciones de la Ley Sherman. La demanda antimonopolística superó una importante impugnación previa a la incoación por parte del demandado, que cuestionaba la suficiencia de la demanda para alegar cualquier acto desleal en la importación de productos.

Reclamaciones en virtud de la Ley Lanham

La ITC también está observando un aumento en las reclamaciones en virtud del artículo 337 por infracciones de la Ley Lanham. Un área de interés ha sido las reclamaciones por publicidad engañosa relacionadas con casos de medicamentos y dispositivos médicos. En Certain Potassium Chloride Powder Products (n.º 337-TA-1013), un fabricante de medicamentos presentó con éxito una novedosa reclamación por publicidad engañosa de un medicamento no autorizado.[2] La Comisión inició la investigación, que se resolvió antes de la vista.  El fabricante de medicamentos demandante vendía la única versión del medicamento aprobada por la FDA, pero los demandados controlaban la mayor parte del mercado. El demandante alegó que esta disparidad se debía a la competencia desleal de los demandados mediante publicidad falsa y engañosa. El demandante alegó que los demandados importaron indebidamente un producto de cloruro de potasio en polvo como suplemento dietético, pero etiquetaron el producto como medicamento para inducir a los consumidores a creer que el producto estaba aprobado por la FDA o que era igual a la versión aprobada por la FDA del demandante.

Este encuadre del acto desleal en términos de publicidad engañosa ha demostrado ser eficaz en otros casos. En Certain Periodontal Laser Devices (n.º 337-TA-1070) y Certain Clidinium Bromide & Products Containing Same ( n.º 337-TA-1109), la Comisión inició investigaciones en las que la denuncia alegaba de manera similar actos desleales de publicidad engañosa en relación con medicamentos o productos sanitarios no autorizados.

Sin embargo, en un caso reciente, la Comisión denegó la apertura del procedimiento. En Certain Synthetically Produced, Predominantly EPA Omega-3 Products, el demandante presentó una denuncia alegando actos desleales de publicidad engañosa en relación con los productos Omega-3. A diferencia de las denuncias mencionadas anteriormente, esta denuncia se centró en gran medida en la cuestión de si los productos acusados eran suplementos dietéticos o medicamentos no autorizados.  Como resultado, el caso suscitó informes de las partes y de terceros sobre si la ITC tenía jurisdicción sobre la reclamación o si esta era competencia de la FDA. En una medida inusual, la FDA intervino para pedir a la ITC que denegara la apertura del procedimiento. Al final, la ITC hizo precisamente eso. La decisión de la ITC de no abrir el procedimiento está ahora en apelación ante el Tribunal Federal de Apelación.

En otra novedosa reclamación de Carbon and Alloy Steel Products, U.S. Steel alegó que los productores de acero chinos eludían las órdenes antidumping y de derechos compensatorios («CVD») de EE. UU. sobre las importaciones de acero chino mediante la presentación de documentos falsos y el transbordo de productos a través de otros países para ocultar el país de origen del acero a las aduanas estadounidenses.  U.S. Steel formuló la reclamación como una reclamación tradicional por falsa designación de origen (FDO) en virtud de la sección 337 de la Ley Lanham, en lugar de tratar de hacer cumplir las órdenes antidumping y CVD.  Esto es importante porque la reparación prevista en el artículo 337 es una orden de exclusión, mientras que un procedimiento de elusión ante la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y el Departamento de Comercio daría lugar a una resolución en la que se determinaría que el importador adeuda derechos (y quizás multas y sanciones) sobre las mercancías importadas. El juez administrativo desestimó la demanda por FDO porque la denuncia de U.S. Steel no alegaba actos específicos de importación.  Esta decisión restrictiva se refería a la suficiencia de las alegaciones de la denuncia, no a la viabilidad de dicha reclamación. Si la Comisión determina en una futura investigación que tales reclamaciones entran dentro del ámbito de aplicación del artículo 337, este enfoque podría ser un arma poderosa para que las industrias estadounidenses hagan cumplir las órdenes antidumping y de derechos compensatorios.

Reclamaciones contractuales

La Comisión no ha abordado directamente si una reclamación contractual constituye un acto desleal o un método de competencia desleal en virtud del artículo 337. Sin embargo, ha iniciado una investigación con dos reclamaciones contractuales. En el caso Electric Fireplaces (n.º 337-TA-826) mencionado anteriormente, el proveedor de muebles para el hogar alegó que su antiguo empleado había incumplido un acuerdo de accionistas con cláusulas de no competencia, no captación y confidencialidad.  El proveedor también alegó que la nueva empresa del antiguo empleado había interferido de forma ilícita en las relaciones contractuales con los clientes. El juez administrativo consideró que los demandados habían incumplido sus obligaciones y falló en su contra en las reclamaciones contractuales. La Comisión revocó la decisión. Para entonces, las cláusulas de no competencia y no captación del acuerdo de accionistas habían expirado.  Dado que la Comisión solo puede conceder medidas cautelares, no encontró ninguna infracción del artículo 337 por esos motivos. También consideró que la denuncia había omitido cualquier alegación fáctica relativa a la información confidencial concreta que se alegaba haber sido revelada, por lo que no encontró ninguna infracción del artículo 337 por ese motivo. La Comisión no se pronunció sobre la cuestión de si las reclamaciones contractuales entraban en el ámbito de aplicación del artículo 337.

Conclusión

El número de reclamaciones no reglamentarias en materia de propiedad intelectual en virtud del artículo 337 ante la ITC está aumentando. Los demandantes están reconociendo que las poderosas medidas correctivas del artículo 337 convierten a la ITC en un foro favorable tanto para las reclamaciones en materia de propiedad intelectual como para las que no lo son.

[1] Los demandantes también han alegado la violación de la Ley Uniforme sobre Prácticas Comerciales Engañosas del estado, la infracción de marcas registradas según el derecho consuetudinario y la infracción de la imagen comercial según el derecho consuetudinario, entre otras reclamaciones.

[2] El bufete de los autores, Foley & Lardner LLP, representó a los denunciantes en esta investigación.