La USPTO modificará las normas sobre el PTA a la luz del caso Supernus
En Supernus Pharmaceuticals, Inc. contra Iancu, el Tribunal Federal de Apelación dictaminó que la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO) no puede aplicar una deducción por ajuste del plazo de la patente (PTA) por «demora del solicitante» durante un período en el que el solicitante «no podía haber hecho nada para avanzar en el proceso». La deducción PTA en cuestión se aplicó en virtud del artículo 37 CFR § 1.703(c)(8) por una declaración de divulgación de información (IDS) presentada después de que se hubiera presentado una solicitud de continuación del examen (RCE), pero la USPTO propone introducir cambios en otras normas PTA para cumplir con la interpretación del tribunal del artículo 35 USC § 154(b)(2)(C).
Modificaciones propuestas a las normas de la PTA
En la Notificación del Registro Federal de fecha 4 de octubre de 2019, la USPTO interpreta que Supernus sostiene «que una reducción del ajuste del plazo de la patente en virtud del artículo 35 U.S.C. 154(b)(2)(C) debe ser igual al período de tiempo durante el cual el solicitante no realizó esfuerzos razonables para concluir la tramitación de la solicitud». La USPTO admite que «varias disposiciones del artículo 37 CFR 1.704 especifican un período de reducción correspondiente a las consecuencias para la Oficina del incumplimiento por parte del solicitante de realizar esfuerzos razonables para concluir la tramitación», en lugar del «período comprendido entre el inicio y el final del incumplimiento por parte del solicitante de realizar esfuerzos razonables», como indicó el tribunal en Supernus. Por lo tanto, la USPTO propone revisar 37 CFR §§ 1.704(c)(2), (c)(3), (c)(6), (c)(9) y (c)(10) para que sean coherentes con el caso Supernus.
| Regla de la PTA | Idioma actual | Idioma propuesto |
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§ 1.704(c)(2) Aplazamiento de la concesión de una patente en virtud del artículo 1.314 |
El período de ajuste... se reducirá por el número de días... que comienzan en la fecha en que se presentó la solicitud de aplazamiento de la concesión... y terminan en la fecha en que se concedió la patente. | El período de ajuste... se reducirá por el número de días... que comienzan en la fecha en que se presentó la solicitud de aplazamiento de la concesión... y terminan en la fecha en que se presentó la solicitud de terminación del aplazamiento o en la fecha en que se concedió la patente, lo que ocurra primero. |
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§ 1.704(c)(3)
Abandono de la solicitud o retraso en el pago de la tasa de emisión |
El período de ajuste... se reducirá por el número de días... a partir de la fecha de abandono o la fecha posterior a la fecha en que vencía el pago de la tasa, y terminará en la primera de las siguientes fechas:
(i) La fecha de envío por correo de la decisión de reactivar la solicitud o aceptar el pago tardío de la tasa de emisión; o |
El período de ajuste... se reducirá por el número de días... a partir de la fecha de abandono o la fecha posterior a la fecha en que vencía el pago de la tasa de emisión y hasta la fecha en quese presentó la solicitud admisible para reactivar... o aceptarel pago tardío de la tasa de emisión. |
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§ 1.704(c)(6)* Presentación de una enmienda preliminar u otro documento preliminar menos de un mes antes del envío por correo de una acción oficial en virtud del artículo 35 U.S.C. 132 o de una notificación de concesión en virtud del artículo 35 U.S.C. 151 que requiera el envío por correo de una acción oficial complementaria o una notificación de concesión. |
El período de ajuste... se reducirá por el menor de los siguientes: (i) El número de días... que comienzan el día siguiente a la fecha de envío de la acción oficial original o la notificación de concesión y terminan en la fecha de envío de la acción oficial complementaria o la notificación de concesión; o (ii) Cuatro meses. |
El período de ajuste... se reducirá por el número de días... a partir del día siguiente a la fecha que sea ocho meses después de la fecha en que se presentó la solicitud en virtud del artículo 35 U.S.C. 111(a) o la fecha de inicio de la fase nacional en virtud del artículo 35 U.S.C. 371(b) o (f) en una solicitud internacional, y finalizará en la fecha en que se haya presentado la enmienda preliminar u otro documento preliminar. |
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§ 1.704(c)(9) Presentación de una enmienda u otro documento después de una decisión de la PTAB, que no sea una decisión designada como que contiene un nuevo motivo de rechazo... o una declaración en virtud del artículo 41.50, o una decisión de un tribunal federal, menos de un mes antes del envío por correo de una acción de la Oficina en virtud del artículo 35 U.S.C. 132 o de una notificación de concesión en virtud del artículo 35 U.S.C. 151 que requiera el envío por correo de una acción complementaria de la Oficina o de una notificación complementaria de concesión. |
El período de ajuste... se reducirá por el menor de los siguientes: (i) El número de días... que comienzan el día siguiente a la fecha de envío de la acción original de la Oficina o la notificación de concesión y terminan en la fecha de envío de la acción complementaria de la Oficina o la notificación de concesión; o (ii) Cuatro meses. |
El período de ajuste... se reducirá por el número de días... que comienzan el día siguiente a la fecha de la decisión de la [PTAB] o... del tribunal federal y terminan en la fecha en que se presentó la enmienda u otro documento. |
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§ 1.704(c)(10)
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El período de ajuste... se reducirá por el menor de los siguientes: (i) El número de días... a partir de la fecha en que se presentó la enmienda en virtud del § 1.312 u otro documento y hasta la fecha de envío por correo de la acción o notificación de la Oficina en respuesta a la enmienda en virtud del § 1.312 o cualquier otro documento; o (ii) Cuatro meses. |
El período de ajuste... se reducirá por el número de días... a partir del día siguiente a la fecha de envío por correo de la notificación de concesión... y hasta la fecha en que se presentó la modificación en virtud del artículo 1.312 u otro documento. |
*En referencia a los cambios introducidos en el apartado § 1.704(c)(6), la Notificación explica que se espera que una solicitud esté en condiciones de ser examinada en un plazo de ocho meses a partir de su presentación.
Revise sus solicitudes
Es fácil ver cómo estos cambios podrían tener un impacto significativo en los cálculos de la PTA, especialmente en los casos en que la USPTO tarda en actuar sobre una presentación que conlleva una deducción de la PTA en virtud de los artículos 37 CFR §§ 1.704(c)(2), (c)(3), (c)(6), (c)(9) o (c)(10). Aunque las normas propuestas no entrarán en vigor hasta que se publique la notificación de la normativa definitiva (probablemente en algún momento de 2020), los solicitantes que presenten solicitudes que entren en el ámbito de aplicación de 37 CFR §§ 1.704(c)(2), (c)(3), (c)(6), (c)(9) o (c)(10) tal vez deseen señalar esas solicitudes para su revisión por PTA una vez que se concedan las patentes.
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