Recuperación del ajuste del plazo de la patente en virtud de Supernus

Uno de los aspectos más confusos y frustrantes de las normas de ajuste del plazo de la patente (PTA) de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO) es la discrepancia entre las normas PTA y las normas de la Declaración de divulgación de información (IDS). En Gilead Sciences, Inc. contra Lee, el Tribunal Federal de Apelación confirmó una de estas normas PTA incompatibles, pero el dictamen del tribunal no abordó la incoherencia con la norma IDS aplicable. Las partes interesadas que se vean afectadas por las discrepancias entre las normas PTA y las normas IDS podrían recuperar parte del PTA en virtud de Supernus.

Desajustes PTA-IDS

En caso Supernus contra Iancu, el Tribunal Federal de Apelación dictaminó que la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO) no puede aplicar una deducción del PTA por «demora del solicitante» durante un periodo en el que el solicitante «no podía haber hecho nada para avanzar en el proceso». Aunque la sentencia no se limita a las deducciones del PTA basadas en IDS, la deducción en cuestión se derivaba de un IDS que era oportuno según las normas del IDS, pero que, no obstante, incurrió en una deducción del PTA según las normas del PTA. 

La USPTO modificó algunasde sus normas sobre PTA a la luz del caso Supernus, pero no cambió la norma en cuestión en Supernus (37 CFR § 1.704(c)(8)) ni la norma de 30 días sobre IDS-PTA del 37 CFR § 1.704(d). Esta última es la fuente de dos tipos de discrepancias entre el PTA y el IDS, una basada en el tiempo y otra basada en el tema. 

A primera vista, la regla 704(d) de la PTA parece similar a la regla 97(e) de la IDS, pero la regla de la PTA tiene un plazo de 30 días para presentar un IDS sin incurrir en una deducción de la PTA, mientras que la regla de la PTA tiene un plazo de tres meses para presentar un IDS a tiempo. 

A primera vista, la certificación necesaria para invocar la norma 704(d) de la PTA parece similar a la certificación de la norma 97(e) de la IDS, pero la norma de la PTA se aplica en circunstancias mucho más limitadas. Para evitar una deducción de la PTA que, de otro modo, sería aplicable, la IDS solo debe citar elementos que sean, o hayan sido citados por primera vez, en una «comunicación de una oficina de patentes en una solicitud extranjera o internacional equivalente o de la [USPTO]». Por otro lado, la certificación IDS abarca cualquier elementos que no fueran conocidos previamente por una persona sujeta a la norma de divulgación, 37 CFR § 1.56(c), independientemente de cómo se identificaran. Por lo tanto, incluso un IDS presentado con prontitud puede dar lugar a una deducción PTA si el elemento citado llegó a conocimiento del solicitante en circunstancias no cubiertas por el ámbito limitado de la norma 37 CFR § 1.704(d).

Recuperación del ajuste del plazo de la patente en virtud de Supernus

Si bien algunas deducciones de PTA basadas en IDS no pueden evitarse, es posible recuperar algunas deducciones de PTA en virtud de Supernus. Como se explica en este artículo, un solicitante puede solicitar la reconsideración de una deducción por «demora del solicitante» que abarque un período en el que el solicitante no pudo haber hecho nada para avanzar en el proceso. Por ejemplo, si se presentó un IDS poco después de que una persona sujeta a la norma de divulgación tuviera conocimiento por primera vez de los elementos citados, pero se le aplicó una deducción PTA, la deducción podría reducirse para excluir el período de tiempo durante el cual «no se realizó ningún esfuerzo identificable» que pudiera haberse realizado, es decir, el período de tiempo comprendido entre el inicio del período de demora imputado y el momento en que la persona tuvo conocimiento por primera vez de los elementos en cuestión. Según la práctica actual de la USPTO, dicha solicitud de reconsideración requiere el pago de una tasa, y se seguirá aplicando una deducción PTA por el periodo comprendido entre el momento en que la persona tuvo conocimiento de los elementos y el momento en que se presentó el IDS, pero al menos se podría recuperar parte de la PTA.