Moción de la PTAB para modificar el programa piloto: Revisión de los resultados iniciales

Nota: Gracias a Doug Lightfoot, asociado de verano, quien contribuyó como autor a este artículo.

Desde la creación de las revisiones inter partes (IPR) y las revisiones posteriores a la concesión (PGR) en virtud de la Ley de Invenciones de Estados Unidos, los titulares de patentes siempre han tenido la opción de presentar una moción para modificar sus reivindicaciones, pero estas mociones rara vez prosperaban.  Sin embargo, en marzo de 2019, la PTAB promulgó un programa piloto para las mociones de modificación («MTA») que se aplicaría a todos los procedimientos judiciales de la AIA iniciados a partir del 15 de marzo de 2019.  La idea del programa piloto era hacer que las MTA fueran una opción más viable para los titulares de patentes, proporcionando comentarios iniciales de la PTAB sobre una MTA y una segunda oportunidad para corregir la MTA en función de cualquier orientación inicial negativa recibida.  En esta entrada del blog, analizamos los resultados iniciales y llegamos a la conclusión de que, aunque aún es pronto y los resultados posteriores podrían aportar nuevas perspectivas, por ahora, al menos, a los titulares de patentes les conviene más utilizar enfoques alternativos, como la reedición o la revisión ex parte.¹ 

En resumen, el programa piloto ofrece a los titulares de patentes dos opciones que antes no estaban disponibles al presentar una MTA: (1) el derecho a elegir recibir orientación preliminar de la Junta sobre su MTA, y (2) el derecho a elegir presentar una MTA revisada después de recibir la orientación preliminar de la Junta.  Por supuesto, estas opciones adicionales suponen más información, más costes y más complejidad a unos procedimientos que ya son acelerados, y el programa piloto no amplió el plazo de un año para los procedimientos de IPR o PGR desde su inicio hasta la decisión final por escrito. Ahora que el programa piloto lleva más de un año en vigor, este artículo analiza retrospectivamente cómo se ha utilizado el programa piloto y si ha proporcionado a los titulares de patentes los beneficios que se pretendía conferirles.

Analizamos 15^{casos2 en} los que el titular de la patente aprovechó el programa piloto y solicitó orientación a la Junta con respecto a su moción de modificación. En cada orden de orientación preliminar emitida por la Junta, el panel indica si las reivindicaciones sustitutivas en la MTA satisfacen los requisitos legales y reglamentarios para la patentabilidad en una MTA.  Los requisitos reglamentarios incluyen (1) si el MTA presenta un número razonable de reivindicaciones sustitutivas, (2) si las reivindicaciones sustitutivas responden a un motivo de no patentabilidad en el juicio, (3) si las reivindicaciones sustitutivas amplían el alcance de las reivindicaciones originales y (4) si las reivindicaciones sustitutivas añaden nuevos elementos.  En cuanto a la base legal, la Junta comenta si el solicitante demostró una probabilidad razonable de que las reivindicaciones sustitutivas fueran no patentables en virtud de los artículos 102, 103 y/o 112 del título 35 del Código de los Estados Unidos.

Las siguientes tablas muestran los resultados de la orientación preliminar para los primeros 15 casos que utilizaron el programa piloto.

Tabla 1– Requisitosreglamentarios 

Tabla 2– Requisitos legales 

Al desglosar los datos de las tablas, se observó que la gran mayoría de los titulares de patentes presentan MTA que cumplen los requisitos reglamentarios, siendo el alcance ampliado y los nuevos elementos los únicos obstáculos ocasionales.  Al evaluar los requisitos legales para la patentabilidad, no es de extrañar que la Junta se basara habitualmente en la obviedad como fundamento para considerar que las reivindicaciones no eran patentables, pero resultó algo sorprendente que la Junta considerara que casi la mitad de los MTA del programa piloto incluían al menos una reivindicación considerada indefinida. 

Además, las tablas muestran que la mayoría de los participantes en el programa piloto MTA recibieron una orientación preliminar negativa (es decir, la Junta consideró que las reivindicaciones sustitutivas no cumplían los requisitos reglamentarios, probablemente no eran patentables, o ambas cosas).  De hecho, de los 15 casos analizados, solo dos (UD Electronic Corporation contra Pulse Electronics, Inc., IPR2019-00511 y Smartmatic USA Corporation et al contra Election Systems & Software, LLC, IPR2019-00527) recibieron una orientación preliminar positiva que indicaba que al menos algunas de las reivindicaciones sustitutivas eran patentables y cumplían los requisitos reglamentarios.  Sin embargo, ninguno de estos casos ha llegado aún a una decisión final por escrito (FWD), por lo que aún está por ver si la orientación preliminar positiva se traducirá en una victoria definitiva para el titular de la patente.

Varios de los casos analizados han sido desestimados voluntariamente por las partes y muchos aún esperan una FWD, pero en algunos se han emitido FWD y estas decisiones sugieren que una orden de orientación preliminar negativa es probablemente un presagio de una FWD negativa también.

Por ejemplo, uno de los casos que recibió una orientación preliminar negativa es Mylan Pharmaceuticals Inc. et al contra Sanofi-Aventis Deutschland GmbH et al, que es una consolidación de IPR2018-01679, IPR2018-01682 e IPR2018-01680.  En este caso, el titular de la patente recibió una orientación preliminar de la Junta, que consideró que, aunque el MTA presentaba un número razonable de reivindicaciones, respondía a un motivo de no patentabilidad en litigio en el juicio y no ampliaba el alcance ni añadía nuevos elementos, el solicitante había demostrado, no obstante, una probabilidad razonable de que las reivindicaciones sustitutivas no fueran patentables por ser obvias (el solicitante también alegó indefinición, pero la Junta no estuvo de acuerdo).  El titular de la patente presentó una MTA modificada en respuesta a la orientación, pero finalmente la FWD consideró que tanto las reivindicaciones originales como las sustitutivas de la MTA eran no patentables.

Del mismo modo, los titulares de la patente en L&P Property Management Company et al contra Remacro Machinery & Technology (Wujiang) Co., Ltd. et al, IPR2019-00255; Apple Inc. contra Zomm, LLC, IPR2019-00275; y Becton, Dickinson and Company contra Baxter Corporation Englewood et al, IPR2019-00121 e IPR2019-00120 recibieron una orientación preliminar negativa que indicaba que la Junta consideraba que el solicitante había demostrado una probabilidad razonable de que las reivindicaciones sustitutivas fueran obvias.  Los respectivos titulares de las patentes presentaron mociones revisadas para modificar, pero la FWD siguió considerando que todas las reivindicaciones impugnadas no eran patentables y denegó la MTA.

Por otro lado, en el caso Smartmatic USA Corp. contra Election Systems & Software, LLC, IPR2019-00531, el titular de la patente recibió una orientación preliminar en la que se indicaba que el MTA inicial pretendía ampliar el alcance de las reivindicaciones y que el solicitante había demostrado que existía una probabilidad razonable de que las reivindicaciones sustitutivas fueran obvias.  El titular de la patente respondió aclarando que la MTA no dependía de la patentabilidad de las reivindicaciones originales y canceló las reivindicaciones que se consideraban que ampliaban el alcance. La Junta concedió la moción en parte, cancelando las reivindicaciones originales y considerando que algunas de las reivindicaciones sustitutivas no eran patentables.

Aunque todavía hay algunas FWD pendientes, este análisis de los primeros 15 casos que se han acogido al programa piloto del MTA sugiere que, incluso cuando se cuenta con la orientación preliminar de la Junta, revisar con éxito un MTA para lograr los objetivos deseados por el titular de la patente sigue siendo una tarea ardua para los titulares de patentes.  Hay que reconocer que la capacidad de modificar una reivindicación está limitada por la calidad de la especificación subyacente (si existe respaldo para una reivindicación alternativa determinada) y el alcance de la técnica anterior (si hay margen para cambiar una reivindicación de manera útil que evite entrar en conflicto con la técnica anterior).

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¹ La reedición, en particular, se ha utilizado con éxito como alternativa a un MTA en un IPR en situaciones en las que el proceso original no presenta obstáculos, como la doctrina de la recuperación.  

² Los 15 casos analizados incluyen: IPR2018-01679, IPR2018-01682 e IPR2018-01680 (consolidados); IPR2019-00498; IPR2019-00531; IPR2019-00255; IPR2019-00511; IPR2019-00275; IPR2019-00121; IPR2019-00120; IPR2019-00080, IPR2019-00081 e IPR2019-00082 (consolidados); IPR2019-00500; IPR2019-00497; PGR2019-00025; IPR2019-00143; IPR2019-00201; e IPR2019-00527.